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专利审查指南(五)(20170401)

戴卫祥 司法鉴定律师 2021-04-01
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3、专利审查指南(一)(20170401)

4、专利审查指南(二)(20170401)

5、专利审查指南(三)(20170401)

6、专利审查指南(四)(20170401)

第二部分 实质审查

目 录

第一章 不授予专利权的申请

1.引 言119(2-1)

2.不符合专利法第二条第二款规定的客体

3.根据专利法第五条不授予专利权的发明创造

3.1根据专利法第五条第一款不授予专利权的发明创造

3.1.1违反法律的发明创造

3.1.2违反社会公德的发明创造

3.1.3妨害公共利益的发明创造

3.1.4部分违反专利法第五条第一款的申请

3.2根据专利法第五条第二款不授予专利权的发明创造

4.根据专利法第二十五条不授予专利权的客体

4.1科学发现

4.2智力活动的规则和方法

4.3疾病的诊断和治疗方法

4.3.1诊断方法

4.3.1.1属于诊断方法的发明

4.3.1.2不属于诊断方法的发明

4.3.2治疗方法

4.3.2.1属于治疗方法的发明

4.3.2.2不属于治疗方法的发明

4.3.2.3外科手术方法

4.4动物和植物品种

4.5原子核变换方法和用该方法获得的物质

4.5.1原子核变换方法

4.5.2用原子核变换方法所获得的物质

第二章 说明书和权利要求书

1.引 言

2.说明书

2.1说明书应当满足的要求

2.1.1清 楚

2.1.2完 整

2.1.3能够实现

2.2说明书的撰写方式和顺序

2.2.1名 称

2.2.2技术领域

2.2.3背景技术

2.2.4发明或者实用新型内容

2.2.5附图说明

2.2.6具体实施方式

2.2.7对于说明书撰写的其他要求

2.3说明书附图

2.4说明书摘要

3.权利要求书

3.1权利要求

3.1.1权利要求的类型

3.1.2独立权利要求和从属权利要求

3.2权利要求书应当满足的要求

3.2.1以说明书为依据

3.2.2清 楚

3.2.3简 要

3.3权利要求的撰写规定

3.3.1独立权利要求的撰写规定

3.3.2从属权利要求的撰写规定

第三章 新颖性

1.引 言

2.新颖性的概念

2.1现有技术

2.1.1时间界限

2.1.2公开方式

2.1.2.1出版物公开

2.1.2.2使用公开

2.1.2.3以其他方式公开

2.2抵触申请

2.3对比文件

3.新颖性的审查

3.1审查原则

3.2审查基准

3.2.1相同内容的发明或者实用新型

3.2.2具体(下位)概念与一般(上位)概念

3.2.3惯用手段的直接置换

3.2.4数值和数值范围

3.2.5包含性能、参数、用途或制备方法等特征的产品权利要求

4.优先权

4.1外国优先权

4.1.1享有外国优先权的条件

4.1.2相同主题的发明创造的定义

4.1.3外国优先权的效力

4.1.4外国多项优先权和外国部分优先权

4.2本国优先权

4.2.1享有本国优先权的条件

4.2.2相同主题的发明或者实用新型的定义

4.2.3本国优先权的效力

4.2.4本国多项优先权和本国部分优先权

5.不丧失新颖性的宽限期

6.对同样的发明创造的处理

6.1判断原则

6.2处理方式

6.2.1对两件专利申请的处理

6.2.1.1申请人相同

6.2.1.2申请人不同

6.2.2对一件专利申请和一项专利权的处理

第四章 创造性

1.引 言

2.发明创造性的概念

2.1现有技术

2.2突出的实质性特点

2.3显著的进步

2.4所属技术领域的技术人员

3.发明创造性的审查

3.1审查原则

3.2审查基准

3.2.1突出的实质性特点的判断

3.2.1.1判断方法

3.2.1.2判断示例

3.2.2显著的进步的判断

4.几种不同类型发明的创造性判断

4.1开拓性发明

4.2组合发明

4.3选择发明

4.4转用发明

4.5已知产品的新用途发明

4.6要素变更的发明

4.6.1要素关系改变的发明

4.6.2要素替代的发明

4.6.3要素省略的发明

5.判断发明创造性时需考虑的其他因素

5.1发明解决了人们一直渴望解决但始终未能获得成功的技术难题

5.2发明克服了技术偏见

5.3发明取得了预料不到的技术效果

5.4发明在商业上获得成功

6.审查创造性时应当注意的问题

6.1创立发明的途径

6.2避免“事后诸葛亮”

6.3对预料不到的技术效果的考虑

6.4对要求保护的发明进行审查

第五章 实用性

1.引 言

2.实用性的概念

3.实用性的审查

3.1审查原则

3.2审查基准

3.2.1无再现性

3.2.2违背自然规律

3.2.3利用独一无二的自然条件的产品

3.2.4人体或者动物体的非治疗目的的外科手术方法

3.2.5测量人体或者动物体在极限情况下的生理参数的方法

3.2.6无积极效果

第六章 单一性和分案申请

1.引 言

2.单一性

2.1单一性的基本概念

2.1.1单一性要求

2.1.2总的发明构思

2.2单一性的审查

2.2.1审查原则

2.2.2单一性审查的方法和举例

2.2.2.1同类独立权利要求的单一性

2.2.2.2不同类独立权利要求的单一性

2.2.2.3从属权利要求的单一性

3.分案申请

3.1分案的几种情况

3.2分案申请应当满足的要求

3.3分案的审查

第七章 检 索

1.引 言

2.审查用检索资料

2.1检索用专利文献

2.2检索用非专利文献

3.检索的主题

3.1检索依据的申请文本

3.2对独立权利要求的检索

3.3对从属权利要求的检索

3.4对要素组合的权利要求的检索

3.5对不同类型权利要求的检索

3.6对说明书及其附图的检索

4.检索的时间界限

4.1检索现有技术中相关文献的时间界限

4.2检索抵触申请的时间界限

5.检索前的准备

5.1阅读有关文件

5.2核对申请的国际专利分类号

5.3确定检索的技术领域

5.3.1利用机检数据库

5.3.2利用国际专利分类表

5.4分析权利要求、确定检索要素

5.4.1整体分析权利要求

5.4.2确定检索要素

6.对发明专利申请的检索

6.1检索的要点

6.2检索的顺序

6.2.1在所属技术领域中检索

6.2.2在功能类似的技术领域中检索

6.2.3重新确定技术领域后再进行检索

6.2.4检索其他资料

6.3具体的步骤

6.3.1机检方式

6.3.2手检方式

6.4抵触申请的检索

6.4.1基本原则

6.4.2申请满十八个月公布后进入实质审查程序的检索

6.4.3申请提前公布后进入实质审查程序的检索

7.防止重复授权的检索

8.中止检索

8.1检索的限度

8.2可中止检索的几种情况

9.特殊情况的检索

9.1申请的主题跨领域时的检索

9.2申请缺乏单一性时的检索

9.2.1对明显缺乏单一性的申请的检索

9.2.2对不明显缺乏单一性的申请的检索

9.3其他情况的检索

10.不必检索的情况

11.补充检索

12.检索报告

第八章 实质审查程序

1.引 言

2.实质审查程序及其基本原则

2.1实质审查程序概要

2.2实质审查程序中的基本原则

3.申请文件的核查与实审准备

3.1核对申请的国际专利分类号

3.2查对申请文档

3.2.1查对启动程序的依据

3.2.2查对申请文件

3.2.3查对涉及优先权的资料

3.2.4查对其他有关文件

3.2.5申请文档存在缺陷时的处理

3.3建立个人审查档案

3.4审查的顺序

3.4.1一般原则

3.4.2特殊处理

4.实质审查

4.1审查的文本

4.2阅读申请文件并理解发明

4.3不必检索即可发出审查意见通知书的情况

4.4对缺乏单一性申请的处理

4.5检 索

4.6优先权的核实

4.6.1需要核实优先权的情况

4.6.2优先权核实的一般原则

4.6.2.1部分优先权的核实

4.6.2.2多项优先权的核实

4.6.3优先权核实后的处理程序

4.7全面审查

4.7.1审查权利要求书

4.7.2审查说明书和摘要

4.7.3审查其他申请文件

4.8不全面审查的情况

4.9对公众意见的处理

4.10第一次审查意见通知书

4.10.1总的要求

4.10.2组成部分和要求

4.10.2.1标准表格

4.10.2.2审查意见通知书正文

4.10.2.3对比文件的复制件

4.10.3答复期限

4.10.4签 署

4.11继续审查

4.11.1对申请继续审查后的处理

4.11.2补充检索

4.11.3再次审查意见通知书

4.11.3.1再次发出审查意见通知书的情况

4.11.3.2再次审查意见通知书的内容及要求

4.12会 晤

4.12.1举行会晤的条件

4.12.2会晤地点和参加人

4.12.3会晤记录

4.13电话讨论

4.14取证和现场调查

5.答复和修改

5.1答 复

5.1.1答复的方式

5.1.2答复的签署

5.2修 改

5.2.1修改的要求

5.2.1.1修改的内容与范围

5.2.1.2主动修改的时机

5.2.1.3答复审查意见通知书时的修改方式

5.2.2允许的修改

5.2.2.1对权利要求书的修改

5.2.2.2对说明书及其摘要的修改

5.2.3不允许的修改

5.2.3.1不允许的增加

5.2.3.2不允许的改变

5.2.3.3不允许的删除

5.2.4修改的具体形式

5.2.4.1提交替换页

5.2.4.2审查员依职权修改

6.驳回决定和授予专利权的通知

6.1驳回决定

6.1.1驳回申请的条件

6.1.2驳回的种类

6.1.3驳回决定的组成

6.1.4驳回决定正文的撰写

6.1.4.1案 由

6.1.4.2驳回的理由

6.1.4.3决 定

6.2授予专利权的通知

6.2.1发出授予专利权的通知书的条件

6.2.2发出授予专利权的通知书时应做的工作

7.实质审查程序的终止、中止和恢复

7.1程序的终止

7.2程序的中止

7.3程序的恢复

8.前置审查与复审后的继续审查

第九章 关于涉及计算机程序的发明专利申请审查的若干规定

1.引 言

2.涉及计算机程序的发明专利申请的审查基准

3.涉及计算机程序的发明专利申请的审查示例

4.汉字编码方法及计算机汉字输入方法

5.涉及计算机程序的发明专利申请的说明书及权利要求书的撰写

5.1说明书的撰写

5.2权利要求书的撰写

第十章 关于化学领域发明专利申请审查的若干规定

1.引 言

2.不授予专利权的化学发明专利申请

2.1天然物质

2.2物质的医药用途

3.化学发明的充分公开

3.1化学产品发明的充分公开

3.2化学方法发明的充分公开

3.3化学产品用途发明的充分公开

3.4关于实施例

4.化学发明的权利要求

4.1化合物权利要求

4.2组合物权利要求

4.2.1开放式、封闭式及它们的使用要求

4.2.2组合物权利要求中组分和含量的限定

4.2.3组合物权利要求的其他限定

4.3仅用结构和/或组成特征不能清楚表征的化学产品权利要求

4.4化学方法权利要求

4.5用途权利要求

4.5.1用途权利要求的类型

4.5.2物质的医药用途权利要求

5.化学发明的新颖性

5.1化合物的新颖性

5.2组合物的新颖性

5.3用物理化学参数或者用制备方法表征的化学产品的新颖性

5.4化学产品用途发明的新颖性

6.化学发明的创造性

6.1化合物的创造性

6.2化学产品用途发明的创造性

7.化学发明的实用性

7.1菜肴和烹调方法

7.2医生处方

8.化学发明的单一性

8.1马库什权利要求的单一性

8.1.1基本原则

8.1.2举 例

8.2中间体与最终产物的单一性

8.2.1基本原则

8.2.2举 例

9.生物技术领域发明专利申请的审查

9.1对要求保护的客体的审查

9.1.1依据专利法第五条对要求保护的客体的审查

9.1.1.1人类胚胎干细胞

9.1.1.2处于各形成和发育阶段的人体

9.1.1.3违法获取或利用遗传资源完成的发明创造

9.1.2根据专利法第二十五条对要求保护的客体的审查

9.1.2.1微生物

9.1.2.2基因或DNA片段

9.1.2.3动物和植物个体及其组成部分

9.1.2.4转基因动物和植物

9.2说明书的充分公开

9.2.1生物材料的保藏

9.2.2涉及遗传工程的发明

9.2.2.1产品发明

9.2.2.2制备产品的方法发明

9.2.3核苷酸或氨基酸序列表

9.2.4涉及微生物的发明

9.3生物技术领域发明的权利要求书

9.3.1涉及遗传工程的发明

9.3.1.1基 因

9.3.1.2载 体

9.3.1.3重组载体

9.3.1.4转化体

9.3.1.5多肽或蛋白质

9.3.1.6融合细胞

9.3.1.7单克隆抗体

9.3.2涉及微生物的发明

9.4新颖性、创造性和实用性的审查

9.4.1涉及遗传工程的发明的新颖性

9.4.2创造性

9.4.2.1涉及遗传工程的发明

9.4.2.2涉及微生物的发明

9.4.3实用性

9.4.3.1由自然界筛选特定微生物的方法

9.4.3.2通过物理、化学方法进行人工诱变生产新微生物的方法

9.5遗传资源来源的披露

9.5.1术语的解释

9.5.2对披露内容的具体要求

9.5.3遗传资源来源披露的审查


第一部分第一章~第二章7 内容详见《专利审查指南(一)(20170401)》

第一部分第二章8~第四章 内容详见《专利审查指南(二)(20170401)》

第二部分第一章~第三章 内容详见《专利审查指南(三)(20170401)》

第二部分第四章~第七章 内容详见《专利审查指南(四)(20170401)》


第八章 实质审查程序

1.引 言

根据专利法第三十五条的规定,专利局对发明专利申请进行实质审查。

对发明专利申请进行实质审查的目的在于确定发明专利申请是否应当被授予专利权,特别是确定其是否符合专利法有关新颖性、创造性和实用性的规定。

根据专利法第三十五条第一款的规定,实质审查程序通常由申请人提出请求后启动。根据该条第二款的规定,实质审查程序也可以由专利局启动。

根据专利法第三十九条的规定,发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的,专利局应当作出授予发明专利权的决定。

根据专利法第三十八条的规定,在实质审查中,发明专利申请经申请人陈述意见或者进行修改后,专利局认为仍然不符合专利法规定,即仍然存在属于专利法实施细则第五十三条规定情形的缺陷的,应当予以驳回。

根据专利法第三十二条的规定,申请人可以在被授予专利权之前随时撤回其专利申请。专利法第三十六条第二款、第三十七条以及专利法实施细则第四十二条第二款还规定了在实质审查程序中专利申请被视为撤回的情形。

本章所说的实质审查,是指中国发明专利申请的实质审查。对于进入中国国家阶段的国际申请的实质审查,在本指南第三部分第二章“进入国家阶段的国际申请的实质审查”中有具体规定的,适用该章规定;无具体规定的,适用本章的规定。

2.实质审查程序及其基本原则

2.1实质审查程序概要

在发明专利申请的实质审查程序中可能发生的行为如下:

法37

(1)对发明专利申请进行实质审查后,审查员认为该申请不符合专利法及其实施细则的有关规定的,应当通知申请人,要求其在指定的期限内陈述意见或者对其申请进行修改;审查员发出通知书(审查意见通知书、分案通知书或提交资料通知书等)和申请人的答复可能反复多次,直到申请被授予专利权、被驳回、被撤回或者被视为撤回;

法39

(2)对经实质审查没有发现驳回理由,或者经申请人陈述意见或修改后消除了原有缺陷的专利申请,审查员应当发出授予发明专利权的通知书;

法38

(3)专利申请经申请人陈述意见或者修改后,仍然存在通知书中指出过的属于专利法实施细则第五十三条所列情形的缺陷的,审查员应当予以驳回;

法37及36.2

细则42.2

(4)申请人无正当理由对审查意见通知书、分案通知书或者提交资料通知书等逾期不答复的,审查员应当发出申请被视为撤回通知书。

此外,根据需要,审查员还可以按照本指南的规定在实质审查程序中采用会晤、电话讨论和现场调查等辅助手段。

2.2实质审查程序中的基本原则

(1)请求原则

除专利法及其实施细则另有规定外,实质审查程序只有在申请人提出实质审查请求的前提下才能启动。审查员只能根据申请人依法正式呈请审查(包括提出申请时、依法提出修改时或者答复审查意见通知书时)的申请文件进行审查。

(2)听证原则

在实质审查过程中,审查员在作出驳回决定之前,应当给申请人提供至少一次针对驳回所依据的事实、理由和证据陈述意见和/或修改申请文件的机会,即审查员作出驳回决定时,驳回所依据的事实、理由和证据应当在之前的审查意见通知书中已经告知过申请人。

(3)程序节约原则

在对发明专利申请进行实质审查时,审查员应当尽可能地缩短审查过程。换言之,审查员要设法尽早地结案。因此,除非确认申请根本没有被授权的前景,审查员应当在第一次审查意见通知书中,将申请中不符合专利法及其实施细则规定的所有问题通知申请人,要求其在指定期限内对所有问题给予答复,尽量地减少与申请人通信的次数,以节约程序。

但是,审查员应当注意,不得以节约程序为理由而违反请求原则和听证原则。

3.申请文件的核查与实审准备

3.1核对申请的国际专利分类号

审查员接到申请案后,不管近期是否进行审查,都应当首先核对申请的国际专利分类号。

审查员认为申请不属于自己负责审查的分类范围的,应当根据专利分类协调的规定及时处理,以免延误审查。

审查员认为分类号不确切,但仍属于自己负责审查的范围的,应当自行改正分类号。

3.2查对申请文档

审查员对属于自己负责审查的分类范围的申请案,或者调配给自己的申请案,不管近期是否进行审查,都应当及时查对申请文档。对于应由其他部门处理的手续文件以及与实质审查无关的其他文件,审查员应当及时转交相应的部门,以免延误。

法35

细则50

3.2.1查对启动程序的依据

审查员应当查对申请文档中是否有实质审查请求书,其提交的时间是否在自申请日起三年之内(分案申请参见本指南第一部分第一章第5.1.2节),是否有发明专利申请公布及进入实质审查程序通知书;专利局决定自行对发明专利申请进行实质审查的,是否有经局长签署的通知书和已经通知申请人的记录。

法26.1

细则51.1

3.2.2查对申请文件

审查员应当查对实质审查所需要的文件(包括原始申请文件及公布的申请文件,如果申请人对申请文件进行了主动修改或在初审期间应专利局的要求作过修改,还应当包括经修改的申请文件)是否齐全。

法30

3.2.3查对涉及优先权的资料

申请人要求外国优先权的,审查员应当查对申请文档中是否有要求优先权声明以及经受理在先申请的国家或者政府间组织的主管部门出具的在先申请文件的副本;申请人要求本国优先权的,审查员应当查对申请文档中是否有要求优先权声明以及在中国第一次提出的专利申请文件的副本。

法36.2

细则49

3.2.4查对其他有关文件

发明已在外国提出过专利申请的,审查员应当查对申请文档中是否有申请人提交的该国为审查其申请进行检索的资料或者审查结果的资料。

法36.2

3.2.5申请文档存在缺陷时的处理

审查员如果发现申请文档中缺少上述第3.2.1节至3.2.3节中任何一项所述的依据、文件或资料,或者某些文件不符合专利法及其实施细则的规定,应当将申请案返回流程管理部门并且说明理由。审查员如果发现申请文档中缺少上述第3.2.4节所述的资料,而且确信申请人已获得这样的资料,可以填写提交资料通知书,要求申请人在指定的两个月期限内提交有关资料;申请人无正当理由逾期不提交的,该申请被视为撤回。

此外,在实质审查前,审查员最好能初阅申请文件,查看是否需要申请人提交有关的参考资料,如果需要,可填写提交资料通知书,通知申请人在指定的两个月期限内提交。提前做好此项工作,有利于加快审查程序。

3.3建立个人审查档案

审查员查对申请文档之后,应当着手建立个人审查档案,记载本人审查的案件的重要数据,并在此后的审查过程中补充有关信息,以便随时掌握各申请案的审查过程及其基本情况。

3.4审查的顺序

3.4.1一般原则

对于接收的发明专利申请,除本章第3.4.2节所述的特殊情况外,都应当按照接收的先后顺序进行审查,但可以将先后接收的同类的专利申请放在一起同时审查。

在申请人对第一次审查意见通知书作出答复之后,审查员对申请继续审查时,一般应按照答复的先后顺序进行。

3.4.2特殊处理

对下列几种情况可作特殊处理:

(1)对国家利益或者公共利益具有重大意义的申请,由申请人或者其主管部门提出请求,经专利局局长批准后,可以优先审查,并在随后的审查过程中予以优先处理。

法35.2

(2)对于专利局自行启动实质审查的专利申请,可以优先处理。

(3)保留原申请日的分案申请,可以与原申请一起审查。

4.实质审查

4.1审查的文本

审查员首次审查所针对的文本通常是申请人按照专利法及其实施细则规定提交的原始申请文件或者应专利局初步审查部门要求补正后的文件。

细则51.1

申请人在提出实质审查请求时,或者在收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的三个月内,对发明专利申请进行了主动修改的,无论修改的内容是否超出原说明书和权利要求书记载的范围,均应当以申请人提交的经过该主动修改的申请文件作为审查文本。

申请人在上述规定期间内多次对申请文件进行了主动修改的,应当以最后一次提交的申请文件为审查文本。申请人在上述规定以外的时间对申请文件进行的主动修改,一般不予接受,其提交的经修改的申请文件,不应作为审查文本。审查员应当在审查意见通知书中告知此修改文本不作为审查文本的理由,并以之前的能够接受的文本作为审查文本。如果申请人进行的修改不符合专利法实施细则第五十一条第一款的规定,但审查员在阅读该经修改的文件后认为其消除了原申请文件存在的应当消除的缺陷,又符合专利法第三十三条的规定,且在该修改文本的基础上进行审查将有利于节约审查程序,则可以接受该经修改的申请文件作为审查文本。

4.2阅读申请文件并理解发明

审查员在开始实质审查后,首先要仔细阅读申请文件,力求准确地理解发明。重点在于了解发明所要解决的技术问题,理解解决所述技术问题的技术方案,并且明确该技术方案的全部必要技术特征,特别是其中区别于背景技术的特征,还应了解该技术方案所能带来的技术效果。审查员在阅读和理解发明时,可以作必要的记录,便于进一步审查。

4.3不必检索即可发出审查意见通知书的情况

专利申请的全部主题明显属于本部分第七章第10节情形的,审查员不必检索即可发出第一次审查意见通知书。

应当指出的是,如果申请中只有部分主题属于上述情形,而其他主题不属于上述情形,则应当对不属于上述情形的其他主题进行检索后再发出第一次审查意见通知书。

4.4对缺乏单一性申请的处理

专利申请缺乏单一性的缺陷有时是明显的,有时要通过检索与审查后才能确定。缺乏单一性的缺陷既可能存在于相互并列的独立权利要求之间,也可能因所引用的独立权利要求不具备新颖性或创造性而存在于相互并列的从属权利要求之间,还可能存在于一项权利要求的多个并列技术方案之间。

法31.1

细则34及42.2

对于缺乏单一性的申请,审查员可以采用下述之一的方法进行处理。

(1)先通知申请人修改

审查员在阅读申请文件时,立即能判断出申请的主题之间明显缺乏单一性的,可以暂缓进行检索(参见本部分第七章第9.2.1节(1)),先向申请人发出分案通知书,通知申请人在指定的两个月期限内对其申请进行修改。

(2)检索后再通知申请人修改

检索后才能确定申请的主题之间缺乏单一性的,审查员可以视情况决定是暂缓进一步检索和审查还是继续进一步检索和审查(参见本部分第七章第9.2.2节):

如果经检索和审查后认为第一独立权利要求或者其从属权利要求具有被授权的前景,而其他独立权利要求与该有授权前景的权利要求之间缺乏单一性,则审查员可以暂缓对其他独立权利要求的检索和审查,并且在第一次审查意见通知书中只针对第一独立权利要求或者其从属权利要求提出审查意见,同时要求申请人删除或者修改缺乏单一性的其他权利要求,以克服申请缺乏单一性的缺陷。

如果经检索和审查后确认第一独立权利要求和其从属权利要求没有授权前景,而其他的独立权利要求之间缺乏单一性,审查员可以暂缓对其他独立权利要求的检索和审查,在第一次审查意见通知书中指出第一独立权利要求和其从属权利要求没有授权前景的同时,指出该专利申请缺乏单一性的缺陷;也可以继续检索和审查其他独立权利要求,尤其是当检索领域非常接近或者在很大程度上重迭时,并在第一次审查意见通知书中,同时指出单一性缺陷和其他缺陷(参见本部分第七章第9.2.2节(1)或(2))。

如果申请人按照第一次审查意见通知书的要求,对申请进行了符合本章第5.2节规定的修改,且权利要求书已不存在缺乏单一性的缺陷,审查员应当对该权利要求书继续进行审查。

对于因独立权利要求不具备新颖性或创造性而导致其相互并列的从属权利要求之间缺乏单一性的情况,参照上述(1)或(2)的方式处理。

应当注意的是,有时申请的主题之间虽然缺乏单一性,特别是因独立权利要求不具备新颖性或创造性而导致其相互并列的从属权利要求之间缺乏单一性,但是它们所对应的检索领域非常接近,或者在很大程度上是重迭的,在这种情况下,审查员最好一并检索和审查这些权利要求,在审查意见通知书中指出这些权利要求不符合专利法及其实施细则的其他规定的缺陷,同时指出申请缺乏单一性的缺陷,以利于节约审查程序(参见本部分第七章第9.2.1节(2))。

细则42.2无论申请属于上述第(1)、(2)项中的哪一种情形,申请人都应当在指定的期限内,对其申请进行修改,例如对权利要求书进行限制,以克服单一性缺陷。申请人期满不答复的,该申请被视为撤回。

申请人在答复中对审查员关于申请缺乏单一性的论点提出了反对意见,审查员认为反对意见成立,或者申请人修改了权利要求书并克服了单一性缺陷的,申请的审查程序应当继续进行;反对意见不成立,或者未消除单一性缺陷的,审查员可以根据专利法第三十八条的有关规定驳回该申请。

4.5检 索

每一件发明专利申请在被授予专利权之前都应当进行检索。如何确定检索的技术领域及如何进行检索,参见本部分第七章的内容。

4.6优先权的核实

4.6.1需要核实优先权的情况

审查员应当在检索后确定是否需要核实优先权。当检索得到的所有对比文件的公开日都早于申请人所要求的优先权日时,不必核实优先权。出现下列情形之一时,需要核实优先权:

(1)对比文件公开了与申请的主题相同或密切相关的内容,而且对比文件的公开日在申请日和所要求的优先权日之间,即该对比文件构成PX或PY类文件;

(2)任何单位或者个人在专利局的申请所公开的内容与申请的全部主题相同,或者与部分主题相同,前者的申请日在后者的申请日和所要求的优先权日之间,而前者的公布或公告日在后者的申请日或申请日之后,即任何单位或者个人在专利局的申请构成PE类文件;

(3)任何单位或者个人在专利局的申请所公开的内容与申请的全部主题相同,或者与部分主题相同,前者所要求的优先权日在后者的申请日和所要求的优先权日之间,而前者的公布或公告日在后者的申请日或申请日之后,即任何单位或者个人在专利局的申请构成PE类文件。

对于第(3)种情形,应当首先核实所审查的申请的优先权;当所审查的申请不能享有优先权时,还应当核实作为对比文件的任何单位或个人在专利局的申请的优先权。

4.6.2优先权核实的一般原则

一般来说,核实优先权是指核查申请人要求的优先权是否能依照专利法第二十九条的规定成立。为此,审查员应当在初步审查部门审查的基础上(参见本指南第一部分第一章第6.2节)核实:

(1)作为要求优先权的基础的在先申请是否涉及与要求优先权的在后申请相同的主题;

(2)该在先申请是否是记载了同一主题的首次申请;

(3)在后申请的申请日是否在在先申请的申请日起十二个月内。

进行上述第(1)项核实,即判断在后申请中各项权利要求所述的技术方案是否清楚地记载在上述在先申请的文件(说明书和权利要求书,不包括摘要)中。为此,审查员应当把在先申请作为一个整体进行分析研究,只要在先申请文件清楚地记载了在后申请权利要求所述的技术方案,就应当认定该在先申请与在后申请涉及相同的主题。审查员不得以在先申请的权利要求书中没有包含该技术方案为理由,而拒绝给予优先权。

所谓清楚地记载,并不要求在叙述方式上完全一致,只要阐明了申请的权利要求所述的技术方案即可。但是,如果在先申请对上述技术方案中某一或者某些技术特征只作了笼统或者含糊的阐述,甚至仅仅只有暗示,而要求优先权的申请增加了对这一或者这些技术特征的详细叙述,以致于所属技术领域的技术人员认为该技术方案不能从在先申请中直接和毫无疑义地得出,则该在先申请不能作为在后申请要求优先权的基础。

在某些情况下,应当对上述第(2)项进行核实。例如,一件申请A以申请人的另一件在先申请B为基础要求优先权,在对申请A进行检索时审查员找到了该申请人的又一件在申请A的申请日和优先权日之间公布的专利申请文件或公告的专利文件C,文件C中已公开了申请A的主题,且文件C的申请日早于申请A的优先权日,即早于申请B的申请日,因此可以确定在先申请B并不是该申请人提出的记载了申请A的相同主题的首次申请,因此申请A不能要求以在先申请B的申请日为优先权日。

4.6.2.1部分优先权的核实

由于对在先申请中的发明作进一步的改进或者完善,申请人在其在后申请中,可能会增加在先申请中没有的技术方案。

在这种情况下,审查员在核实优先权时,不能以在后申请增加内容为理由断定优先权要求不成立,而应当对在后申请中被在先申请清楚记载过的相同主题给予优先权,即给予部分优先权。具体地说,在在后申请中,其技术方案已在在先申请中清楚记载的权利要求可以享有优先权;而其技术方案未在在先申请中记载的权利要求则不能享有优先权,应当视为是在在后申请的申请日提出的。就整个申请而言,这种情况称为部分优先权,即该申请的部分主题享有优先权,也就是说部分权利要求所限定的技术方案享有优先权。

4.6.2.2多项优先权的核实

细则32.1

如果一件具有单一性的专利申请要求了多项优先权,审查员在核实优先权时,应当检查该申请的权利要求书中所反映的各种技术方案,是否分别在作为优先权基础的多件外国或者本国的专利申请中已有清楚的记载。此外,审查员还要核实所有的在先申请的申请日是否都在在后申请的优先权期限之内。满足上述两个条件的,在后申请的多项优先权成立,并且其记载上述各种技术方案的各项权利要求具有不同的优先权日。如果某些权利要求不满足上述条件,但其他权利要求满足上述条件,则不满足上述条件的那些权利要求的优先权不能成立,而满足上述条件的其他权利要求的优先权成立。

如果作为优先权基础的多件外国或者本国的专利申请,分别记载了不同的技术特征,而在后申请的权利要求是这些特征的组合,则多项优先权不能成立。

4.6.3优先权核实后的处理程序

经核实,申请的优先权不成立的,审查员应当在审查意见通知书中说明优先权不成立的理由,并以新确定的优先权日(在没有其他优先权时,以申请日)为基础,进行后续审查。

在该申请被授予专利权时,审查员应当在著录项目变更通知单中对其优先权作出变更。

4.7全面审查

为节约程序,审查员通常应当在发出第一次审查意见通知书之前对专利申请进行全面审查,即审查申请是否符合专利法及其实施细则有关实质方面和形式方面的所有规定。

细则20.2

法31.1

审查的重点是说明书和全部权利要求是否存在专利法实施细则第五十三条所列的情形。一般情况下,首先审查申请的主题是否属于专利法第五条、第二十五条规定的不授予专利权的情形;是否符合专利法第二条第二款的规定;是否具有专利法第二十二条第四款所规定的实用性;说明书是否按照专利法第二十六条第三款的要求充分公开了请求保护的主题。然后审查权利要求所限定的技术方案是否具备专利法第二十二条第二款和第三款规定的新颖性和创造性;权利要求书是否按照专利法第二十六条第四款的规定,以说明书为依据,清楚、简要地限定要求专利保护的范围;独立权利要求是否表述了一个解决技术问题的完整的技术方案。在进行上述审查的过程中,还应当审查权利要求书是否存在缺乏单一性的缺陷;申请的修改是否符合专利法第三十三条及实施细则第五十一条的规定;分案申请是否符合专利法实施细则第四十三条第一款的规定;对于依赖遗传资源完成的发明创造,还需审查申请文件是否符合专利法第二十六条第五款的规定。

如果审查员有理由认为申请所涉及的发明是在中国完成,且向外国申请专利之前未报经专利局进行保密审查,应当审查申请是否符合专利法第二十条的规定。

细则17~19及21~23

申请不存在专利法实施细则第五十三条所列情形,或者虽然存在专利法实施细则第五十三条所列情形的实质性缺陷但经修改后仍有授权前景的,为节约程序,审查员应当一并审查其是否符合专利法及其实施细则的其他所有规定。

审查员在检索之后已经确切地理解了请求保护的主题及其对现有技术作出的贡献的,这一阶段的主要工作是根据检索结果对上述审查重点作出肯定或者否定的判断。

4.7.1审查权利要求书

根据专利法第二十六条第四款的规定,权利要求书应当以说明书为依据,清楚、简要地限定要求专利保护的范围。根据专利法第五十九条第一款的规定,专利权的保护范围以其权利要求的内容为准。因此,实质审查应当围绕权利要求书,特别是独立权利要求进行。

一般情况下,在确定申请的主题不属于专利法第五条、第二十五条规定的不授予专利权的情形,符合专利法第二条第二款的规定,具有专利法第二十二条第四款所规定的实用性,且说明书充分公开了请求保护的主题后,应当对权利要求书进行下述审查。

法22.2及.3

(1)按照本部分第三章和第四章的规定审查独立权利要求是否具备新颖性和创造性。

如果经审查认为独立权利要求不具备新颖性或创造性,则应当进一步审查从属权利要求是否具备新颖性和创造性。如果经审查认为全部独立权利要求和从属权利要求均不具备新颖性或创造性,则对权利要求书不必再继续进行审查。

如果经审查认为独立权利要求具备新颖性和创造性,或者虽然独立权利要求不具备新颖性或创造性,但是从属权利要求具备新颖性和创造性,则该申请有被授予专利权的前景,审查员应当遵循程序节约的原则,对权利要求书进行下述第(2)至第(7)项的审查。

法26.4

(2)审查权利要求书中的全部权利要求是否得到说明书(及其附图)的支持,以及是否清楚、简要地限定要求专利保护的范围。

细则20.2

(3)审查独立权利要求是否表述了一个针对发明所要解决的技术问题的完整的技术方案。判断独立权利要求的技术方案是否完整的关键,在于查看独立权利要求是否记载了解决上述技术问题的全部必要技术特征。

(4)审查从属权利要求是否符合专利法实施细则第二十条第三款及第二十二条的规定。

细则21.3

(5)审查一项发明是否只有一个独立权利要求,并且该独立权利要求写在同一发明的从属权利要求之前。

细则19.3

(6)审查权利要求书中的技术术语(科技术语)是否符合专利法实施细则第三条第一款的规定,是否与说明书中使用的技术术语一致。

法9.1

(7)如果检索出任何单位或个人在同一申请日向专利局提交的属于同样的发明创造的对比文件,应当注意避免对相同权利要求的重复授权。有关同样的发明创造的处理方式,适用本部分第三章第6节的规定。如果两件或两件以上的发明专利申请涉及同样的发明创造,则应当由同一审查员进行审查,原则上由最先提出转案要求的审查员审查。

需要说明的是,对于某些申请,由于存在例如权利要求不清楚等问题,而导致审查员无法先审查该申请权利要求的新颖性和创造性,则应当先就这些问题进行审查。同时审查员也可以根据对说明书的理解,就说明书中的技术方案给出有关新颖性或创造性的审查意见,供申请人参考。

4.7.2审查说明书和摘要

法26.3及.4

法59.1

说明书(及其附图)应当清楚、完整地公开发明,使所属技术领域的技术人员能够实现。同时,说明书作为权利要求书的依据,在确定专利权的保护范围时,用于解释权利要求的内容。

对于说明书(及其附图),审查员应当审查下列内容:

法26.3

(1)说明书(及其附图)是否清楚、完整地公开了发明,使所属技术领域的技术人员能够实现;说明书中记载的技术方案能否解决发明的技术问题并取得预期的有益效果(参见本部分第二章第2.1节);

法26.4、细则17

(2)各权利要求的技术方案所表述的请求保护的范围能否在说明书中找到根据,且说明书中发明内容部分所述的技术方案与权利要求所限定的相应技术方案的表述是否一致;

(3)说明书是否包含专利法实施细则第十七条规定的相关内容,是否按照规定的方式和顺序撰写,并且用词规范、语句清楚(参见本部分第二章第2.2节)。

如果发明的性质使采用其他方式或者顺序撰写说明书能节约篇幅并有利于他人准确地理解发明,则根据专利法实施细则第十七条第二款的规定,这种撰写也是允许的。

专利申请包含一个或多个核苷酸或氨基酸序列的,应当审查说明书是否包括符合规定的序列表。

对于有附图的申请,应当审查附图是否符合专利法实施细则第十八条的规定(参见本部分第二章第2.3节)。

在不需要附图的申请中,其说明书可以不包括专利法实施细则第十七条第一款第(四)项的内容。

细则3.1

另外,审查员还应当审查说明书中所用的科技术语是否规范;外国人名、地名和科技术语尚无标准中文译文的,是否注明了原文等。

细则23

审查员还应当重视对说明书摘要的审查。对于说明书摘要的审查,适用本部分第二章第2.4节的规定。

审查员按照本章第4.7.1节(1)进行审查后,如果认为全部权利要求都不具备新颖性或创造性,则应当注意说明书中是否记载了与原独立权利要求属于同一个总的发明构思且具备新颖性和创造性的其他技术方案,以便确定申请属于本章第4.10.2.2节中所列的第(3)种情形还是第(4)种情形。

法26.5

细则26.2

4.7.3审查其他申请文件

对于依赖遗传资源完成的发明创造,审查员还应当审查申请人是否提交了专利局制定的遗传资源来源披露登记表,该遗传资源来源披露登记表中是否说明了该遗传资源的直接来源和原始来源;对于未说明原始来源的,是否说明了理由。

4.8不全面审查的情况

对于一件发明专利申请,通常应当按照本章第4.7节的要求进行全面审查,以节约程序。

但是,申请文件存在严重不符合专利法及其实施细则规定的缺陷的,即存在专利法实施细则第五十三条所列情形的缺陷,并且该申请不可能被授予专利权的,审查员可以对该申请不作全面审查,在审查意见通知书中仅指出对审查结论起主导作用的实质缺陷即可,此时指出其次要的缺陷和/或形式方面的缺陷是没有实际意义的。

细则48

4.9对公众意见的处理

任何人对不符合专利法规定的发明专利申请向专利局提出的意见,应当存入该申请文档中供审查员在实质审查时考虑。

如果公众的意见是在审查员发出授予专利权的通知之后收到的,就不必考虑。专利局对公众意见的处理情况,不必通知提出意见的公众。

4.10第一次审查意见通知书

4.10.1总的要求

审查员对申请进行实质审查后,通常以审查意见通知书的形式,将审查的意见和倾向性结论通知申请人。

在审查意见通知书正文中,审查员必须根据专利法及其实施细则具体阐述审查的意见。审查的意见应当明确、具体,使申请人能够清楚地了解其申请存在的问题。

在任何情况下,审查的意见都应当说明理由,明确结论,并引用专利法或专利法实施细则的相关条款,但不应当写入带有个人感情色彩的词语。为了使申请人尽快地作出符合要求的修改,必要时审查员可以提出修改的建议供申请人修改时参考。如果申请人接受审查员的建议,应当正式提交经过修改的文件,审查员在通知书中提出的修改建议不能作为进一步审查的文本。

为了加快审查程序,应当尽可能减少审查意见通知书的次数。因此,除该申请因存在严重实质性缺陷而无授权前景(例如本章第4.3节、第4.8节的情况)或者审查员因申请缺乏单一性而暂缓继续审查之外,第一次审查意见通知书应当写明审查员对申请的实质方面和形式方面的全部意见。此外,在审查文本不符合专利法第三十三条规定的情况下,审查员也可以针对审查文本之外的其他文本提出审查意见,供申请人参考。

4.10.2组成部分和要求

第一次审查意见通知书应当包括标准表格和通知书正文。

审查意见通知书中引用对比文件的,视情况,还应当包括对比文件的复制件。

4.10.2.1标准表格

审查员应当按照要求完整地填写标准表格中的各项内容,尤其要注意确认和填写审查依据的文本,该审查依据的文本应当是依据本章第4.1节的规定确认的审查文本,在审查意见通知书正文中对其提出参考性的审查意见的文本不在该表格中填写。申请人有两个以上的,应当写明全部申请人或其代表人。

在标准表格的引用对比文件一项中,审查员应当按照下列要求填写。

(1)对比文件为专利文献(指专利说明书或者专利申请公开说明书)的,应当按照“巴黎联盟专利局间情报检索国际合作委员会”(ICIREPAT)的规定,写明国别代码、文献号和文献类别;此外,还应注明这些文献的公开日期;对于抵触申请还应注明其申请日。

例如:文献名称    公开日

CN1161293A1997.10.8

US4243128A1981.1.6

JP昭59-144825(A)1984.8.20

(2)对比文件为期刊中的文章的,应当写明文章的名称、作者姓名、期刊名称、期刊卷号、相关内容的起止页数、出版日期等。

例如:“激光两坐标测量仪”,中国计量科学研究院激光两坐标测量仪研制小组,计量学报,第1卷第2期,第84~85页,1980年4月。

(3)对比文件为书籍的,应当写明书名、作者姓名、相关内容的起止页数,出版社名称及出版日期。

例如:“气体放电”,杨津基,第258~260页,科学出版社,1983年10月。

4.10.2.2审查意见通知书正文

根据申请的具体情况和检索结果,通知书正文可以按照如下几种方式撰写。

(1)申请属于本章第4.3节所述的不必检索即可发出审查意见通知书的情形的,通知书正文只需指出主要问题并说明理由,而不必指出任何其他缺陷,最后指出因申请属于专利法实施细则第五十三条所列的某种驳回情形,将根据专利法第三十八条驳回申请。

(2)申请虽然可以被授予专利权,但还存在某些不重要的缺陷的,为了加快审查程序,审查员可以在通知书中提出具体的修改建议,或者直接在作为通知书附件的申请文件复制件上进行建议性修改,并在通知书正文中说明建议的理由,然后指出,如果申请人同意审查员建议的修改,应当正式提交修改的文件或者替换页。

(3)申请虽然可以被授予专利权,但还存在较严重的缺陷,而且这些缺陷既涉及权利要求书,又涉及说明书的,通知书正文应当按照审查意见的重要性的顺序来撰写。通常,首先阐述对独立权利要求的审查意见;其次是对从属权利要求的审查意见;再次是对说明书(及其附图)和说明书摘要的审查意见。

对说明书的审查意见,可以按照专利法实施细则第十七条规定的顺序加以陈述。

独立权利要求必须进行修改的,通常应当要求申请人对说明书的有关部分作相应的修改。此外,如果审查员检索到比申请人在说明书中引证的对比文件更相关的对比文件,则在通知书正文中,应当要求申请人对说明书背景技术部分和其他相关部分作相应的修改。

细则21.1

细则17.1(2)

对于改进型发明,审查员如果检索到一份与发明最接近的对比文件,使原先用作独立权利要求划界所依据的对比文件显然不适合,则应当要求申请人对独立权利要求重新划界。在这种情况下,通知书正文还应当详细说明根据引用的这份对比文件如何划界,并要求申请人对说明书进行相应的修改,例如在说明书的背景技术部分对该对比文件公开的内容作客观的评述。

如果说明书中没有明确记载或者仅仅笼统地记载了发明所要解决的技术问题,但审查员通过阅读整个说明书的内容,能够理解出发明所要解决的技术问题,并据此进行了检索和实质审查,那么审查员应当在通知书正文一开始就明确指出其认定的发明所要解决的技术问题。

(4)申请由于不具备新颖性或创造性而不可能被授予专利权的,审查员在通知书正文中,必须对每项权利要求的新颖性或者创造性提出反对意见,首先对独立权利要求进行评述,然后对从属权利要求一一评述。但是,在权利要求较多或者反对意见的理由相同的情况下,也可以将从属权利要求分组加以评述;最后还应当指出说明书中也没有可以取得专利权的实质内容。

在此种情况下,审查员在通知书正文中不必指出次要的缺陷和形式方面的缺陷,也不必要求申请人作任何修改。

审查员在审查意见通知书中依据所引用的对比文件的某部分提出意见的,应当指出对比文件中相关的具体段落或者附图的图号及附图中零部件的标记。

如何根据专利法第二十二条有关新颖性和创造性的规定,对权利要求及说明书的内容提出审查意见并说明理由,请参见本部分第三章和第四章的有关内容。

审查员在审查意见通知书中引用的本领域的公知常识应当是确凿的,如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议,审查员应当能够说明理由或提供相应的证据予以证明。

细则42.2及.1

(5)申请属于本章第4.4节(1)中所述的明显缺乏单一性的情形的,审查员可发出分案通知书,要求申请人修改申请文件,并明确告之待申请克服单一性缺陷后再进行审查;申请属于本章第4.4节(2)中所述的情形的,审查员在审查意见通知书正文中阐述具体审查意见的同时,还应当指出申请包含的几项发明不符合专利法第三十一条第一款有关单一性的规定。审查员检索后发现独立权利要求不具备新颖性或创造性,从而导致发明专利申请缺乏单一性的,应当根据本章第4.4节的规定,决定是否继续审查。

4.10.2.3对比文件的复制件

审查意见通知书中引用的对比文件,应复制一份放入申请案卷中。当引用的对比文件篇幅较长时,只需复制其中与审查意见通知书正文相关的部分。此外,对比文件的复制件上应当有清楚的标记,表明其来源及公开日,尤其是对比文件引自期刊或者书籍的,更需要包含上述标记。

法37

4.10.3答复期限

在审查意见通知书中,审查员应当指定答复期限。该期限由审查员考虑与申请有关的因素后确定。这些因素包括:审查意见的数量和性质;申请可能进行修改的工作量和复杂程度等。答复第一次审查意见通知书的期限为四个月。

4.10.4签 署

审查意见通知书应当由负责审查的审查员盖章。如果审查意见通知书是由实习审查员起草的,应当由实习审查员和负责指导其审查的审查员共同盖章。

4.11继续审查

在申请人答复第一次审查意见通知书之后,审查员应当对申请继续进行审查,考虑申请人陈述的意见和/或对申请文件作出的修改。审查员应当在审查程序的各阶段,使用相同的审查标准。

在继续审查前,审查员应当核实答复文件中的申请号、申请人、专利代理机构及代理人、发明名称等事项,以避免差错。

如果审查员在撰写第一次审查意见通知书之前,已对申请进行了全面审查,则在继续审查阶段应当把注意力集中在申请人对通知书正文中提出的各审查意见的反应上,特别应当注意申请人针对全部或者部分审查意见进行争辩时所陈述的理由和提交的证据。如果申请人同时提交了经修改的说明书和/或权利要求书,审查员首先应当按照专利法第三十三条和专利法实施细则第五十一条第三款的规定,分别审查修改是否超出原说明书和权利要求书记载的范围以及修改是否按照审查意见通知书要求进行(参见本章第5.2节);如果修改符合上述规定,再进一步审查经过修改的申请是否克服了审查意见通知书中所指出的缺陷,是否出现了新的不符合专利法及其实施细则有关规定的缺陷,尤其是审查新修改的独立权利要求是否符合专利法第二十二条的规定,从而确定该经修改的申请是否可以被授予专利权。

4.11.1对申请继续审查后的处理

审查员继续审查申请后,视不同情况,可对申请作如下不同的处理。

(1)申请人根据审查员的意见,对申请作了修改,消除了可能导致被驳回的缺陷,使修改后的申请有可能被授予专利权的,如果申请仍存在某些缺陷,则审查员应当再次通知申请人消除这些缺陷,必要时,还可以通过与申请人会晤的方式(参见本章第4.12节)来加速审查;对个别的问题,如有可能,审查员可以用本章第4.13节所述的方式通过电话与申请人讨论;但是,除审查员对明显错误进行依职权修改(参见本章第5.2.4.2和第6.2.2节)的情况外,不论采用什么方式提出修改意见,都必须以申请人正式提交的书面修改文件为依据。

法38

(2)申请经申请人陈述意见或者进行修改后,仍然存在原审查意见通知书中指出过的、属于专利法实施细则第五十三条规定情形的缺陷的,在符合听证原则的前提下,审查员可以作出驳回申请的决定。

法39

(3)申请经过修改或者申请人陈述意见后已经符合专利法及其实施细则的规定的,审查员应当发出授予发明专利权通知书。

4.11.2补充检索

在继续审查(包括复审后的审查)中,必要时,审查员应当进行补充检索。例如,在阅读申请人的答复之后,审查员意识到,原先对发明的理解不够准确,从而影响了检索的全面性;或者由于申请人对申请文件进行了修改,需要进一步的检索;或者由于在首次检索时检索到了本部分第七章第4.2节(2)中所述的有可能构成抵触申请的指定中国的国际申请文件(参见本部分第七章第11节),而需要通过补充检索确定其是否进入了中国国家阶段,并作出了中文公布。

4.11.3再次审查意见通知书

4.11.3.1再次发出审查意见通知书的情况

出现下列情况之一时,审查员应当再次发出审查意见通知书:

(1)审查员发现与申请的主题更加相关的对比文件,需要对权利要求进行重新评价;

(2)在前一阶段的审查中,审查员未对某项或某几项权利要求提出审查意见,经继续审查后,发现其中有不符合专利法及其实施细则规定的情况;

(3)经申请人陈述意见和/或进行修改之后,审查员认为有必要提出新的审查意见;

(4)修改后的申请有可能被授予专利权,但仍存在不符合专利法及其实施细则规定的缺陷,这些缺陷可能是修改后出现的新缺陷、审查员新发现的缺陷以及已经通知过申请人但仍未完全消除的缺陷;

(5)审查员拟驳回申请,但在此前的审查意见通知书中未向申请人明确指出驳回所依据的事实、理由或证据。

4.11.3.2再次审查意见通知书的内容及要求

第一次审查意见通知书的撰写方式及要求同样适合于再次审查意见通知书。

申请人在答复审查意见通知书时提交了修改文本的,审查员应当针对修改文本提出审查意见,指出新修改的权利要求书和说明书中存在的问题。

申请人在答复时仅陈述意见而未对申请文件作修改的,审查员通常可以在再次审查意见通知书正文中,坚持先前阐述过的意见;但是如果申请人提出了充分的理由,或者出现本章第

4.11.3.1节中所述的某些情形时,审查员应当考虑新的审查意见。

审查员在再次审查意见通知书中,应当对申请人提交的意见陈述书中的争辩意见进行必要的评述。

为了加快审查程序,再次审查意见通知书应当将对申请审查的结论明确告知申请人。再次审查意见通知书指定的答复期限为两个月。

4.12会 晤

在某些情况下,例如本章第4.11.1节(1)中所述的情况,审查员可以约请申请人会晤,以加快审查程序。申请人亦可以要求会晤,此时,审查员只要认为通过会晤能达到有益的目的,就应当同意申请人提出的会晤要求;反之,审查员可以拒绝会晤要求。

4.12.1举行会晤的条件

举行会晤的条件是:

(1)审查员已发出第一次审查意见通知书;并且

(2)申请人在答复审查意见通知书的同时或者之后提出了会晤要求,或者审查员根据案情的需要向申请人发出了约请。

不管是审查员约请的,还是申请人要求的会晤,都应当预先约定。可采用会晤通知书或通过电话来约定,会晤通知书的副本和约定会晤的电话记录应当存放在申请案卷中。在会晤通知书或约定会晤的电话记录中,应当写明经审查员确认的会晤内容、时间和地点。如果审查员或者申请人准备在会晤中提出新的文件,应当事先提交给对方。

会晤日期确定后一般不得变动;必须变动时,应当提前通知对方。申请人无正当理由不参加会晤的,审查员可以不再安排会晤,而通过书面方式继续审查。

4.12.2会晤地点和参加人

会晤应当在专利局指定的地点进行,审查员不得在其他地点同申请人就有关申请的问题进行会晤。

会晤由负责审查该申请的审查员主持。必要时,可以邀请有经验的其他审查员协助。实习审查员主持的会晤,应当有负责指导的审查员参加。

申请人委托了专利代理机构的,会晤必须有代理人参加。

参加会晤的代理人应当出示代理人执业证。申请人更换代理人的,应当办理著录项目变更手续,并在著录项目变更手续合格后由变更后的代理人参加会晤。在委托代理机构的情况下,申请人可以与代理人一起参加会晤。

申请人没有委托专利代理机构的,申请人应当参加会晤;申请人是单位的,由该单位指定的人员参加,该参加会晤的人员应当出示证明其身份的证件和单位出具的介绍信。

上述规定也适用于共同申请人。除非另有声明或者委托了代理机构,共有专利申请的单位或者个人都应当参加会晤。

必要时,发明人受申请人的指定或委托,可以同代理人一起参加会晤,或者在申请人未委托代理机构的情况下受申请人的委托代表申请人参加会晤。

参加会晤的申请人或代理人等的总数,一般不得超过两名;两个以上单位或者个人共有一项专利申请,又未委托代理机构的,可以按共同申请的单位或个人的数目确定参加会晤的人数。

4.12.3会晤记录

会晤结束后,审查员应当填写会晤记录。会晤记录采用专利局统一制定的标准表格,一式两份,经审查员和参加会晤的申请人(或者代理人)签字或盖章后,一份交申请人,一份留在申请案卷中。

通常,在会晤记录中应当写明讨论的问题、结论或者同意修改的内容。如果会晤时讨论的问题很多,例如涉及有关新颖性、创造性、修改是否引入了新的内容等诸方面的问题,审查员应当详尽记录讨论的情况和取得一致的意见。

会晤记录不能代替申请人的正式书面答复或者修改。即使在会晤中,双方就如何修改申请达成了一致的意见,申请人也必须重新提交正式的修改文件,审查员不能代为修改。

如果在会晤中,对申请文件的修改没有取得一致意见,审查工作将通过书面方式继续进行。

法37

会晤后,需要申请人重新提交修改文件或者作出书面意见陈述的,如果对原定答复期限的监视还继续存在,则该答复期限可以不因会晤而改变,或者视情况延长一个月;如果对原定答复期限的监视已不再存在,则审查员应当在会晤记录中另行指定提交修改文件或意见陈述书的期限。此提交的修改文件或意见陈述书视为对审查意见通知书的答复,申请人未按期答复的,该申请将被视为撤回。

如果会晤时,申请人提出了新的文件,而会晤前审查员没有收到这些文件,审查员可以决定中止会晤。

4.13电话讨论

审查员可以与申请人就申请文件中存在的问题进行电话讨论,但电话讨论仅适用于解决次要的且不会引起误解的形式方面的缺陷所涉及的问题。审查员应当记录电话讨论的内容,并将其存入申请案卷。对于电话讨论中审查员同意的修改内容,通常申请人应当正式提交经过该修改的书面文件,审查员应当根据该书面修改文件作出审查结论。

细则51.4

如果审查员在电话讨论中同意的修改内容属于本章第5.2.4.2节和第6.2.2节所述的情况,则审查员可以对这些明显错误依职权进行修改。

4.14取证和现场调查

一般说来,在实质审查程序中审查员不必要求申请人提供证据,因为审查员的主要职责是向申请人指出申请不符合专利法及其实施细则规定的问题。如果申请人不同意审查员的意见,那么,由申请人决定是否提供证据来支持其主张。如果申请人决定提供证据,审查员应当给予申请人一个适当的机会,使其能提供任何可能有关的证据,除非审查员确信提供证据也达不到有益的目的。

申请人提供的证据可以是书面文件或者实物模型。例如,申请人提供有关发明的技术优点方面的资料,以证明其申请具有创造性;又如,申请人提供实物模型进行演示,以证明其申请具有实用性等。

如果某些申请中的问题,需要审查员到现场调查方能得到解决,则应当由申请人提出要求,经负责审查该申请的实质审查部的部长批准后,审查员方可去现场调查。调查所需的费用由专利局承担。

5.答复和修改

5.1答 复

法37

对专利局发出的审查意见通知书,申请人应当在通知书指定的期限内作出答复。

申请人的答复可以仅仅是意见陈述书,也可以进一步包括经修改的申请文件(替换页和/或补正书)。申请人在其答复中对审查意见通知书中的审查意见提出反对意见或者对申请文件进行修改时,应当在其意见陈述书中详细陈述其具体意见,或者对修改内容是否符合相关规定以及如何克服原申请文件存在的缺陷予以说明。例如当申请人在修改后的权利要求中引入新的技术特征以克服审查意见通知书中指出的该权利要求不具有创造性的缺陷时,应当在其意见陈述书中具体指出该技术特征可以从说明书的哪些部分得到,并说明修改后的权利要求具有创造性的理由。

申请人可以请求专利局延长指定的答复期限。但是,延长期限的请求应当在期限届满前提出。有关延长期限请求的处理适用本指南第五部分第七章第4节的规定。专利局收到申请人的答复之后即可以开始后续的审查程序,如果后续审查程序的通知书或者决定已经发出,对于此后在原答复期限内申请人再次提交的答复,审查员不予考虑。

5.1.1答复的方式

法37

细则2

对于审查意见通知书,申请人应当采用专利局规定的意见陈述书或补正书的方式(参见本指南第五部分第一章第4节),在指定的期限内作出答复。申请人提交的无具体答复内容的意见陈述书或补正书,也是申请人的正式答复,对此审查员可理解为申请人未对审查意见通知书中的审查意见提出具体反对意见,也未克服审查意见通知书所指出的申请文件中存在的缺陷。

申请人的答复应当提交给专利局受理部门。直接提交给审查员的答复文件或征询意见的信件不视为正式答复,不具备法律效力。

5.1.2答复的签署

细则119.1

申请人未委托专利代理机构的,其提交的意见陈述书或者补正书,应当有申请人的签字或者盖章;申请人是单位的,应当加盖公章;申请人有两个以上的,可以由其代表人签字或者盖章。

申请人委托了专利代理机构的,其答复应当由其所委托的专利代理机构盖章,并由委托书中指定的专利代理人签字或者盖章。专利代理人变更之后,由变更后的专利代理人签字或者盖章。

申请人未委托专利代理机构的,如果其答复没有申请人的签字或者盖章(当申请人有两个以上时,应当有全部申请人的签字或盖章,或者至少有其代表人的签字或盖章),审查员应当将该答复退回初步审查部门处理。

申请人委托了专利代理机构的,如果其答复没有专利代理机构盖章,或者由申请人本人作出了答复,审查员应当将该答复退回初步审查部门处理。

细则119.2

如果申请人或者委托的专利代理人发生变更,则审查员应当核查案卷中是否有相应的著录项目变更通知单;没有该通知单的,审查员应当将答复退回初步审查部门处理。

5.2修 改

根据专利法第三十三条的规定,申请人可以对其专利申请文件进行修改,但是,对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。国际申请的申请人根据专利合作条约规定所提交的修改文件,同样应当符合专利法第三十三条的规定。

根据专利法实施细则第五十一条第一款的规定,发明专利申请人在提出实质审查请求时以及在收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的三个月内,可以对发明专利申请主动提出修改。

根据专利法实施细则第五十一条第三款的规定,申请人在收到专利局发出的审查意见通知书后修改专利申请文件,应当针对通知书指出的缺陷进行修改。

5.2.1修改的要求

专利法第三十三条对修改的内容与范围作出了规定。专利法实施细则第五十一条第一款对主动修改的时机作出了规定,专利法实施细则第五十一条第三款对答复审查意见通知书时的修改方式作出了规定。

法33

5.2.1.1修改的内容与范围

在实质审查程序中,为了使申请符合专利法及其实施细则的规定,对申请文件的修改可能会进行多次。审查员对申请人提交的修改文件进行审查时,要严格掌握专利法第三十三条的规定。不论申请人对申请文件的修改属于主动修改还是针对通知书指出的缺陷进行的修改,都不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。申请人在申请日提交的原说明书和权利要求书记载的范围,是审查上述修改是否符合专利法第三十三条规定的依据,申请人向专利局提交的申请文件的外文文本和优先权文件的内容,不能作为判断申请文件的修改是否符合专利法第三十三条规定的依据。但进入国家阶段的国际申请的原始提交的外文文本除外,其法律效力参见本指南第三部分第二章第3.3节。

如果修改的内容与范围不符合专利法第三十三条的规定,则这样的修改不能被允许。

5.2.1.2主动修改的时机

细则51.1

申请人仅在下述两种情形下可对其发明专利申请文件进行主动修改:

(1)在提出实质审查请求时;

(2)在收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的三个月内。

细则51.3

在答复专利局发出的审查意见通知书时,不得再进行主动修改。

5.2.1.3答复审查意见通知书时的修改方式

根据专利法实施细则第五十一条第三款的规定,在答复审查意见通知书时,对申请文件进行修改的,应当针对通知书指出的缺陷进行修改,如果修改的方式不符合专利法实施细则第五十一条第三款的规定,则这样的修改文本一般不予接受。

然而,对于虽然修改的方式不符合专利法实施细则第五十一条第三款的规定,但其内容与范围满足专利法第三十三条要求的修改,只要经修改的文件消除了原申请文件存在的缺陷,并且具有被授权的前景,这种修改就可以被视为是针对通知书指出的缺陷进行的修改,因而经此修改的申请文件可以接受。

这样处理有利于节约审查程序。但是,当出现下列情况时,即使修改的内容没有超出原说明书和权利要求书记载的范围,也不能被视为是针对通知书指出的缺陷进行的修改,因而不予接受。

(1)主动删除独立权利要求中的技术特征,扩大了该权利要求请求保护的范围。

例如,申请人从独立权利要求中主动删除技术特征,或者主动删除一个相关的技术术语,或者主动删除限定具体应用范围的技术特征,即使该主动修改的内容没有超出原说明书和权利要求书记载的范围,只要修改导致权利要求请求保护的范围扩大,则这种修改不予接受。

(2)主动改变独立权利要求中的技术特征,导致扩大了请求保护的范围。

例如,申请人主动将原权利要求中的技术特征“螺旋弹簧”修改为“弹性部件”,尽管原说明书中记载了“弹性部件”这一技术特征,但由于这种修改扩大了请求保护的范围,因而不予接受。

又如,本章第5.2.3.2节(1)的例1至例4中,即使这四种改变后的内容在原说明书中有记载,也不予接受,因为这样的修改扩大了其请求保护的范围。

(3)主动将仅在说明书中记载的与原来要求保护的主题缺乏单一性的技术内容作为修改后权利要求的主题。

例如,一件有关自行车新式把手的发明专利申请,申请人在说明书中不仅描述了新式把手,而且还描述了其他部件,例如,自行车的车座等。经实质审查,权利要求限定的新式把手不具备创造性。在这种情况下,申请人作出主动修改,将权利要求限定为自行车车座。由于修改后的主题与原来要求保护的主题之间缺乏单一性,这种修改不予接受。

(4)主动增加新的独立权利要求,该独立权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过。

(5)主动增加新的从属权利要求,该从属权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过。

如果申请人答复审查意见通知书时提交的修改文本不是针对通知书指出的缺陷作出的,而是属于上述不予接受的情况,则审查员应当发出审查意见通知书,说明不接受该修改文本的理由,要求申请人在指定期限内提交符合专利法实施细则第五十一条第三款规定的修改文本。同时应当指出,到指定期限届满日为止,申请人所提交的修改文本如果仍然不符合专利法实施细则第五十一条第三款规定或者出现其他不符合专利法实施细则第五十一条第三款规定的内容,审查员将针对修改前的文本继续审查,如作出授权或驳回决定。

如果审查员对当前修改文本中符合要求的部分文本有新的审查意见,可以在本次通知书中一并指出。

5.2.2允许的修改

这里所说的“允许的修改”,主要指符合专利法第三十三条规定的修改。

5.2.2.1对权利要求书的修改

对权利要求书的修改主要包括:通过增加或变更独立权利要求的技术特征,或者通过变更独立权利要求的主题类型或主题名称以及其相应的技术特征,来改变该独立权利要求请求保护的范围;增加或者删除一项或多项权利要求;修改独立权利要求,使其相对于最接近的现有技术重新划界;修改从属权利要求的引用部分,改正其引用关系,或者修改从属权利要求的限定部分,以清楚地限定该从属权利要求请求保护的范围。对于上述修改,只要经修改后的权利要求的技术方案已清楚地记载在原说明书和权利要求书中,就应该允许。

允许的对权利要求书的修改,包括下述各种情形:

法22.2及.3

法26.4

细则20.2

(1)在独立权利要求中增加技术特征,对独立权利要求作进一步的限定,以克服原独立权利要求无新颖性或创造性、缺少解决技术问题的必要技术特征、未以说明书为依据或者未清楚地限定要求专利保护的范围等缺陷。只要增加了技术特征的独立权利要求所述的技术方案未超出原说明书和权利要求书记载的范围,这样的修改就应当被允许。

法22.2及.3

法26.4

(2)变更独立权利要求中的技术特征,以克服原独立权利要求未以说明书为依据、未清楚地限定要求专利保护的范围或者无新颖性或创造性等缺陷。只要变更了技术特征的独立权利要求所述的技术方案未超出原说明书和权利要求书记载的范围,这种修改就应当被允许。

对于含有数值范围技术特征的权利要求中数值范围的修改,只有在修改后数值范围的两个端值在原说明书和/或权利要求书中已确实记载且修改后的数值范围在原数值范围之内的前提下,才是允许的。例如,权利要求的技术方案中,某温度为20℃~90℃,对比文件公开的技术内容与该技术方案的区别是其所公开的相应的温度范围为0℃~100℃,该文件还公开了该范围内的一个特定值40℃,因此,审查员在审查意见通知书中指出该权利要求无新颖性。如果发明专利申请的说明书或者权利要求书还记载了20℃~90℃范围内的特定值40℃、60℃和80℃,则允许申请人将权利要求中该温度范围修改成60℃~80℃或者60℃~90℃。

法22.2及.3

法26.4

(3)变更独立权利要求的类型、主题名称及相应的技术特征,以克服原独立权利要求类型错误或者缺乏新颖性或创造性等缺陷。只要变更后的独立权利要求所述的技术方案未超出原说明书和权利要求书记载的范围,就可允许这种修改。

法31.1及26.4

细则21.3

(4)删除一项或多项权利要求,以克服原第一独立权利要求和并列的独立权利要求之间缺乏单一性,或者两项权利要求具有相同的保护范围而使权利要求书不简要,或者权利要求未以说明书为依据等缺陷,这样的修改不会超出原权利要求书和说明书记载的范围,因此是允许的。

细则21.1

(5)将独立权利要求相对于最接近的现有技术正确划界。

这样的修改不会超出原权利要求书和说明书记载的范围,因此是允许的。

细则22.1及.2

(6)修改从属权利要求的引用部分,改正引用关系上的错误,使其准确地反映原说明书中所记载的实施方式或实施例。

这样的修改不会超出原权利要求书和说明书记载的范围,因此是允许的。

细则20.3及22.1

(7)修改从属权利要求的限定部分,清楚地限定该从属权利要求的保护范围,使其准确地反映原说明书中所记载的实施方式或实施例,这样的修改不会超出原说明书和权利要求书记载的范围,因此是允许的。

上面对权利要求书允许修改的几种情况作了说明,由于这些修改符合专利法第三十三条的规定,因而是允许的。但经过上述修改后的权利要求书是否符合专利法及其实施细则的其他所有规定,还有待审查员对其进行继续审查。对于答复审查意见通知书时所作的修改,审查员要判断修改后的权利要求书是否已克服了审查意见通知书所指出的缺陷,这样的修改是否造成了新出现的其他缺陷;对于申请人所作出的主动修改,审查员应当判断该修改后的权利要求书是否存在不符合专利法及其实施细则规定的其他缺陷。

5.2.2.2对说明书及其摘要的修改

对于说明书的修改,主要有两种情况,一种是针对说明书中本身存在的不符合专利法及其实施细则规定的缺陷作出的修改,另一种是根据修改后的权利要求书作出的适应性修改,上述两种修改只要不超出原说明书和权利要求书记载的范围,则都是允许的。

细则17允许的说明书及其摘要的修改包括下述各种情形。

(1)修改发明名称,使其准确、简要地反映要求保护的主题的名称。如果独立权利要求的类型包括产品、方法和用途,则这些请求保护的主题都应当在发明名称中反映出来。发明名称应当尽可能简短,一般不得超过25个字,特殊情况下,例如,化学领域的某些专利申请,可以允许最多到40个字。

(2)修改发明所属技术领域。该技术领域是指该发明在国际专利分类表中的分类位置所反映的技术领域。为便于公众和审查员清楚地理解发明和其相应的现有技术,应当允许修改发明所属技术领域,使其与国际专利分类表中最低分类位置涉及的领域相关。

(3)修改背景技术部分,使其与要求保护的主题相适应。

独立权利要求按照专利法实施细则第二十一条的规定撰写的,说明书背景技术部分应当记载与该独立权利要求前序部分所述的现有技术相关的内容,并引证反映这些背景技术的文件。如果审查员通过检索发现了比申请人在原说明书中引用的现有技术更接近所要求保护的主题的对比文件,则应当允许申请人修改说明书,将该文件的内容补入这部分,并引证该文件,同时删除描述不相关的现有技术的内容。应当指出,这种修改实际上使说明书增加了原申请的权利要求书和说明书未曾记载的内容,但由于修改仅涉及背景技术而不涉及发明本身,且增加的内容是申请日前已经公知的现有技术,因此是允许的。

(4)修改发明内容部分中与该发明所解决的技术问题有关的内容,使其与要求保护的主题相适应,即反映该发明的技术方案相对于最接近的现有技术所解决的技术问题。当然,修改后的内容不应超出原说明书和权利要求书记载的范围。

细则3.1

(5)修改发明内容部分中与该发明技术方案有关的内容,使其与独立权利要求请求保护的主题相适应。如果独立权利要求进行了符合专利法及其实施细则规定的修改,则允许该部分作相应的修改;如果独立权利要求未作修改,则允许在不改变原技术方案的基础上,对该部分进行理顺文字、改正不规范用词、统一技术术语等修改。

(6)修改发明内容部分中与该发明的有益效果有关的内容。

只有在某(些)技术特征在原始申请文件中已清楚地记载,而其有益效果没有被清楚地提及,但所属技术领域的技术人员可以直接地、毫无疑义地从原始申请文件中推断出这种效果的情况下,才允许对发明的有益效果作合适的修改。

(7)修改附图说明。申请文件中有附图,但缺少附图说明的,允许补充所缺的附图说明;附图说明不清楚的,允许根据上下文作出合适的修改。

(8)修改最佳实施方式或者实施例。这种修改中允许增加的内容一般限于补入原实施方式或者实施例中具体内容的出处以及已记载的反映发明的有益效果数据的标准测量方法(包括所使用的标准设备、器具)。如果由检索结果得知原申请要求保护的部分主题已成为现有技术的一部分,则申请人应当将反映这部分主题的内容删除,或者明确写明其为现有技术。

细则18

(9)修改附图。删除附图中不必要的词语和注释,可将其补入说明书文字部分之中;修改附图中的标记使之与说明书文字部分相一致;在文字说明清楚的情况下,为使局部结构清楚起见,允许增加局部放大图;修改附图的阿拉伯数字编号,使每幅图使用一个编号。

细则23

(10)修改摘要。通过修改使摘要写明发明的名称和所属技术领域,清楚地反映所要解决的技术问题、解决该问题的技术方案的要点以及主要用途;删除商业性宣传用语;更换摘要附图,使其最能反映发明技术方案的主要技术特征。

(11)修改由所属技术领域的技术人员能够识别出的明显错误,即语法错误、文字错误和打印错误。对这些错误的修改必须是所属技术领域的技术人员能从说明书的整体及上下文看出的唯一的正确答案。

5.2.3不允许的修改

法33

作为一个原则,凡是对说明书(及其附图)和权利要求书作出不符合专利法第三十三条规定的修改,均是不允许的。

具体地说,如果申请的内容通过增加、改变和/或删除其中的一部分,致使所属技术领域的技术人员看到的信息与原申请记载的信息不同,而且又不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定,那么,这种修改就是不允许的。

这里所说的申请内容,是指原说明书(及其附图)和权利要求书记载的内容,不包括任何优先权文件的内容。

5.2.3.1不允许的增加

不能允许的增加内容的修改,包括下述几种。

(1)将某些不能从原说明书(包括附图)和/或权利要求书中直接明确认定的技术特征写入权利要求和/或说明书。

(2)为使公开的发明清楚或者使权利要求完整而补入不能从原说明书(包括附图)和/或权利要求书中直接地、毫无疑义地确定的信息。

(3)增加的内容是通过测量附图得出的尺寸参数技术特征。

(4)引入原申请文件中未提及的附加组分,导致出现原申请没有的特殊效果。

(5)补入了所属技术领域的技术人员不能直接从原始申请中导出的有益效果。

(6)补入实验数据以说明发明的有益效果,和/或补入实施方式和实施例以说明在权利要求请求保护的范围内发明能够实施。

(7)增补原说明书中未提及的附图,一般是不允许的;如果增补背景技术的附图,或者将原附图中的公知技术附图更换为最接近现有技术的附图,则应当允许。

5.2.3.2不允许的改变

不能允许的改变内容的修改,包括下述几种。

(1)改变权利要求中的技术特征,超出了原权利要求书和说明书记载的范围。

【例1】

原权利要求限定了一种在一边开口的唱片套。附图中也只给出了一幅三边胶接在一起、一边开口的套子视图。如果申请人后来把权利要求修改成“至少在一边开口的套子”,而原说明书中又没有任何地方提到过“一个以上的边可以开口”,那么,这种改变超出了原权利要求书和说明书记载的范围。

【例2】

原权利要求涉及制造橡胶的成分,不能将其改成制造弹性材料的成分,除非原说明书已经清楚地指明。

【例3】

原权利要求请求保护一种自行车闸,后来申请人把权利要求修改成一种车辆的闸,而从原权利要求书和说明书不能直接得到修改后的技术方案。这种修改也超出了原权利要求书和说明书记载的范围。

【例4】

用不能从原申请文件中直接得出的“功能性术语+装置”的方式,来代替具有具体结构特征的零件或者部件。这种修改超出了原权利要求书和说明书记载的范围。

(2)由不明确的内容改成明确具体的内容而引入原申请文件中没有的新的内容。

【例如】

一件有关合成高分子化合物的发明专利申请,原申请文件中只记载在“较高的温度”下进行聚合反应。当申请人看到审查员引证的一份对比文件中记载了在40℃下进行同样的聚合反应后,将原说明书中“较高的温度”改成“高于40℃的温度”。虽然“高于40℃的温度”的提法包括在“较高的温度”范围内,但是,所属技术领域的技术人员,并不能从原申请文件中理解到“较高的温度”是指“高于40℃的温度”。因此,这种修改引入了新内容。

(3)将原申请文件中的几个分离的特征,改变成一种新的组合,而原申请文件没有明确提及这些分离的特征彼此间的关联。

(4)改变说明书中的某些特征,使得改变后反映的技术内容不同于原申请文件记载的内容,超出了原说明书和权利要求书记载的范围。

【例1】

一件有关多层层压板的发明专利申请,其原申请文件中描述了几种不同的层状安排的实施方式,其中一种结构是外层为聚乙烯。如果申请人修改说明书,将外层的聚乙烯改变为聚丙烯,那么,这种修改是不允许的。因为修改后的层压板完全不同于原来记载的层压板。

【例2】

原申请文件中记载了“例如螺旋弹簧支持物”的内容,说明书经修改后改变为“弹性支持物”,导致将一个具体的螺旋弹簧支持方式,扩大到一切可能的弹性支持方式,使所反映的技术内容超出了原说明书和权利要求书记载的范围。

【例3】

原申请文件中限定温度条件为10℃或者300℃,后来说明书中修改为10℃~300℃,如果根据原申请文件记载的内容不能直接地、毫无疑义地得到该温度范围,则该修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围。

【例4】

原申请文件中限定组合物的某成分的含量为5%或者45%~60%,后来说明书中修改为5%~60%,如果根据原申请文件记载的内容不能直接地、毫无疑义地得到该含量范围,则该修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围。

5.2.3.3不允许的删除

不能允许删除某些内容的修改,包括下述几种。

(1)从独立权利要求中删除在原申请中明确认定为发明的必要技术特征的那些技术特征,即删除在原说明书中始终作为发明的必要技术特征加以描述的那些技术特征;或者从权利要求中删除一个与说明书记载的技术方案有关的技术术语;或者从权利要求中删除在说明书中明确认定的关于具体应用范围的技术特征。

例如,将“有肋条的侧壁”改成“侧壁”。又例如,原权利要求是“用于泵的旋转轴密封……”,修改后的权利要求是“旋转轴密封”。上述修改都是不允许的,因为在原说明书中找不到依据。

(2)从说明书中删除某些内容而导致修改后的说明书超出了原说明书和权利要求书记载的范围。

例如,一件有关多层层压板的发明专利申请,其说明书中描述了几种不同的层状安排的实施方式,其中一种结构是外层为聚乙烯。如果申请人修改说明书,将外层的聚乙烯这一层去掉,那么,这种修改是不允许的。因为修改后的层压板完全不同于原来记载的层压板。

(3)如果在原说明书和权利要求书中没有记载某特征的原数值范围的其他中间数值,而鉴于对比文件公开的内容影响发明的新颖性和创造性,或者鉴于当该特征取原数值范围的某部分时发明不可能实施,申请人采用具体“放弃”的方式,从上述原数值范围中排除该部分,使得要求保护的技术方案中的数值范围从整体上看来明显不包括该部分,由于这样的修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围,因此除非申请人能够根据申请原始记载的内容证明该特征取被“放弃”的数值时,本发明不可能实施,或者该特征取经“放弃”后的数值时,本发明具有新颖性和创造性,否则这样的修改不能被允许。例如,要求保护的技术方案中某一数值范围为X1=600~10000,对比文件公开的技术内容与该技术方案的区别仅在于其所述的数值范围为X2=240~1500,因为X1与X2部分重迭,故该权利要求无新颖性。申请人采用具体“放弃”的方式对X1进行修改,排除X1中与X2相重迭的部分,即600~1500,将要求保护的技术方案中该数值范围修改为X1>1500至X1=10000。如果申请人不能根据原始记载的内容和现有技术证明本发明在X1>1500至X1=10000的数值范围相对于对比文件公开的X2=240~1500具有创造性,也不能证明X1取600~1500时,本发明不能实施,则这样的修改不能被允许。

5.2.4修改的具体形式

5.2.4.1提交替换页

根据专利法实施细则第五十二条的规定,说明书或者权利要求书的修改部分,应当按照规定格式提交替换页。替换页的提交有两种方式。

(1)提交重新打印的替换页和修改对照表。

这种方式适用于修改内容较多的说明书、权利要求书以及所有作了修改的附图。申请人在提交替换页的同时,要提交一份修改前后的对照明细表。

(2)提交重新打印的替换页和在原文复制件上作出修改的对照页。

这种方式适用于修改内容较少的说明书和权利要求书。申请人在提交重新打印的替换页的同时提交直接在原文复制件上修改的对照页,使审查员更容易察觉修改的内容。

细则52及51.4

5.2.4.2审查员依职权修改

通常,对申请的修改必须由申请人以正式文件的形式提出。对于申请文件中个别文字、标记的修改或者增删及对发明名称或者摘要的明显错误(参见本章第5.2.2.2节(11)和第6.2.2节)的修改,审查员可以依职权进行,并通知申请人。

此时,应当使用钢笔、签字笔或者圆珠笔作出清楚明显的修改,而不得使用铅笔进行修改。

6.驳回决定和授予专利权的通知

法38及39

细则58

审查员应当在尽可能短的时间内完成申请的实质审查。通常,在发出一次或者两次审查意见通知书后,审查员就可以作出驳回决定或者发出授予专利权的通知书。决定或者通知书一经发出,申请人的任何呈文、答复和修改均不再予以考虑。

6.1驳回决定

6.1.1驳回申请的条件

法38

审查员在作出驳回决定之前,应当将其经实质审查认定申请属于专利法实施细则第五十三条规定的应予驳回情形的事实、理由和证据通知申请人,并给申请人至少一次陈述意见和/或修改申请文件的机会。

驳回决定一般应当在第二次审查意见通知书之后才能作出。但是,如果申请人在第一次审查意见通知书指定的期限内未针对通知书指出的可驳回缺陷提出有说服力的意见陈述和/或证据,也未针对该缺陷对申请文件进行修改或者修改仅是改正了错别字或更换了表述方式而技术方案没有实质上的改变,则审查员可以直接作出驳回决定。

如果申请人对申请文件进行了修改,即使修改后的申请文件仍然存在用已通知过申请人的理由和证据予以驳回的缺陷,但只要驳回所针对的事实改变,就应当给申请人再一次陈述意见和/或修改申请文件的机会。但对于此后再次修改涉及同类缺陷的,如果修改后的申请文件仍然存在足以用已通知过申请人的理由和证据予以驳回的缺陷,则审查员可以直接作出驳回决定,无需再次发出审查意见通知书,以兼顾听证原则与程序节约原则。

6.1.2驳回的种类

专利法实施细则第五十三条规定的驳回发明专利申请的情形如下:

法5

法25

(1)专利申请的主题违反法律、社会公德或者妨害公共利益,或者申请的主题是违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源,并依赖该遗传资源完成的,或者申请的主题属于专利法第二十五条规定的不授予发明专利权的客体;

法2.2

(2)专利申请不是对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案;

法20.1

(3)专利申请所涉及的发明在中国完成,且向外国申请专利前未报经专利局进行保密审查的;

法22

(4)专利申请的发明不具备新颖性、创造性或实用性;

法26.3及.4

(5)专利申请没有充分公开请求保护的主题,或者权利要求未以说明书为依据,或者权利要求未清楚、简要地限定要求专利保护的范围;

法26.5

(6)专利申请是依赖遗传资源完成的发明创造,申请人在专利申请文件中没有说明该遗传资源的直接来源和原始来源;对于无法说明原始来源的,也没有陈述理由;

法31.1

(7)专利申请不符合专利法关于发明专利申请单一性的规定;

法9

(8)专利申请的发明是依照专利法第九条规定不能取得专利权的;

细则20.2

(9)独立权利要求缺少解决技术问题的必要技术特征;

法33

细则43.1

(10)申请的修改或者分案的申请超出原说明书和权利要求书记载的范围。

6.1.3驳回决定的组成

驳回决定应当包括如下两部分。

(1)标准表格

标准表格中各项应当按照要求填写完整;申请人有两个以上的,应当填写所有申请人的姓名或者名称(参见本指南第五部分第六章第1.2节)。

(2)驳回决定正文

驳回决定正文包括案由、驳回的理由以及决定三个部分。

6.1.4驳回决定正文的撰写

6.1.4.1案 由

案由部分应当简要陈述申请的审查过程,特别是与驳回决定有关的情况,即历次的审查意见(包括所采用的证据)和申请人的答复概要、申请所存在的导致被驳回的缺陷以及驳回决定所针对的申请文本。

6.1.4.2驳回的理由

在驳回理由部分,审查员应当详细论述驳回决定所依据的事实、理由和证据,尤其应当注意下列各项要求。

(1)正确选用法律条款。当可以同时根据专利法及其实施细则的不同条款驳回申请时,应当选择其中最为适合、占主导地位的条款作为驳回的主要法律依据,同时简要地指出申请中存在的其他实质性缺陷。

(2)以令人信服的事实、理由和证据作为驳回的依据,而且对于这些事实、理由和证据的听证,已经符合本章第6.1.1节所述的驳回申请的条件。

(3)对于不符合专利法第二十二条规定并且即使经过修改也不可能被授予专利权的申请,应当逐一地对每项权利要求进行分析。

驳回的理由要充分完整、说理透彻、逻辑严密、措词恰当,不能只援引法律条款或者只作出断言。审查员在驳回理由部分还应当对申请人的争辩意见进行简要的评述。

6.1.4.3决 定

在决定部分,审查员应当写明驳回的理由属于专利法实施细则第五十三条的哪一种情形,并根据专利法第三十八条的规定引出驳回该申请的结论。

6.2授予专利权的通知

6.2.1发出授予专利权的通知书的条件

法39

细则54.1

发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的,专利局应当作出授予专利权的决定。在作出授予专利权的决定之前,应当发出授予发明专利权的通知书。授权的文本,必须是经申请人以书面形式最后确认的文本。

6.2.2发出授予专利权的通知书时应做的工作

在发出授予专利权的通知书前,允许审查员对准备授权的文本依职权作如下的修改(参见本章第5.2.4.2节)。

细则51.4

(1)说明书方面:修改明显不适当的发明名称和/或发明所属技术领域;改正错别字、错误的符号、标记等;修改明显不规范的用语;增补说明书各部分所遗漏的标题;删除附图中不必要的文字说明等。

(2)权利要求书方面:改正错别字、错误的标点符号、错误的附图标记、附图标记增加括号。但是,可能引起保护范围变化的修改,不属于依职权修改的范围。

(3)摘要方面:修改摘要中不适当的内容及明显的错误。审查员所作的上述修改应当通知申请人。

审查员还应当依次做好下述工作:在案卷封面上填写自己确定的该专利的IPC分类号并交本审查处的分类裁决负责人核定;将整理好的准备授权的文本放入公报袋,同时在公报袋上填写规定的项目并且盖章;填写授予专利权的通知书(标准表格),一式两份,盖章后,一份装订在案卷中,另一份放入申请案卷封面里夹;整理好一份完整的案卷,并且在封面和封底填写授权时案卷交接记录和授权发文记录;申请人对发明的名称进行了修改的,优先权经核实有变化的,或者经核定的IPC分类号相对于原分类号有变化的,还应当填写“著录项目变更通知单”一式两份,一份装订在案卷第一装订条的首页之前,另一份放入案卷封面里夹。

7.实质审查程序的终止、中止和恢复

7.1程序的终止

发明专利申请的实质审查程序,因审查员作出驳回决定且决定生效,或者发出授予专利权的通知书,或者因申请人主动撤回申请,或者因申请被视为撤回而终止。

对于驳回或者授权的申请,审查员应当在其案卷封面上的“实审”一栏内写明“驳回”或者“授权”字样,并且盖章。

对于每件申请,审查员应当建立个人审查档案,便于今后的查询、统计(参见本章第3.3节)。

7.2程序的中止

实质审查程序可能因专利申请权归属纠纷的当事人根据专利法实施细则第八十六条第一款的规定提出请求而中止或因财产保全而中止。一旦审查员接到程序中止调回案卷的通知,应当在规定的期限内将案卷返还流程管理部门。

7.3程序的恢复

专利申请因不可抗拒的事由或正当理由耽误专利法或其实施细则规定的期限或者专利局指定的期限造成被视为撤回而导致程序终止的,根据专利法实施细则第六条第一款和第二款的规定,申请人可以向专利局请求恢复被终止的实质审查程序,权利被恢复的,专利局恢复实质审查程序。

细则86.3

对于因专利申请权归属纠纷当事人的请求而中止的实质审查程序,在专利局收到发生法律效力的调解书或判决书后,凡不涉及权利人变动的,应及时予以恢复;涉及权利人变动的,在办理相应的著录项目变更手续后予以恢复。若自上述请求中止之日起一年内,专利申请权归属纠纷未能结案,请求人又未请求延长中止的,专利局将自行恢复被中止的实质审查程序。

审查员在接到流程管理部门送达的有关恢复审查程序的书面通知和专利申请案卷后,应当重新启动实质审查程序。

8.前置审查与复审后的继续审查

根据专利法实施细则第六十二条的规定,审查员应当对专利复审委员会转送的复审请求书进行前置审查,并在收到转交的案卷之日起一个月内作出前置审查意见书,该前置审查意见书随案卷转送专利复审委员会,由专利复审委员会作出复审决定。前置审查的要求适用本指南第四部分第二章第3节的规定。

细则63.2

专利复审委员会作出撤销专利局的驳回决定的复审决定后,审查员应当对专利申请进行继续审查。对继续审查的要求适用本章的规定,但在继续审查过程中,审查员不得以同一事实、理由和证据作出与该复审决定意见相反的驳回决定(参见本指南第四部分第二章第7节)。


第九章关于涉及计算机程序的发明专利申请审查的若干规定

1.引 言

涉及计算机程序的发明专利申请的审查具有一定的特殊性,本章旨在根据专利法及其实施细则的规定,对涉及计算机程序的发明专利申请的审查特殊性作出具体规定。

涉及计算机程序的发明专利申请还具有与其他领域的发明专利申请相同的一般性,对于本章未提及的一般性审查事项,应当遵循本指南其他章的规定,对涉及计算机程序的发明专利申请进行审查。

本章所说的计算机程序本身是指为了能够得到某种结果而可以由计算机等具有信息处理能力的装置执行的代码化指令序列,或者可被自动转换成代码化指令序列的符号化指令序列或者符号化语句序列。计算机程序本身包括源程序和目标程序。

本章所说的涉及计算机程序的发明是指为解决发明提出的问题,全部或部分以计算机程序处理流程为基础,通过计算机执行按上述流程编制的计算机程序,对计算机外部对象或者内部对象进行控制或处理的解决方案。所说的对外部对象的控制或处理包括对某种外部运行过程或外部运行装置进行控制,对外部数据进行处理或者交换等;所说的对内部对象的控制或处理包括对计算机系统内部性能的改进,对计算机系统内部资源的管理,对数据传输的改进等。涉及计算机程序的解决方案并不必须包含对计算机硬件的改变。

2.涉及计算机程序的发明专利申请的审查基准审查应当针对要求保护的解决方案,即每项权利要求所限定的解决方案。

根据专利法第二十五条第一款第(二)项的规定,对智力活动的规则和方法不授予专利权。涉及计算机程序的发明专利申请属于本部分第一章第4.2节所述情形的,按照该节的原则进行审查:

(1)如果一项权利要求仅仅涉及一种算法或数学计算规则,或者计算机程序本身或仅仅记录在载体(例如磁带、磁盘、光盘、磁光盘、ROM、PROM、VCD、DVD 或者其他的计算机可读介质)上的计算机程序本身,或者游戏的规则和方法等,则该权利要求属于智力活动的规则和方法,不属于专利保护的客体。

如果一项权利要求除其主题名称之外,对其进行限定的全部内容仅仅涉及一种算法或者数学计算规则,或者程序本身,或者游戏的规则和方法等,则该权利要求实质上仅仅涉及智力活动的规则和方法,不属于专利保护的客体。

例如,仅由所记录的程序本身限定的计算机可读存储介质或者一种计算机程序产品,或者仅由游戏规则限定的、不包括任何技术性特征,例如不包括任何物理实体特征限定的计算机游戏装置等,由于其实质上仅仅涉及智力活动的规则和方法,因而不属于专利保护的客体。但是,如果专利申请要求保护的介质涉及其物理特性的改进,例如迭层构成、磁道间隔、材料等,则不属此列。

(2)除了上述(1)所述的情形之外,如果一项权利要求在对其进行限定的全部内容中既包含智力活动的规则和方法的内容,又包含技术特征,例如在对上述游戏装置等限定的内容中既包括游戏规则,又包括技术特征,则该权利要求就整体而言并不是一种智力活动的规则和方法,不应当依据专利法第二十五条排除其获得专利权的可能性。

根据专利法第二条第二款的规定,专利法所称的发明是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。涉及计算机程序的发明专利申请只有构成技术方案才是专利保护的客体。

如果涉及计算机程序的发明专利申请的解决方案执行计算机程序的目的是解决技术问题,在计算机上运行计算机程序从而对外部或内部对象进行控制或处理所反映的是遵循自然规律的技术手段,并且由此获得符合自然规律的技术效果,则这种解决方案属于专利法第二条第二款所说的技术方案,属于专利保护的客体。

如果涉及计算机程序的发明专利申请的解决方案执行计算机程序的目的不是解决技术问题,或者在计算机上运行计算机程序从而对外部或内部对象进行控制或处理所反映的不是利用自然规律的技术手段,或者获得的不是受自然规律约束的效果,则这种解决方案不属于专利法第二条第二款所说的技术方案,不属于专利保护的客体。

例如,如果涉及计算机程序的发明专利申请的解决方案执行计算机程序的目的是为了实现一种工业过程、测量或测试过程控制,通过计算机执行一种工业过程控制程序,按照自然规律完成对该工业过程各阶段实施的一系列控制,从而获得符合自然规律的工业过程控制效果,则这种解决方案属于专利法第二条第二款所说的技术方案,属于专利保护的客体。

如果涉及计算机程序的发明专利申请的解决方案执行计算机程序的目的是为了处理一种外部技术数据,通过计算机执行一种技术数据处理程序,按照自然规律完成对该技术数据实施的一系列技术处理,从而获得符合自然规律的技术数据处理效果,则这种解决方案属于专利法第二条第二款所说的技术方案,属于专利保护的客体。

如果涉及计算机程序的发明专利申请的解决方案执行计算机程序的目的是为了改善计算机系统内部性能,通过计算机执行一种系统内部性能改进程序,按照自然规律完成对该计算机系统各组成部分实施的一系列设置或调整,从而获得符合自然规律的计算机系统内部性能改进效果,则这种解决方案属于专利法第二条第二款所说的技术方案,属于专利保护的客体。

3.涉及计算机程序的发明专利申请的审查示例

以下,根据上述审查基准,给出涉及计算机程序的发明专利申请的审查示例。

(1)属于专利法第二十五条第一款第(二)项范围之内的涉及计算机程序的发明专利申请,不属于专利保护的客体。

【例1】

利用计算机程序求解圆周率的方法

申请内容概述

发明专利申请的解决方案是一种利用计算机程序求解圆周率的方法,该方法首先将一正方形的面积用均匀的足够精确的“点”进行划分,再作此正方形的内切圆,然后执行一个计算机程序来求解圆周率π,该计算机程序先对上述正方形内均匀分布的“点”进行脉冲计数,然后按照如下公式进行计算求出圆周率π:

π=Σ圆内“点”计数值

Σ正方形内“点”计数值×4

在计算中,若取样的“点”划分得越多越细,则圆周率的值也就计算得越精确。

申请的权利要求

一种利用计算机程序求解圆周率的方法,其特征在于,包括以下步骤:

计算一个正方形内“点”的数目;

计算该正方形内切圆内“点”的数目;

根据公式

π=Σ圆内“点”计数值

Σ正方形内“点”计数值×4

来求解圆周率。

分析及结论

这种解决方案仅仅涉及一种由计算机程序执行的纯数学运算方法或者规则,本质属于人的抽象思维方式,因此,该发明专利申请属于专利法第二十五条第一款第(二)项规定的智力活动的规则和方法,不属于专利保护的客体。

【例2】

一种自动计算动摩擦系数μ的方法

申请内容概述

发明专利申请的解决方案涉及一种使用计算机程序计算动摩擦系数μ的方法。测量动摩擦系数的传统方法是采用一种装置以固定速度牵引被测绳状物,分别测出摩擦片的位置变化量S1和S2,再按下列公式:

μ=(logS2-logS1)/e

计算出被测绳状物的动摩擦系数μ。

申请的权利要求

一种利用计算机程序实现自动计算动摩擦系数μ的方法,其特征在于,包括以下步骤:

计算摩擦片的位置变化量S1和S2的比值;

计算变化量的比值S2/S1的对数logS2/S1;

求出对数logS2/S1与e的比值。

分析及结论

这种解决方案不是对测量方法的改进,而是一种由计算机程序执行的数值计算方法,求解的虽然与物理量有关,但求解过程是一种数值计算,该解决方案整体仍旧属于一种数学计算方法。因此,该发明专利申请属于专利法第二十五条第一款第(二)项规定的智力活动的规则和方法,不属于专利保护的客体。

【例3】

一种全球语言文字通用转换方法

申请内容概述

现有的自动翻译系统只是一对一、一对多或者多对多的语言处理系统,其存在的问题是程序复杂、各种词性的词性标注方式不同、数量繁多且复杂。针对上述缺陷,发明专利申请提供一种统一的、针对全球任意多种语言进行翻译的方法,利用与世界语辅助语标注方式相同的“全球语言文字输入方法”实现不同语言在语法、句法上一体化,在语言转换时,使用世界语和世界语辅助语作为机器翻译的中介语。

申请的权利要求

一种利用计算机进行全球语言文字通用转换的方法,包括以下步骤:

将全球语言文字统一在单词后先以辅音字母标词法,后以辅音字母标句法的方式,形成与各种录入语言相对应的录入语言辅助语;

利用中介语与录入的语言辅助语的对应关系进行语言转换,所述中介语为世界语和世界语辅助语;

其特征在于,所述录入时的标词法和标句法方式与形成世界语辅助语的标词法和标句法方式相同,其中标词法方式为:-m为名词,-x为形容词,-y为复数,-s为数量词,-f为副词;所述标句法的方式为:-z为主语,-w为谓语,-d为定语,-n为宾语,-b为补语,其包括表语,-k为状语。

分析及结论

这种解决方案虽然在主题名称中包括有计算机,但对其限定的全部内容只是利用统一的翻译中介语,通过人为规定全球语言文字的录入规则,实现对全球语言进行统一方式的翻译转换。该解决方案不是对机器翻译方法的改进,没有在机器翻译上体现不同语言文字自身固有的客观语言规律与计算机技术结合的改进,而是根据发明人自己的主观认识对语言文字转换规则进行重新规定和定义,所体现的只是录入语言辅助语与中介语的对应关系被统一于世界语辅助语的标词和标句规则,其本质属于专利法第二十五条第一款第(二)项规定的智力活动的规则和方法,不属于专利保护的客体。

(2)为了解决技术问题而利用技术手段,并获得技术效果的涉及计算机程序的发明专利申请属于专利法第二条第二款规定的技术方案,因而属于专利保护的客体。

【例4】

一种控制橡胶模压成型工艺的方法

申请内容概述

发明专利申请涉及一种利用计算机程序对橡胶模压成型工艺进行控制的方法,该计算机程序可以精确、实时地控制该成型工艺中的橡胶硫化时间,克服了现有技术的橡胶模压成型工艺过程中经常出现的过硫化和欠硫化的缺陷,使橡胶产品的质量大为提高。

申请的权利要求

一种采用计算机程序控制橡胶模压成型工艺的方法,其特征在于包括以下步骤:

通过温度传感器对橡胶硫化温度进行采样;

响应所述硫化温度计算橡胶制品在硫化过程中的正硫化时间;

判断所述的正硫化时间是否达到规定的正硫化时间;

当所述正硫化时间达到规定的正硫化时间时即发出终止硫化信号。

分析及结论

该解决方案是利用计算机程序控制橡胶模压成型工艺过程,其目的是为了防止橡胶的过硫化和欠硫化,解决的是技术问题,该方法通过执行计算机程序完成对橡胶模压成型工艺进行的处理,反映的是根据橡胶硫化原理对橡胶硫化时间进行精确、实时控制,利用的是遵循自然规律的技术手段,由于精确实时地控制了硫化时间,从而使橡胶产品的质量大为提高,所获得的是技术效果。因此,该发明专利申请是一种通过执行计算机程序实现工业过程控制的解决方案,属于专利法第二条第二款规定的技术方案,属于专利保护的客体。

【例5】

一种扩充移动计算设备存储容量的方法

申请内容概述

现有移动计算设备例如便携式计算机、手机等由于其体积以及便携性的要求,通常使用存储容量较小的闪存卡作为存储介质,使得移动计算设备由于受到存储容量的限制而不能处理需要大存储容量的多媒体数据,因而在移动计算设备上无法应用多媒体技术。发明专利申请提供了一种利用虚拟设备文件系统来扩充移动计算设备的存储容量的方法,使移动计算设备能够将服务器上的大容量存储空间用于本地应用。

申请的权利要求

一种利用虚拟设备文件系统扩充移动计算设备存储容量的方法,其特征在于,包括以下步骤:

在移动计算设备上建立一个虚拟设备文件系统模块,并挂入移动设备的操作系统;

通过虚拟设备文件系统模块向移动计算设备上的应用提供一个虚拟的存储空间,并把对这个虚拟存储空间的读写请求通过网络发送到远端服务器;

在远端服务器上,把从移动计算设备传来的读写请求转化为对服务器上本地存储设备的读写请求,并把读写的结果通过网络传回移动计算设备。

分析及结论

该解决方案是一种改进移动计算设备存储容量的方法,解决的是如何增加便携式计算机等移动计算设备的有效存储容量的技术问题,该方法通过执行计算机程序实现对移动计算设备内部运行性能的改进,反映的是利用虚拟设备文件系统模块在本地计算机上建立虚拟存储空间,将对本地存储设备的访问转换为对服务器上的存储设备的访问,利用的是遵循自然规律的技术手段,获得移动计算设备对数据的存储不受其本身存储容量限制的技术效果。因此,该发明专利申请是一种通过执行计算机程序实现计算机系统内部性能改进的解决方案,属于专利法第二条第二款规定的技术方案,属于专利保护的客体。

【例6】

一种去除图像噪声的方法

申请内容概述

现有技术通常采用均值滤波方式,即用噪声周围的像素点的均值替代噪声的像素值的方式来去除图像噪声,但这会造成相邻像素的灰度差值被缩小,从而产生图像模糊的现象。发明专利申请提出一种去除图像噪声的方法,利用概率统计论中的3θ原理,将灰度值落在均值上下3倍方差外的像素点看作是噪声进行去除,而对灰度值落在均值上下3倍方差内的像素点不修改其灰度值,从而既能有效地去除图像噪声,又能够减少因去除图像噪声处理产生的图像模糊现象。

申请的权利要求

一种去除图像噪声的方法,其特征在于,包括以下步骤:

获取输入计算机的待处理图像的各个像素数据;

使用该图像所有像素的灰度值,计算出该图像的灰度均值及其灰度方差值;

读取图像所有像素的灰度值,逐个判断各个像素的灰度值是否落在均值上下3倍方差内,如果是,则不修改该像素的灰度值,否则该像素为噪声,通过修改该像素的灰度值去除噪声。

分析及结论

该解决方案是一种图像数据处理方法,所要解决的问题是如何在有效地去除图像噪声的同时,又能够减少因去除图像噪声处理产生的图像模糊现象,是技术问题,该方法通过执行计算机程序实现图像数据的去除噪声处理,反映的是根据具有技术含义的像素数据的灰度均值及其灰度方差值,对灰度值落在均值上下3倍方差外的像素点视为图像噪声予以去除,对灰度值落在均值上下3倍方差内的像素点视为图像信号不修改其灰度值,避免像现有技术那样对所有像素点都用均值替代的缺陷,利用的是遵循自然规律的技术手段,获得既能有效去除图像噪声又能减少因去除图像噪声处理造成的图像模糊现象的效果,同时由于被替换的像素点明显减少,使得系统的运算量减少,图像处理速度和图像质量提高,因而获得的是技术效果。

因此,该发明专利申请是一种通过执行计算机程序实现外部技术数据处理的解决方案,属于专利法第二条第二款规定的技术方案,属于专利保护的客体。

【例7】

一种利用计算机程序测量液体粘度的方法

申请内容概述

液体粘度是液体生产和应用过程中一个常用的重要技术指标,通常的液体粘度测量方法是利用一种旋转式测量装置通过人工操作的方式进行的,首先电机带动转子在液体中旋转,转子转动的角度通过指针在刻度盘上扭转的角度反映出来,然后读取刻度盘上的扭转角度,从而测出液体粘度值。该测量方法存在的问题是测量过程由人工操作完成,测量速度慢,精度低,不适宜在生产现场实时检测。发明专利申请提出一种利用计算机程序控制的粘度测量方法,通过执行计算机程序对液体粘度测量的数据采集、数据处理和数据显示过程进行自动控制,实现在生产现场对液体粘度进行实时检测。

申请的权利要求

一种利用计算机程序测量液体粘度的方法,其特征在于包括以下步骤:

通过前置参数信号处理程序,根据液体种类确定合适的传感探头转速;

通过传感探头控制程序启动传感探头,使传感探头在液体中以上述转速做旋转剪切运动,并将传感探头感应到的液体粘滞阻力值变换成电流信号;

通过传感探头信号处理程序,根据上述电流信号计算出液体的粘度值,并将计算得到的粘度值传送到液晶显示器上显示,或者通过通讯接口送入生产控制中心。

分析及结论

该解决方案是一种测量液体粘度的方法,所要解决的是如何提高液体粘度测量的速度和精度的技术问题,该方法通过执行计算机程序实现对液体粘度测量过程的控制,反映的是对传感探头的转速选定、启动运动状态等传感探头工作过程以及对所采集技术数据的处理过程和测量结果的显示过程进行自动控制,利用的是遵循自然规律的技术手段,从而实现对液体粘度的现场实时检测,获得提高液体粘度测量的速度和精度的技术效果。因此,该发明专利申请是一种通过执行计算机程序实现测量或者测试过程控制的解决方案,属于专利法第二条第二款规定的技术方案,属于专利保护的客体。

(3)未解决技术问题,或者未利用技术手段,或者未获得技术效果的涉及计算机程序的发明专利申请,不属于专利法第二条第二款规定的技术方案,因而不属于专利保护的客体。

【例8】

一种计算机游戏方法

申请内容概述

就现有计算机游戏类型而言,一种是通过问答方式达到寓教于乐的目的,另一种是成长类游戏,根据游戏角色的成长来实现游戏角色和游戏环境的变化。发明专利申请要集中上述两种游戏类型的优点于一身,通过游戏中的问答方式实现游戏角色和游戏环境的变化。该游戏方法向用户提供一个游戏界面,根据游戏进度,将对应所述游戏进度的问题显示出来,当使用者输入问题答案时,判断上述答案是否正确以决定是否需要改变受用户操作的游戏角色在该计算机游戏中的等级、装备或环境。

申请的权利要求

一种向用户提供兼具成长类及问答类游戏方式的计算机游戏方法,其特征在于,该方法包括:

提问步骤,当使用者通过计算机游戏装置进入该计算机游戏的游戏环境时,从存储的题目资料、对应该题目资料的答案资料及游戏进度资料中调出对应该游戏进度的问题资料,并将问题资料显示给使用者;

成绩判断步骤,根据提供的问题资料判断使用者所输入的答案是否与存储的对应该题目的答案资料一致,若是,则进到下一步骤,若否,则返回提问步骤;

改变游戏状态步骤,依据成绩判断步骤的判断结果及所存储的问答成绩记录资料,决定受使用者操作的游戏角色在该计算机游戏中的等级、装备或环境,若答对问题的次数达到一定的标准,则其等级、装备或环境会相应升级、增加;若未达到一定的次数标准,则其等级、装备或环境不予改变。

分析与评述

该解决方案是利用公知计算机执行问答游戏过程控制的程序,从而形成将问答类游戏及成长类游戏结合在一起的计算机游戏方法,该方法通过问答以及改变游戏角色状态的方式,使游戏角色和环境在问答过程中相应变化。该解决方案虽然通过游戏装置进入计算机游戏环境并通过执行计算机程序对游戏过程进行控制,但该游戏装置是公知的游戏装置,对游戏过程进行的控制既没有给游戏装置的内部性能例如数据传输、内部资源管理等带来改进,也没有给游戏装置的构成或功能带来任何技术上的改变。而该方案所要解决的问题是如何根据人的主观意志来兼顾两种游戏的特点,不构成技术问题,采用的手段是根据人为制定的活动规则将问答类游戏和成长类游戏结合,而不是技术手段,获得的效果仅仅是对问答类游戏和成长类游戏结合的过程进行管理和控制,该效果仍然只是对游戏过程或游戏规则的管理和控制,而不是技术效果。因此,该发明专利申请不属于专利法第二条第二款规定的技术方案,不属于专利保护的客体。

法25.1(2)  

4.汉字编码方法及计算机汉字输入方法

汉字编码方法属于一种信息表述方法,它与声音信号、语言信号、可视显示信号或者交通指示信号等各种信息表述方式一样,解决的问题仅取决于人的表达意愿,采用的解决手段仅是人为规定的编码规则,实施该编码方法的结果仅仅是一个符号/字母数字串,解决的问题、采用的解决手段和获得的效果也未遵循自然规律。因此,仅仅涉及汉字编码方法的发明专利申请属于专利法第二十五条第一款第(二)项规定的智力活动的规则和方法,不属于专利保护的客体。

例如,一项发明专利申请的解决方案仅仅涉及一种汉语字根编码方法,这种汉语字根编码方法用于编纂字典和利用所述字典检索汉字,该发明专利申请的汉字编码方法仅仅是根据发明人的认识和理解,人为地制定编码汉字的相应规则,选择、指定和组合汉字编码码元,形成表示汉字的代码/字母数字串。

该汉字编码方法没有解决技术问题,未使用技术手段,且不具有技术效果。因此,该发明专利申请的汉字编码方法属于专利法第二十五条第一款第(二)项规定的智力活动的规则和方法,不属于专利保护的客体。

但是,如果把汉字编码方法与该编码方法可使用的特定键盘相结合,构成计算机系统处理汉字的一种计算机汉字输入方法或者计算机汉字信息处理方法,使计算机系统能够以汉字信息为指令,运行程序,从而控制或处理外部对象或者内部对象,则这种计算机汉字输入方法或者计算机汉字信息处理方法构成专利法第二条第二款所说的技术方案,不再属于智力活动的规则和方法,而属于专利保护的客体。

对于这种由汉字编码方法与该编码方法所使用的特定键盘相结合而构成的计算机汉字输入方法的发明专利申请,在说明书及权利要求书中应当描述该汉字输入方法的技术特征,必要时,还应当描述该输入方法所使用键盘的技术特征,包括该键盘中对各键位的定义以及各键位在该键盘中的位置等。

例如,发明专利申请的主题涉及一种计算机汉字输入方法,包括从组成汉字的所有字根中选择确定数量的特定字根作为编码码元的步骤、将这些编码码元指定到所述特定键盘相应键位上的步骤、利用键盘上的特定键位根据汉字编码输入规则输入汉字的步骤。

该发明专利申请涉及将汉字编码方法与特定键盘相结合的计算机汉字输入方法,通过该输入方法,使计算机系统能够运行汉字,增加了计算机系统的处理功能。该发明专利申请要解决的是技术问题,采用的是技术手段,并能够产生技术效果,因此该发明专利申请构成技术方案,属于专利保护的客体。

5.涉及计算机程序的发明专利申请的说明书及权利要求书的撰写

涉及计算机程序的发明专利申请的说明书及权利要求书的撰写要求与其他技术领域的发明专利申请的说明书及权利要求书的撰写要求原则上相同。以下仅就涉及计算机程序的发明专利申请的说明书及权利要求书在撰写方面的特殊要求作如下说明。

法26.3

5.1说明书的撰写

涉及计算机程序的发明专利申请的说明书除了应当从整体上描述该发明的技术方案之外,还必须清楚、完整地描述该计算机程序的设计构思及其技术特征以及达到其技术效果的实施方式。为了清楚、完整地描述该计算机程序的主要技术特征,说明书附图中应当给出该计算机程序的主要流程图。说明书中应当以所给出的计算机程序流程为基础,按照该流程的时间顺序,以自然语言对该计算机程序的各步骤进行描述。说明书对该计算机程序主要技术特征的描述程度应当以本领域的技术人员能够根据说明书所记载的流程图及其说明编制出能够达到所述技术效果的计算机程序为准。为了清楚起见,如有必要,申请人可以用惯用的标记性程序语言简短摘录某些关键部分的计算机源程序以供参考,但不需要提交全部计算机源程序。

涉及计算机程序的发明专利申请包含对计算机装置硬件结构作出改变的发明内容的,说明书附图应当给出该计算机装置的硬件实体结构图,说明书应当根据该硬件实体结构图,清楚、完整地描述该计算机装置的各硬件组成部分及其相互关系,以本领域的技术人员能够实现为准。

法26.4

细则20.2

5.2权利要求书的撰写

涉及计算机程序的发明专利申请的权利要求可以写成一种方法权利要求,也可以写成一种产品权利要求,例如实现该方法的装置。无论写成哪种形式的权利要求,都必须得到说明书的支持,并且都必须从整体上反映该发明的技术方案,记载解决技术问题的必要技术特征,而不能只概括地描述该计算机程序所具有的功能和该功能所能够达到的效果。如果写成方法权利要求,应当按照方法流程的步骤详细描述该计算机程序所执行的各项功能以及如何完成这些功能;如果写成装置权利要求,应当具体描述该装置的各个组成部分及其各组成部分之间的关系,所述组成部分不仅可以包括硬件,还可以包括程序。

如果全部以计算机程序流程为依据,按照与该计算机程序流程的各步骤完全对应一致的方式,或者按照与反映该计算机程序流程的方法权利要求完全对应一致的方式,撰写装置权利要求,即这种装置权利要求中的各组成部分与该计算机程序流程的各个步骤或者该方法权利要求中的各个步骤完全对应一致,则这种装置权利要求中的各组成部分应当理解为实现该程序流程各步骤或该方法各步骤所必须建立的程序模块,由这样一组程序模块限定的装置权利要求应当理解为主要通过说明书记载的计算机程序实现该解决方案的程序模块构架,而不应当理解为主要通过硬件方式实现该解决方案的实体装置。

下面给出涉及计算机程序的发明分别撰写成装置权利要求和方法权利要求的例子,以供参考。

【例1】

一件关于“对CRT屏幕上的字符进行游标控制”的发明专利申请,其独立权利要求可以按下述方法权利要求撰写。

一种CRT显示屏幕的游标控制方法,包括:

用于输入信息的输入步骤;

用于将游标水平和垂直移动起始位置地址存储到H/V起始位置存储装置中的步骤;

用于将游标水平和垂直移动终点位置地址存储到H/V终点位置存储装置中的步骤;

用于将游标当前位置的水平和垂直地址存储到游标位置存储装置中的步骤;

其特征是所述游标控制方法还包括:

用于分别将存储在所述游标位置存储装置中的游标当前的水平及垂直地址与存储在所述H/V终点位置存储装置中相应于其水平及垂直终点位置的地址进行比较的比较步骤;

由所述输入键盘输出信号和所述比较器输出信号控制的游标位置变换步骤;该步骤可对如下动作进行选择:

对存储在游标位置存储装置中的水平及垂直地址,按单个字符位置给予增1,

或对存储在游标位置存储装置中的水平及垂直地址,按单个字符位置给予减1,

或把存储在H/V起点存储装置中的水平及垂直起始位置的地址向游标位置存储装置进行置位;

用于根据所述游标位置存储装置中的存储状态在显示屏上显示所述游标当前位置的游标显示步骤。

【例2】

将上述例1所述涉及计算机程序的发明专利申请的权利要求写成装置权利要求。

一种CRT显示屏幕的游标控制器,包括:

用于输入信息的输入装置;

用于存储游标水平和垂直移动起始位置地址的H/V起始位置存储装置;

用于存储游标水平和垂直移动终点位置地址的H/V终点位置存储装置;

用于存储游标当前位置的水平和垂直地址的游标位置存储装置;

其特征是所述游标控制器还包括:

用于分别将存储在所述游标位置存储装置中的游标当前的水平及垂直地址与存储在所述H/V终点位置存储装置中相应于其水平及垂直终点位置的地址进行比较的比较器;

由所述输入键盘输出信号和所述比较器输出信号控制的游标位置变换装置;该装置包含:

对存储在游标位置存储装置中的水平及垂直地址,按单个字符位置给予增1的装置,

或对存储在游标位置存储装置中的水平及垂直地址,按单个字符位置给予减1的装置,

或把存储在H/V起点存储装置中的水平及垂直起始位置的地址向游标位置存储装置进行置位的装置;

用于根据所述游标位置存储装置中的存储状态在显示屏上显示所述游标当前位置的游标显示装置。

【例3】

一件有关“适用作顺序控制和伺服控制的计算机系统”的发明专利申请,其采用并行处理,以打开、关闭和暂停三种指令作为在第一和第二程序之间并行处理指令来进行顺序控制和伺服控制。其写成的方法独立权利要求如下。

利用打开、关闭和暂停指令作为并行处理指令来进行顺序控制和伺服控制的方法,其特征在于采用下列步骤:

将欲执行任务的顺序控制或者伺服控制程序存入该计算机系统的程序存贮器中;

启动该计算机系统工作,CPU按程序计数器内容读取指令、执行操作,并根据所执行指令的内容更新程序计数器;

当所执行指令为通常的程序指令时,程序计数器的更新与通用计算机相同;

当所执行指令为打开指令时,程序计数器被更新为此打开指令之后指令的地址,即要打开的并行处理程序的首地址,从而启动控制子过程操作;

当所执行指令为关闭指令时,程序计数器由地址表中选择得到的地址,或者此关闭指令之后指令的地址来更新,从而使发出该关闭指令的程序本身或者另一并行程序终止执行,同时伴随着启动其他的并行程序;

当所执行的指令为暂停指令时,程序计数器由该暂停指令之后的指令地址更新,从而使此程序按需要暂停执行一定的时间,同时在此期间内启动另一并行程序。


戴卫祥 律师

戴卫祥,男,辽宁东亚律师事务所合伙人,三级律师,工学、法学学士学位。现任辽宁省律师协会政府法律顾问专业委员会委员、辽宁省省级人民监督员,大连市律师协会房地产与建设工程法律专业委员会副主任,大连市司法局法律顾问。

2001年从事法律工作,具有多年工作经验、律师执业经验及4年工程建设现场管理经验,先后担任恒大集团大连公司、辽宁公司监察室主任。执业以来,代理过建设工程鉴定、刑事鉴定、机动车交通事故鉴定、医疗损害及医疗产品质量鉴定、消防工程鉴定、环境损害鉴定等各类司法鉴定案件,积累了丰富的司法鉴定办案经验,并成功代理过多起通过司法鉴定确定无罪的刑事、司法鉴定行政确认等案件,在司法鉴定专业有深入、系统的研究和实践。

执业期间,秉承“忠实、勤勉、认真、专业”的执业理念,为多家企业及个人办理几百起成功案件,以认真细致地专业服务,赢得了当事人的一致认可和信赖。


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