欧洲专利实战分享 | 专利侵权被诉应对策略
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被指控专利侵权 我们要做些什么
1.1 理解指控内容
举例子：如果某企业将生产的电子产品进口到英国，之后却收到了英国专利权人的侵权指控信，第一件事情就是要对指控信进行分析，从其中抽取必要信息。
1.2 理解专利权人意图
如果指控信中指明了欧洲（英国）专利EP XXXXXX，有了专利号信息后，企业的IP团队就可以进行检索：该专利是否为有效专利/是否为过期专利/是否因未支付续展费而失效/是否属于未决的专利申请；除此之外，也可以根据信件中所提到的基本信息核查该侵权行为是否真的出现在了自己的产品里，防止出现对方指控错误的情况。企业在核查时应当注意，侵权行为不仅仅是制造行为，也可能是使用、销售、邀约销售以及进口行为，或者使用了受专利保护的工艺。因此在查询时，应当尽可能地对内容查询完备；
如果专利权人在信件中明确表示出应该在某个具体时间之前答复，时间短的话，建议企业首先跟专利权人取得联系，告知对方：已经看到信件内容并且正在联系，以免对方长时间收不到相应答复而做出更激进的行为。
在阅读专利权人的信件，除了指控之外，还可以对信件措辞进行揣摩。信件措辞可以传达很多信息。在此基础上，企业可以从对方的语气揣测对方的态度。
专利权人口气如何？是否属于勒令停止通知？再比如，信件是由权利人自己发出的还是由法律事务所发出的？是否对方看起来比较能够以如达成许可协议的友好方式解决？
应对专利侵权，最好能够进行双向沟通，达成双方都能接受的协议。但是企业同样应当注意，这个过程中不要承认自己的侵权行为。如果专利权人在信件中所要求的行为确实影响了企业自身业务，那么企业就需要花费更多时间做一些额外调查。如果企业没有相应的经验，可以尝试向英国/欧洲专利事务所征询建议。
1.3 对专利进行分析
1.3.1 专利评估
如果该信件是来自一家专利事务所的勒令停止通知，建议企业在与专利权人取得联系之前联系到英国/欧洲专利事务所寻求建议，进行专利评估。首先，联系英国（欧洲）事务所，来获取一份关于被指控侵权的行为（产品）是否真的对已授权专利的一项或多项权利要求构成侵权的书面意见，当然，这份书面意见可以以保密形式给出。
如果企业在沟通中发现结果可能对自身不利，可以与专利代理人约定：不出具书面意见。而是否侵权，则基于法庭对权利要求的解释来判断。但侵权评估报告的存在还是非常有必要的，比如侵权评估报告可以提供一些非侵权论据，可以在与专利权人协商时使用。
1.3.2 IPO意见书
同样的，专利权人也可以请求英国专利局提供专利有效性或者是是否侵权的意见书。专利意见书与专利评估不同，它是公开形式的，并会发送给专利权人。英国（欧洲）专利局提供的意见是中立的，在具体实践中也受到普遍认可，因此会对争端的解决有帮助。但是该意见书也是一把双刃剑，如果英国（欧洲）专利局认定了侵权，可能就会使形势恶化。建议先从专利代理人处获取保密的意见书，之后再考虑使用国家知识产权局的服务。
http://www.gov.uk/guidance/requests-for-opinions-2020（近期的IPO意见查询）
1.4 调查专利权人
除了对专利进行调查之外，企业还需要对专利权人进行调查。例如调查其业务范围、业务能力等硬实力，来考察该专利权人是否有能力或者是否有意愿提起侵权诉讼；还要调查该公司是否惯于发起侵权诉讼及该公司发起诉讼的意愿是否强烈。这两点考虑完毕，企业可以对对方是否有专利侵权诉讼的经验进行揣测，如果专利权人在这方面缺乏经验，就更可能达成和解。另外，还要对该专利在自身业务损害方面进行评估，来确定其是否值得这些在侵权诉讼上的花费。
1.5 英国的侵权审理程序
英国有两个场所来进行侵权审理。一个是专利法庭（隶属于英国高院），另一个是知识产权企业法院。两者相比，在知识产权企业法院发起诉讼比在专利法庭发起流程更快、费用也更低。知识产权法院通常是以书面形式进行的，仅在诉讼末期会安排一次一天的庭审，也会在1年内对处理案件进行结案；而专利法庭的侵权诉讼时长为两年，如果包含庭审的话费用也会增多。只是争议通常在诉讼开始前或书面程序阶段就能够得以解决，庭审形式很少见。
应对专利侵权的相关手段
诉讼是专利侵权的手段，但却是我们万不得已的手段。除诉讼之外，仍旧有许多手段可以处理专利纠纷问题。
1. 协商
首先，专利代理人可以代表企业参加协商，可以使用从非侵权/无效性书面意见中获得的论据来充当协商筹码。但在协商过程中，最好使用中立且非对抗性的语气——激进的方式可能会导致专利权人强化自身立场。
如果企业确认自身不侵权的理由比较充分，虽然不需要支付给对方许可费用或者对产品进行更改，但是仍有必要让专利权人明白自己的立场，以防对方因为认识不充分而采取一些措施，使企业受到一定影响。——同时，也可以使用英国专利局的非侵权意见书来说服专利权人。
如果该专利有效性存疑，就可能在无效诉讼中失去自身专利。这时，专利权人可能更倾向于放弃获得授权费。这时，企业可以使用英国专利局的非侵权意见书来说服专利权人，又或者是专利事务所提供的其他论据。企业可以例如换取免版税的许可等问题来同意不反对/申请撤销专利。
如果该专利有效且侵权成立，企业可以同意支付合理的许可费用，或者一次性偿付一笔费用来避免专利诉讼。
2. 调解
如果双方无法协商一致，还可以考虑引入第三方的调解方式来处理互相之间的专利纠纷。调解与协商相比更加正式些，同时与诉讼相比成本和时间都会少很多。诉讼对于双方来说都是万不得已的手段，因此英国IPO与英国法院都强烈鼓励使用调解方式来解决纠纷。同样，如果想要更加专业也更为正式地去解决问题，也可以选择替代性争议解决（ADR），即仲裁手段。与调解相比，仲裁更为正式，且具有法律约束力。
3. 反击该专利
针对专利，也可以采取一些对抗措施。
首先可以查看专利是否过了异议期，如果没有过期，再考虑对该专利发起异议。如果企业手中有着该专利无效的有力证据，也可以在相关国家的专利局/法庭申请撤销该专利。同时，如果企业有着强有力的不侵权证据且目标专利的专利性很难驳斥，也可以考虑从国家知识产权局或者法庭获得一份不侵权意见书。
4.避免继续侵权
如果企业与专利代理人协商后得出了确实侵权的结论，且无法与专利权人达成许可协议，那就应当考虑采取措施来避免继续侵权。例如，停止将侵权产品进口到有关地区或者停止制造、销售该产品；重新设计相关产品使其不再侵权。如果企业可以采取措施停止侵权并将其向专利权人进行展示，则有可能有效降低和解成本。
5.不正当威胁诉讼
还可能有一种不常发生的情况存在，即原告进行不正当威胁。如果原告以英国侵权行为对企业用户进行不正当威胁，可以考虑对原告提出针对不正当威胁的诉讼。原告的专利如果属于无效专利或已过期专利，或者专利所涉嫌的侵权直接不属于专利范围，威胁就是不正当的。但针对不正当威胁采取的措施仅仅是为了保护在供应链下游的例如本地分销商跟最终用户之类的侵权者。如果企业是涉嫌侵权产品的制造商或进口商，则无法采用这种措施。
综述
侵权诉讼在欧洲很少见，并且大多数纠纷都可以在无需司法介入的情况得以解决。但是企业也不能理所当然地认为诉讼是一种被束之高阁的手段，而是需要自行对所涉及的专利和专利权人进行研究，整体评估，认识到专利问题的重要性。此外，企业应当尽早联系欧洲专利律师来获取相关建议，并且就专利是否侵权、是否无效等获取书面意见。如果指控合理，可考虑与专利权人达成协议或者调解等解决争议。
“知产前沿”编辑Lemon整理
作者：
RWS IP Services - Arthur Wang 市场经理
Miller Sturt Kenyon Limited - Matthew Turner 专利代理人 & 注册欧洲专利代理人
（www.pharmaip.cn）
（www.caiips.com）
（www.ipforefront.com）
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