观点 | 域名挑战第一要素：“相同或导致混淆的近似性”

编者按：域名争议解决机制可以快速、及时、合理公正地解决域名侵权争议。《统一域名争议解决政策》（适用于.com、.net以及.org等通用顶级域名）、《国家顶级域名争议解决办法》（适用于.cn以及.中国域名）以及《域名争议解决政策》（适用于.hk以及.香港域名）均规定，投诉人必须证明其提交的域名投诉符合三个要素才能在域名程序中获胜。新南威尔士大学法学院的樊堃教授就第一要素所引申出的，如“未经注册的商标以及未注册或未受商标保护的个人姓名是否享有在先权利”、“什么情形会构成争议域名与投诉人拥有权利的商标/标志混淆性相似这一要件”等热点问题结合实际案例进行深入分析。《观点》栏目汇集名家观点，欢迎投稿。说 明：《观点》栏目文章仅代表作者个人观点，不应视为HKIAC的立场或观点。

关于作者

樊  堃

新南威尔士大学法学院副教授；史密夫斐尔中国国际商法与国际经济法（CIBEL）中心成员；认证调解员，仲裁员，域名专家

樊教授专攻国际仲裁、调解、比较法研究和法律文化研究并荣获多个学术研究奖项。在加入新南威尔士大学法学院和CIBEL中心前，樊堃副教授曾在加拿大麦基尔大学法学院和香港中文大学法学院任职, 也曾做哈佛燕京学院的访问学者。樊堃副教授曾领导及参与多个国际研究项目，并经常应邀参加国际学术会议并给众多知名大学和培训机构讲课。除学术研究外，樊教授在ADR领域拥有丰富的实践经验。她曾在多个国际仲裁和域名争议中担任过律师、专家证人、仲裁庭秘书、仲裁员和域名专家。

一般认为，域名争议中的第一个条件是一个资格要求，或者门槛审查。认定这一条件是否满足的审查包括两个部分：第一阶段的审查是投诉人是否能证明其具有受保护的在先权利；如果在先权利得以证明，第二阶段的审查需要对争议域名和享有在先权利的商标进行视觉、听觉和意思上的比较，以确定两者是否“相同或者具有足以导致混淆的近似性”。

关于在先权利的认定，不同的域名争议解决办法采纳的语言有所不同：

1. 《统一域名争议解决政策》（“UDRP”）第四条第a款第(i)项规定的情形是“域名登记人持有的域名与投诉人拥有的商标或服务标记相同或极其相似，容易引起混淆。”

2. 《国家顶级域名争议解决办法》（“CNDRP”）第八条第一款规定的情形是“争议域名与投诉人享有民事权益的名称或者标志相同，或者具有足以导致混淆的近似性”；

3. 《域名争议解决政策》（“HKDRP”）第四条第a款第(i)项规定的情形是“域名登记人持有的域名与投诉人于香港具权利的商标或服务商标相同或极其相似，容易引起混淆”。

1. 投诉人的在先权利

除了在先注册的商标权之外，姓名权、企业名称权、未注册的或普通法上的商标权等都曾被域名专家认定为投诉人的在先权利。

关于姓名权，域名争议的解决政策／办法未明确规定未注册或未受商标保护的个人姓名可以满足资格要求。然而，投诉人可能证明该姓名在商业中用作投诉人商品或服务的唯一标识符，因此其对该名称享有未注册的或者普通法上的权利，从而满足资格要求。

在Pablo Escobar (NAF,FA1908001859584, Escobar, Inc. v. Neil Okrent / Ivan Munguia, pabloescobar.com)一案中，投诉人（Pablo Escobar的继承人）在pabloescobar.com由第三方在1999年注册20年后申请域名转移。值得注意的是，在UDRP程序中，没有关于时效的限制。Pablo Escobar商标在2017年在美国专利和商标局注册，远远晚于争议域名的注册时间。在这种“名人商标抢注”的情况下，投诉人需要证明其在争议域名注册以前就对Pablo Escobar名称享有普通法上的商标权。Escobar公司提供了相关证据证明其自1986年以来在商业领域的长期使用和开发，以及注入的数亿美元的资金用于营销，从而获得了对PABLO ESCOBAR名称享有的普通法上的商标权。因此，域名专家对于投诉人的在先权利予以认可（相关评论参见Emmanuel Gillet, “UDRP: pabloescobar.com, Transferred 20 Years Afterits Registration”, IPTWINS.com）。

关于未注册的或普通法上的商标权，未注册的商标是否享有在先权利是一个存在争议的问题。在UDRP中，投诉人需要证明该商标与投诉人之间产生一一对应的紧密联系，已经具有第二含义，可以起到区分商品或者服务来源的作用(参见《WIPO专家组就UDRP若干问题所发表意见的看法概要第3.0版》第1.3段)。

在CNDRP程序中，由于CNDRP第八条第一款的要求是“投诉人享有民事权益的名称或者标志”，一些域名专家认为未经注册的商标一般很难满足“.cn”案件中要求的证明责任（参见《HKIAC关于域名争议解决的指南》第3.1段）。然而，由于CNDRP并没有使用排除性语言，一些未注册的商标也在CNDRP的程序中被认定满足了第一条的资格要求。

在Google inc. v. 北京国网信息有限责任公司 , <google.com.cn>(CIETAC, CND0300002，2003） 一案中，专家组认为，投诉人对争议域名的主要部分“google”不享有受中国法律保护的在先民事权益。主要理由如下（1）尽管投诉人1998年在美国注册的公司名称中的主要部分是“GOOGLE”，但是在争议域名注册前并未在中国使用这一名称，故不存在受中国法律保护的公司名称权和商号权；（2）虽然投诉人在世界多个国家获得“GOOGLE”商标权，但由于该商标没有在中国注册，也不属于受中国法律保护的民事权益；（3）根据域名的“先注册，先受理”的原则以及“.cn”域名的注册原则，投诉人在1997年对google.com的注册不能成为当然对抗google.com.cn注册的理由。

在Chapter 4 Corp. v. 林建河 （Supreme.com.cn,2019, DCN-1900893）一案中（笔者在该案中担任首席域名专家），三人专家组以多数意见认定域名受让构成新的注册，因此该域名争议的提起没有超过CNDRP的时效限制。在实体问题中，三人专家组一致认为CNDRP第八条规定的：投诉人享有民事权益的名称或者标志“不局限于在中国注册的商标权，也可以包括其他受中国法保护的民事权益。专家组人为，“Supreme”虽然本是一个通用词汇，但经过投诉人的投资（宣传使用）已经与投诉人之间产生一一对应的紧密联系，可以起到区分商品来源的作用。专家组认定投诉人就其在多国成功注册的“Supreme”商标和自2010年注册和开始使用的<supremenewyork.com >域名中的“supreme”名称（虽然尚未用获注册为中国注册商标）在中国享有受中国法律保护的民事权益。被投诉人在中国对于投诉人商标的抢注和销售仿冒“Supreme”品牌的商品的行为也可以侧面印证投诉人的标识已经具有广泛知名度并起到区分商品来源作用(该案的相关评论参见Emmanuel Gillet, “China: acquisition of domain name, limitation period and admissibility of the complaint under the China dispute resolution procedure”，https://www.lexology.com)。

值得注意的是，Supreme一案和Pacific Alliance Investment Management (HongKong) Limited v. 谢成火 （<pacific-alliance.cn>，HKIAC，DCN-1000406)有所区别。在<pacific-alliance.cn>一案中,投诉人是在香港的注册公司，但是没有任何证据表明其在中国大陆的任何商业活动，也没有任何证据表明投诉人在任何国家和地区注册任何于pacific-alliance相关的商标。

笔者认为，未经注册的商标是否构成CNDRP第八条规定的民事权益取决于该标识是否通过大量商业使用和广告宣传在中国境内享有巨大的知名度和影响。如果该标识完全由通用词汇或者描述性词汇构成而不具有显著性，那么投诉人需要承担更高的举证责任。

2. 专家组认为第一个条件成立的若干情形

1）顶级域名（TLD）

一般来说，顶级域名，包括通用顶级域名，国家和地区代码顶级域名，和新通用顶级域名，都不作为第一个条件审查的考虑范围之内。在有些情况下，如果相关的顶级域名和二级域名合在一起包含相关商标，专家组可以将争议域名的顶级域名和二级域名合并考虑进行第一个条件的审查。

2）商标之外的附加词语

如果在争议域名中相关商标可以明显识别，额外添加的描述性、表示地理位置、否定性或者没有任何意思的词语一般不会影响关于第一个条件的认定。然而，添加的词语可能会影响第二个条件（被投诉人的合法权益）和第三个条件（恶意）的认定（参见上海聚力传媒技术有限公司 v. Domain Admin, Whoi s Privacy Corp, Pptiyu.com, ADNDRC Case No.  HK-1701027；腾讯科技（深圳）有限公司 v. Bo Shao, tencentcloud.com, ADNDRC Case No. HK-1700959；Intercontinental Hotels Group v. Wang Yue Mei, <crowneplazabinhaitiandicn>，ADNDRC Case No. HK-1500784, 22 October 2015）。

3）拼写错误或者误植域名

一般来说，争议域名中包含常见的、明显的或者故意的对于注册商标的拼写错误不会影响对于第一个条件的认定。（参见Twitter, Inc. v. Ahmet Ozkan, WIPO Case No. D2014-0469, <twıtter.com>；LinkedIn Corporation v. Daphne Reynolds, WIPO Case No. D2015-1679, <linkedlnjobs.com>）。

3. 专家组认为第一个条件没有成立的若干情形

1）使用通用词汇和描述性词汇的商标

持有像“太阳”这样通用词汇的商标持有权人能否对抗第三人注册与其商标相同或者具有混淆性相似的域名呢？域名专家无权就商标的有效性作出认定。然而，持有通用词汇或者描述性词汇的商标持有权人会更难排除第三人对于相关域名的注册。

在Alibaba Group Holding Ltd v. Haitao Wang (Haitao.com), HK-1300498一案中（笔者作为首席域名专家），三人专家组认为，在进行第一个条件的审查时，需要考虑相关市场。因为投诉人和被投诉人都是以中文的消费者为主要目标的，因此在比较争议域名<haitao.com>（“海淘”）和注册商标“ hitao”（“嗨淘”）是否具有足以导致混淆的近似性时，不仅要考虑视觉相似性，还要考虑语音和语意的相似性。从视觉的角度，争议域名“haitao” (“海淘”) 和注册商标 “hitao” (“嗨淘”) 在拼音和中文书写上都具有相似性。然而，“hǎi táo”(“海淘”)的“hitao”(“嗨淘”)发音并不相同，前者是三声而后者是四声。专家组认为声调也是中文发音的主要组成部分。就意思而言，“haitao”(“海淘”)是通用性和描述性的词汇，百度百科的定义是“海外/境外网站购物”。因此，专家组一致认为争议域名与注册商标不具有足以导致混淆的近似性。

2）使用缩写词语

一般来说，缩写词语越短，显著性越弱，商标持有人越难排除第三方对于相关域名的注册（参见Sony Computer Entertainment Inc v. (1) Fortune Success Trading Limited; (2) Innovative Polymer Solutions Limited and (3) Rainbow International Industrial Limited,<ps.com.hk>, HKIAC DCN-0300008）。

在全球化的背景下，商标权的持有人应该尽量避免注册可能被认为是通用词汇或者描述性词汇的商标，因为这将更难排除第三方对于相关域名的注册。对于显著性不强的商标持有权人来说，为了使其相关权益得到更好的保护，可以选择更改商标（虽然这可能涉及很高的费用，但是也有一些成功改名的例子），或者积极的保护域名资产，注册尽可能多的相关商标的顶级域名。

HKIAC域名争议解决在线研讨会

2020年6月8日 HKIAC洞察 - 保护您的域名（英文）

2020年8月17日 HKIAC洞察 - 提起域名投诉之第一要素：“相同或者混淆性相似”（英文）

2020年8月31日 HKIAC洞察 - 提起域名投诉之第二要素: 域名持有人的“权利或合法利益”（英文）

关于HKIAC域名争议解决

HKIAC提供全面的在线域名争议解决服务，涵盖gTLD、新gTLD以及国家和地区顶级域名（“ccTLD”）相关的域名争议。HKIAC是亚洲受案量最大的域名争议解决机构之一。自2001年以来，HKIAC已经受理了基于6种不同政策提起的2500多个域名案件。

HKIAC是于2001年在香港成立的ADNDRC的创始机构之一。ADNDRC是ICANN授权的UDRP域名服务提供商。HKIAC负责运作ADNDRC的香港办公室。

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