最高法知产庭首例专利确认不侵权案 | IP法宝
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7月3日，最高人民法院知识产权法庭（简称最高法知产庭）针对VMI荷兰公司(VMI HOLLAND B.V.)（简称VMI公司）、固铂（昆山）轮胎有限公司（简称固铂公司）与萨驰华辰机械（苏州）有限公司（简称萨驰公司）确认不侵害专利权纠纷一案作出终审裁定，裁定驳回VMI公司和固铂公司的上诉，维持一审驳回起诉的裁定。
本案是最高法知产庭首例专利确认不侵权案件，其对专利确认不侵权之诉的受理条件给予了明确的法律适用指引和阐述，构成知识产权类请求确认不侵权诉讼的重要指导案例。
案情简介
2018年5月24日，萨驰公司向苏州市知识产权局提交专利侵权纠纷处理请求，称固铂公司使用VMI公司的MAXX型号轮胎一次法成型机（简称MAXX轮胎成型机）侵犯其专利号为ZL201420660550.1的实用新型专利权（简称涉案专利权）。苏州市知识产权局基于案件管辖原因于6月12日将该行政投诉案件移送至江苏省知识产权局，后者于7月5日受理该纠纷处理请求。
2018年8月15日，江苏省知识产权局出具中止处理通知书，因国家知识产权局专利复审委员会受理了固铂公司提出的涉案专利权无效宣告请求，故江苏省知识产权局接受固铂公司的请求，决定中止处理该案件。
2018年9月24日，VMI公司向萨驰公司邮寄催告函，称萨驰公司向苏州市知识产权局提起行政投诉，使得VMI公司和其中国客户的生产经营处于极为不稳定状态，要求萨驰公司撤回行政投诉或依法提起侵权诉讼。
萨驰公司于2018年9月26日签收了该函件，并于9月30日向VMI公司回函，称其将会提起针对任何包括固铂公司和VMI公司在内的侵权者的诉讼或行政投诉。10月19日，江苏省苏州市中级人民法院（简称苏州中院）收到萨驰公司起诉VMI公司和固铂公司侵犯其涉案专利权的诉讼材料，并于11月7日立案受理了该专利侵权诉讼。
2018年10月29日，VMI公司和固铂公司向苏州中院提交了确认不侵权之诉的诉讼材料，苏州中院于11月7日立案，即为本案。苏州中院审理后裁定驳回VMI公司和固铂公司的起诉，二公司不服，提起上诉。最高法知产庭于2019年4月2日立案，4月25日公开开庭审理，7月3日作出终局裁定。
法律分析
专利确认不侵权之诉的制度目的在于防止专利权人滥用警告权，在专利权人主张相对方侵权的同时又不采取法定程序予以解决，使得相对方处于法律关系不确定状态的情形下，赋予相对方以诉权，可提起确认不侵权之诉，结束不确定状态。
但为了防止专利确认不侵权之诉泛滥，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（简称《专利法司法解释》）第18条设置了诉讼的受理条件，即只有在“权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权，自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的”情形下，法院才会受理。
在本案中，法院重点考察的也是VMI公司和固铂公司的起诉是否符合专利确认不侵权之诉的受理条件，具体争议焦点包括三点：其一是萨驰公司提起的专利侵权纠纷处理请求是否构成专利法意义上的侵权警告，其二是萨驰公司提起专利侵权诉讼的时间如何确定；其三是VMI公司和固铂公司提起的确认不侵权之诉的请求是否超越涉案专利权侵权纠纷处理请求的范围。
1. 萨驰公司的专利侵权纠纷处理请求是否构成专利法意义上的侵权警告
对于该问题，一审的苏州中院和二审的最高法知产庭得出了不同的结论。
苏州中院认为，萨驰公司属于依法维权行为，不存在滥用知识产权、不配合或阻碍行政程序正常开展的情形，故萨驰公司的行政投诉不构成专利法意义上的侵权警告。对此。最高法知产庭指出，专利权人是否滥用其权利并非认定其行为是否构成侵权警告的前提，苏州中院对此认定有误。
最高法知产庭表示，在专利侵权纠纷中，对于纠纷由专利行政部门处理还是由法院审理，专利权人有一定的选择权，但无论该纠纷由专利行政部门处理还是由法院审理，关键均在于确定被控侵权产品或方法是否落入涉案专利权的保护范围。在本案中，专利权人萨驰公司请求行政部门处理专利侵权纠纷，该请求仅针对使用MAXX轮胎成型机的固铂公司，但其处理结果可能直接影响未作为被请求人的当事人，即MAXX轮胎成型机的生产者VMI公司的利益。因此，应将萨驰公司提起的专利侵权纠纷处理请求认定为属于《专利法司法解释》第18条所称的侵权警告。
由最高法知产庭的这一认定可知，《专利法司法解释》第18条所称的侵权警告不限于书面的警告函，只要是权利人的行为能使被控侵权人或利害关系人处于是否侵权的不确定状态，就足以启动确认不侵权之诉，因此，向行政部门投诉也可能会被视为侵权警告。这一做法在此前的案例中也有所体现，如，在中国社会科学出版社与费德里克·沃恩有限责任公司确认不侵犯注册商标专用权案（参见北京市高级人民法院（2005）高民终字第00513号裁定书）中，法院亦认为，由于被告已向工商行政管理机关投诉原告侵权，而工商行政管理机关的处罚决定中并未就原告的行为是否侵犯被告的商标专用权作出认定，若法院不予处理将会使得该问题仍处于未定的状态，影响原告对涉案图书的正常经营，故法院认定本案具备提起确认不侵权之诉的要件。
2. 萨驰公司提起专利侵权诉讼的时间如何确定
根据《专利法司法解释》第18条的规定，专利权人若未在收到被警告人的书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内撤回警告或提起诉讼，则法院对于被警告人或利害关系人的专利确认不侵权之诉应予以受理。
因此，本案的关键在于如何认定萨驰公司提起专利侵权诉讼的时间。VMI公司发出书面催告的时间为2018年9月24日，萨驰公司收到VMI公司的书面催告为同年9月26日，故萨驰公司需在同年11月24日或者10月26日前，或撤回警告或提起诉讼。事实上，苏州法院于2018年10月19日收到萨驰公司的专利侵权诉讼材料，10月26日收到萨驰公司预交的案件受理费，11月7日立案受理该诉讼。此时的问题在于，应以萨驰公司向苏州中院提交诉讼材料的日期作为其提起侵权诉讼的时间，还是以苏州中院立案受理的时间作为萨驰公司提起侵权诉讼的时间？
苏州中院对此认为，当权利人提起诉讼、请求法院救济自己的权利时，其请求的意思表示到达法院即发生法律效力，即应认定权利人积极主张了权利，故应以萨驰公司提交诉讼材料的时间点为准。最高法知产庭赞成该观点，认定萨驰公司起诉的时间为2018年10月19日，仍在VMI公司发出催告函两个月之内、萨驰公司收到催告函一个月之内。
3. VMI公司和固铂公司提起的确认不侵权之诉的请求是否超越涉案专利权侵权纠纷处理请求的范围
从制度功能上看，专利确认不侵权之诉的目的在于将被警告人或利害关系人从法律权利义务的不安定状态中解救出来，制止专利权人对知识产权的滥用，实现当事人之间的利益平衡，这也决定了专利确认不侵权之诉是当事人的一种辅助救济手段。因此，专利确认不侵权之诉的请求范围也不应超出专利权人侵权警告，即本案中的涉案专利权侵权纠纷处理请求的范围，这也是受理专利确认不侵权之诉的基本前提。
在本案中，VMI公司和固铂公司于2019年1月16日向苏州中院寄送增加诉讼请求申请书，请求确认VMI245全自动一次法轮胎成型机（简称VMI245轮胎成型机）不侵害涉案专利权。对此，二审中，各方当事人均确认MAXX轮胎成型机与VMI245轮胎成型机属于不同设备。在此基础上，最高法知产庭指出，萨驰公司的专利侵权纠纷处理请求仅涉及MAXX轮胎成型机，且相关专利行政部门亦仅针对MAXX轮胎成型机展开相应处理程序，故可认定萨驰公司的侵权警告仅指向MAXX轮胎成型机，而当事人不能提起超出侵权警告范围的确认不侵害专利权之诉。因此，最高法知产庭不予支持VMI公司和固铂公司增加诉讼请求不应被驳回、苏州中院违反法定程序的上诉理由。
案件结论
综上，最高法知产庭纠正了苏州中院认为萨驰公司提起的专利侵权纠纷处理请求不属于专利法意义上的侵权警告的结论，同时认为萨驰公司提起专利侵权诉讼的时间应以其提交诉讼材料的日期为准，由于未超过法定期限，故VMI公司和固铂公司提起的专利确认不侵权之诉不符合法定的受理条件，且不能超越萨驰公司提起的专利侵权纠纷处理请求的范围。因此，对于VMI公司和固铂公司提起的上诉，最高法知产庭裁定驳回上诉，维持原裁定。
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