疫情发生可以成为防止商标被“撤三”的正当理由吗？
——“撤三”正当理由规则适用的实务观察与分析
作者 | 张莹 北京高文律师事务所
（本文系知产力独家首发的稿件，转载须征得作者本人同意，并在显要位置注明文章来源。）
2020年1月30日，贸促会发表名为《中国贸促会不可抗力事实性证明与您同舟共济度时艰》的文章，在内容中明确“受新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响，导致无法如期履行或不能履行国际贸易合同的，企业可向我会申请办理与不可抗力相关的事实性证明。”2月2日，贸促会向浙江某企业出具全国首份新型冠状病毒肺炎疫情不可抗力事实性证明书。
那么问题来了，“不可抗力”作为防止商标被“撤三”的正当理由之一，本次新冠肺炎的爆发能否构成商标法意义上的不可抗力，抑或构成其他正当理由，进而成为防止商标被撤销的“免死金牌”？
《商标法》（2019年修正）第四十九条第二款规定，注册商标没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。该款规定也被称为商标的“撤三”规则。“撤三”条款的这一“但书”，即具有正当理由而不使用商标，可作为商标因“连续三年不使用”而被撤销的抗辩事由。在现今“撤三”案件量激增、“撤三”成功率较高的背景下，商标权人在案件中如何科学的进行正当理由抗辩对维持商标注册的价值就显得更为突出。本文中，笔者将对“撤三”中正当理由规则在实务中的适用问题进行观察及分析，以期对包括依据新冠肺炎疫情而主张构成正当理由抗辩在内的“撤三”纠纷的处理提供参考。
1982年，我国第一部《商标法》诞生，其中第三十条规定，连续三年停止使用注册商标的，由商标局责令限期改正或者撤销其注册商标。可见，在当时的“撤三”规则中，并未提及“正当理由不使用注册商标”这一概念。
2001年，中国加入世界贸易组织，为履行TRIPS协议[1]，国务院于次年发布施行的《商标法实施条例》（已失效）第三十九条第二款中，要求商标局于“撤三”程序中“应当通知商标注册人，限其自收到通知之日起2个月内提交该商标在撤销申请提出前使用的证据材料或者说明不使用的正当理由；期满不提供使用的证据材料或者证据材料无效并没有正当理由的，由商标局撤销其注册商标。”这是正当理由规则在我国行政法规中首次出现。
需要注意的是，在此期间，我国两次修正了商标法（通常分别被称为1993年《商标法》和2001年《商标法》），在涉及“撤三”的条款中，1993年《商标法》未作改动，2001年《商标法》除了在第四十九条增加了司法救济程序外，对“撤三”的正当理由规则也未作提及。
2005年，国家工商行政管理总局商标局和商标评审委员会联合发布的部门规章《商标审理标准》（已失效）5.4规定：在商标撤销案件的行政审理中“以下情形视为注册商标未使用的正当理由：（1）不可抗力；（2）因政府政策性限制停止使用的；（3）因破产清算停止使用的；（4）其他不可归责于商标注册人的正当事由。”这是行政立法中首次对正当理由的概念范畴进行界定。
最高人民法院于2010印发的《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》（现行有效）第二十条第三款规定，“如果商标权人因不可抗力、政策性限制、破产清算等客观事由，未能实际使用注册商标或者停止使用，或者商标权人有真实使用商标的意图，并且有实际使用的必要准备，但因其他客观事由尚未实际使用注册商标的，均可认定有正当理由。”这是司法解释中首次对正当理由的概念范畴进行界定。最高法将阻却“撤三”的正当理由分为了两个层次：一层是因不可抗力、政策性限制、破产清算等客观事由，未能实际使用注册商标或者停止使用；另一层则是需要有实际使用的必要准备，但确因其他客观事由尚未实际使用注册商标。
于2013年修正、2014年施行的《商标法》首次将正当理由规则由行政法规上升为法律。并取消了连续三年不使用注册商标的责令限期改正制度和商标局主动撤销制度。在第四十九条第二款“连续三年不使用”前增加了“没有正当理由”的限定。在2014年发布施行的《商标法实施条例》（现行有效）第六十七条中规定“下列情形属于商标法第四十九条规定的正当理由:（一）不可抗力；（二）政府政策性限制；（三）破产清算；（四）其他不可归责于商标注册人的正当事由。”
2019年，《商标法》又一次被修正，在这次修法中，涉及“撤三”的条款均未作改变，即在第四十九条第二款中，仍然只以“没有正当理由”作为“撤三”的限制性条件。至于正当理由的具体范畴，仍需继续重点参照上文中提及的2014年发布施行的《商标法实施条例》第六十七条以及2010年最高法印发的《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第二十条第三款的规定。
（一）不可抗力
笔者认为，商标法语境下的不可抗力与民法意义上的不可抗力的概念范畴基本重合。根据我国《民法总则》《民法通则》《合同法》等法律的规定，不可抗力（force majeure）是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。通常认为，不可抗力的来源可包含两个方面，一是由自然原因引起的自然现象，如火灾、水灾、台风、地震、海啸、风灾、雪灾、山崩、泥石流、雷击等。二是由社会原因引起的社会现象，如战争、恐怖活动、动乱、骚乱、政府干预、政权交替、突发公共卫生事件等。在实务中，把自然现象及战争、严重动乱等归为不可抗力的观点认同度较高。例如，在“双鱼岛”系列商标撤销复审案件[2]中，法院即认为：“自然灾害、突发疾病、战争、内乱等均属于不可抗力。因不可抗力导致商标权人不能将商标投入使用，可以阻却诉争商标被撤销。”而对上述事件以外的人为障碍，如政府干预、不颁发许可证、罢工、市场行情的剧烈波动，以及政府禁令等政府行为归入不可抗力的观点则有可能引起争议。
在“木卡姆MUKAM及图”撤销复审案件中[3]新疆某公司主张复审商标不能连续使用的原因是因新疆2009年“七·五”暴恐事件的特殊时期、特殊形势、特殊原因所致，属于不可抗力。商评委则认为，新疆暴恐事件发生在2009年，并非在本案的复审指定期间内，且新疆某公司并未提供其因该事件导致复审商标无法使用之关联性的完整证据。因此，对该公司主张因不可抗力而导致其在指定期间无法正常使用复审商标的理由不予支持。
在“SAFARI”商标撤销复审案件中[4]，被申请人（商标注册人）主张其于2012年1月1日至2017年12月31日六年期间先后住院28次共计743天，生活不能自理，卧床靠人护理，无法持续对商标进行运作，属于不可抗力。并且，被申请人作为姜堰市化工材料有限公司法定代表人于2003年3月31日至今一直在安置职工，处理国有土地出让及补偿款相关事宜，也属于不可抗力。商评委认为，被申请人提交的证据不属于不可抗力，不能证明复审商标在规定期间存在停止使用的正当理由。
在李某与商评委第三人某实业有限公司撤销复审纠纷系列案件[5]中，第三人（诉争商标现注册人）主张，系列诉争商标在指定期间基于火灾这一不可抗力，具有不使用系列诉争商标的正当理由。基于该主张，第三人提交了媒体报道、台湾士林地方法院检察署相验尸体证明书、台北市政府消防局火灾证明书、财政部台北市国税局大同稽征所函及台湾法院相关判决等证据，用以证明原被申请人关联公司所在地于2012年4月28日（指定期间为2013年1月27日至2016年1月26日）发生火灾，烧毁了店铺，诉争商标的原注册人林某的妻子、妹妹及一名员工在该场火灾中身亡。该场火灾系诉争商标原注册人林某不能预见、不能避免、不能克服的原因所造成，在物质层面及精神层面均给其造成了巨大损失。对此，法院及商评委均认为，该系列案件的在案证据能够证明诉争商标在指定期间内在核定使用商品上停止使用具有正当理由。并且，在林某自身无法使用诉争商标的情况下，其将诉争商标转让给某实业有限公司，体现了激活商标资源，清理闲置商标，强化商标使用功能的目的，符合商标“撤三”制度的立法本意。
此外，根据学者在文章中的描述：商评字（2005）第30612号商标撤销复审决定书中记载，案件中商标权人的营业地在印度尼西亚，营业地在指定期间因两次地震而遭到破坏，因而未能在指定商品上使用争议商标，该理由被认定为正当理由中的不可抗力。[6]尽管如此，笔者在检索中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）已公开判决书、国家知识产权局网站（http://spw.sbj.cnipa.gov.cn/）已公开评审文书后认为，在实务中，依据不可抗力主张正当理由抗辩的案件占涉及主张正当理由抗辩的案件总量的比重较小，且抗辩效能很低。
（二）政策性限制
在“惠誉HUIYU”商标撤销复审案件[7]中，原告惠誉公司认为，复审商标在“证券和公债经纪、银行、家庭银行”服务上未实际使用系因政策性限制。法院认为，从事金融领域产品经营活动需经国家相关部门审查批准，属于该领域从业者理当知晓的事实，不属于其主观上事前无从知晓或不能预见的政策调整等的情势变更事项。适用最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第二十条第三款需要满足两个条件：一是有政策限制，二是有实际使用的必要准备。[8]惠誉房地产公司虽主张其始终在为复审商标的实际使用进行着准备工作，但不论是“惠誉证券投资部”的设立、“川信惠誉1号”集合资金资信理财产品的发行，还是惠誉房地产公司与湖北孝感市汉川市农村信用合作联社协议的签订，均发生在2010年后，亦即在2005年11月20日至2008年11月19日期间之外，所以即便惠誉房地产公司未实际使用复审商标确系政策限制，但在上述三年期间内其并没有为复审商标的使用作准备，不属于最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第二十条第三款规定的“正当理由”。
在“康及图”商标撤销复审案件[9]中，商标注册人既认为在案证据足以证明诉争商标在指定期间（2009年7月30日至2012年7月29日）内在“西药”商品上进行了真实有效的使用，也同时认为，即使未使用诉争商标，也具有正当理由。对于正当理由部分，商标注册人提交了《药品补充申请批件》《药品GMP证书》《药品再注册批件》《检验报告》等证据予以佐证。法院认为，根据本案证据，不能证明某药业公司在指定期间对诉争商标进行了真实有效的使用。但是，药品生产行业有其特殊性，需经国家有关部门的审核、批准及检验合格之后才能投入生产并进行销售。在案证据显示，2009年原告停产进行生产地址搬迁，期间原告先后向有关部门提出公司异地搬迁药品GMP改造申请、药品生产企业名称和生产地址变更申请、药品再注册申请等，并按照规定将一批次于2012年7月26日生产的“布洛芬片”“醋酸地塞米松片”药品进行抽检。依据有关规定，检验合格后，原告才获得将上述药品上市销售的资格。可见，原告在指定期间内未实际使用诉争商标，是由厂址搬迁及需重新进行药品生产审批所致，具有正当理由；且原告向有关部门进行申请的事实，结合其后的销售合同及发票，以及购买公证书、药品实物等证据，可以看出其具有真实使用商标的意图，并且为实际使用诉争商标做了必要准备。据此，法院判决撤销了被诉裁定，认为诉争商标应予维持。在本案中，当事人既主张了诉争商标在指定期间内已经进行了商标法意义上的使用，又主张了不使用商标具有正当理由。
在“宝岛及图”商标撤销复审系列案件[10]中，商评委、两级法院均基于商标注册人海南某公司提交的《国烟办综（2011）311号函》及相关文件等证据认为，自2007年起，国家烟草专卖局下达的准产目录中一直暂未安排海南某公司生产“宝岛”牌卷烟，且今后亦存在国家烟草专卖局适时安排“宝岛”商标卷烟商品生产及销售的可能性。因此，海南某公司在指定期间未使用复审商标具有正当理由。
在“双鱼岛”商标撤销复审系列案件[11]中，法院认为，漳州某公司未能举证证明存在政府基于公共政策的考虑，对特定行为加以限制，导致其无法将诉争商标投入商业使用的情况。双鱼岛由人工填海而成，其所处海域内水文、生态、洋流等都较为复杂。商标注册人漳州某公司在投资开发双鱼岛项目前对双鱼岛所处自然环境及客观情况应已知晓。漳州某公司在双鱼岛投资开发中依相关政策要求进行程序审批，逐步完成双鱼岛建设符合建岛规律。诉争商标核定使用的复审商品为“咖啡；茶；茶叶代用品；糖；蜂蜜；糕点；饺子；米；面条；玉米花；豆浆；食用淀粉；冰淇淋”，现有证据不能证明双鱼岛的建设与诉争商标在复审商品上的使用具有必然联系，或者说不能证明双鱼岛的在建构成诉争商标在复审商品上的不能正常使用的正当理由。
与“双鱼岛”案相类似，在“棋子湾”商标撤销复审系列案件[12]中，法院认为，棋子湾公司主张的其与昌江黎族自治区人民政府、昌江黎族自治县昌华镇人民政府之间的行政纠纷不属于不使用诉争商标的正当理由。
总的来说，依据政策性限制主张正当理由抗辩在“撤三”涉正当理由抗辩案件总量中占比最大，但抗辩成功率仍不算高。在实践中，仅因发生了政策性限制难以单独构成正当理由，商标权人往往还需举证证明其具有真实使用商标的意图，并且为实际使用商标做了必要准备，亦或能够证明于指定期间之后存在使用争议商标的商品被生产及销售的可能性，并且该项政策性限制的发生难以预见。对于既主张进行了使用又主张有正当理由未使用的自相矛盾的情形，考虑到“撤三”制度设立的目的在于促使商标权人将其注册商标进行积极使用，避免商标资源的闲置及浪费，法院对此类矛盾主张给予了适度容忍。
（三）破产清算
在“红山钰龙”商标撤销复审案件[13]中，法院认为，由于重组、改制涉及程序复杂、后续问题较多，正常的生产经营因此受到影响在所难免，如果机械地认定当事人连续三年停止使用复审商标而不将其所面临的企业重组、改制作为正当理由予以考虑，恐有失公平。
在“大自然”商标撤销复审案件[14]中，原告依约受让涉案商标时，原商标权人系因存在处于清算阶段等客观事由未能实际使用涉案商标。原告自2009年12月23日依约获得对涉案商标的独占许可使用权利并随后获准受让涉案商标，原告自2010年1月刊登大自然牌墙纸产品加盟广告，2010年6月与案外人签订大自然牌墙纸采购合同并有销售发票佐证，后又继续在媒体上投放广告、在全国各地举办招商会及参加大型展销会。可见，原告在获得使用涉案商标的权利后，积极进行广告宣传，持续生产、销售涉案商标品牌产品，并不断扩大生产经营规模。据此，综合考虑涉案商标的原商标权人在上述期间存在未实际使用涉案商标的正当理由以及原告受让涉案商标后作出了实际使用的必要准备并随后积极使用的情况，法院认定在案证据足以证明原告在商业活动中对涉案商标进行了公开、合法、有效的使用。与之类似，在“三得利”商标撤销复审案件[15]中，商评委认为2008年9月28日之后，杭州某饮料厂成立破产清算小组，进入破产清算程序，确实具有诉争商标未使用的正当理由。
而在“冰花及图”商标撤销复审案件[16]中，法院则认为，哈尔滨某公司企业改制工作仅持续了两个月，持续时间较短且并未对其正常的生产经营活动构成实质性影响。另外，其亦未就改制前两年及改制后近一年时间内对复审商标的未使用行为作出合理解释并提供相应证据证明。据此，哈尔滨某公司所称其未在指定期限内使用复审商标具有正当理由的主张缺乏事实及法律依据。
可见，企业破产清算的相关证据能否成就正当理由抗辩，不仅要看该组证据的真实性及关联性，还要考虑破产清算对于企业正常运营的影响程度、持续时间等因素。此外，争议商标在破产清算期间之前与之后的使用证据也应当提交，且无论该证据的形成时间是否在指定期间内。
（四）其他正当理由
经笔者通过公开途径检索，尚未发现依据除前述三种理由以外的正当理由而抗辩成功的案例。在一些案例中，当事人主张争议商标系防御性商标，其不使用的行为具有正当性；有一些当事人认为其是基于对某个特定文物等公共资源的保护而注册了争议商标[17]，该行为具有正当性；有一些当事人主张争议商标被他人反复提出无效宣告或撤销申请，当事人是基于对商标权利具有不稳定性的不安心理而不敢使用争议商标；还有一些当事人认为因为经营不善、市场更新速度过快导致其商品滞销或淘汰，因此无法继续使用商标也构成具有正当理由。上述主张均缺乏合理依据，不能获得支持。
截至今日，司法机关对新型冠状病毒肺炎疫情尚未出台相关司法解释来表明立场，但最高人民法院就此前的非典疫情发表的观点，对于认定此次新型冠状病毒肺炎疫情是否构成不可抗力具有一定的参考价值。
2003年发布施行的《最高人民法院关于在防治传染性非典型肺炎期间依法做好人民法院相关审判、执行工作的通知》（已失效）中表示，非典疫情可以被定性为不可抗力。其中明确：“因政府及有关部门为防治‘非典’疫情而采取行政措施直接导致合同不能履行，或者由于‘非典’疫情的影响致使合同当事人根本不能履行而引起的纠纷，按照《中华人民共和国合同法》第一百一十七条和第一百一十八条的规定妥善处理”[18]。北京市第二中级人民法院课题组在2003年发表的《正确处理“非典”疫情构成不可抗力免责事由案件》[19]中也曾表示：“尽管医学专家对非典型肺炎的症状、成因等存有不同的看法，但从法律上分析，我们认为，非典型肺炎作为一种突发性的异常事件、一种世界范围内爆发的疫情，不仅当事人不能预见，而且具有广博医学知识的医学专家也无法预见；从其爆发至今，还没有有效的方法阻止其传播，甚至还没有确定确切的传染源；尽管有许多非典型肺炎病人经过治疗病愈出院，但到目前医学界还没有确定确切有效的治疗方法，因此，这种异常的事件，至少在目前，是人类无法预见、不可避免、不能克服的客观存在，其性质属于法律上规定的不可抗力事件，是一种自然灾害。”除此之外，因疫情暴发而导致的政府政策性限制等因素也可能会构成不使用商标的正当理由。
需要特别注意的是，在“撤三”案件中，司法及行政机关所要考量的是争议商标连续三年的真实、合法、公开的商业性使用证据，或是在指定期间内具有正当理由不使用争议商标的证据。因此，尽管疫情的爆发可能会导致某些经营行为的阶段性停滞，但仅仅提交有关疫情发生的证明或短时间内因疫情发生而受到政策性限制的证据仍难以维持争议商标的有效性。但基于公平原则，加之考虑“撤三”的立法目的，在特殊情况下，因疫情爆发而“损失”的时间可酌情考虑在指定期间以外进行适当“补偿”。（完）
（本文仅代表作者观点，不代表知产力立场）
[1]根据TRIPS协议第十九条第一款的规定，如果要求使用才可保留注册，那么只有在至少连续3年未得使用后才可取消注册，除非商标所有人提出有效的理由说明存在着使用该商标的障碍。虽构成商标使用的障碍但并非出乎商标所有人意愿之情形，如对受商标保护的货物或服务实施进口限制或其他政府要求，应被认为是未得使用的有效理由。
[2]参见北京知识产权法院（2017）京73行初3050号行政判决书；
北京知识产权法院（2017）京73行初3059号行政判决书。
[3]参见商评字（2018）第75722号关于第1372390号“木卡姆MUKAM及图”商标撤销复审决定书。
[4]参见商评字（2019）第120000号关于第5599090号“SAFARI”商标撤销复审决定书。
[5]参见商评字（2017）第121235号关于第6333476号图形商标撤销复审决定书；
商评字（2017）第121234号关于第6483615号“E-SAL及图”商标撤销复审决定书；
商评字（2017）第121542号关于第6483617号“E-SAL及图”商标撤销复审决定书；
商评字（2017）第121544号关于第6483621号“ESAL及图”商标撤销复审决定书；
商评字（2017）第121233号关于第6333485号图形商标撤销复审决定书；
商评字（2018）第177022号关于第6483619号“e-Sal及图”商标撤销复审决定书
北京知识产权法院（2017）京73行初8463号行政判决书；
北京知识产权法院（2017）京73行初8464号行政判决书；
北京知识产权法院（2017）京73行初8465号行政判决书；
北京知识产权法院（2017）京73行初8466号行政判决书；
北京知识产权法院（2017）京73行初8467号行政判决书。
[6]参见刘文：《注册商标“撤三”制度的法律适用若干问题研究》，硕士学位论文，河南师范大学，2017。
[7]参见北京市高级人民法院（2014）高行终字第47号行政判决书。
[8]笔者认为，该处对司法解释的要件式理解与后文提及的“宝岛及图”商标撤销复审系列案件存在矛盾，在“宝岛”案中，是否有必要准备并未作为构成正当理由的要件之一予以考量。
[9]参见商评字（2014）第114810号关于第173923号“康及图”商标撤销复审决定书；
北京知识产权法院（2015）京知行初字第1136号行政判决书。
[10]参见商评字（2013）第120765号关于第1658612号“宝岛及图”商标撤销复审决定书；
商评字（2013）第120764号关于第838072号“宝岛及图”商标撤销复审决定书；
北京市高级人民法院（2014）高行（知）终字第3198号行政判决书；
北京市高级人民法院（2014）高行（知）终字第3272号行政判决书。
[11]参见商评字（2017）第16492号关于第8266265号“双鱼岛及图”商标撤销复审决定书；
北京知识产权法院（2017）京73行初3050号行政判决书；
北京市高级人民法院（2018）京行终2651号行政判决书。
[12]参见北京市高级人民法院（2017）京行终3270号行政判决书；
北京市高级人民法院（2017）京行终3272号行政判决书。
[13]参见北京市高级人民法院（2010）高行终字第713号行政判决书。
[14]参见北京市第一中级人民法院（2014）一中知行初字第1754号行政判决书。
[15]参见商评字（2012）第35021号关于第313758号“三得利SDL及图”商标撤销复审决定书。
[16]参见北京市高级人民法院（2011）高行终字第49号行政判决书。
[17]参见商评字（2018）第155419号商标撤销复审决定书。
[18]《合同法》一百一十七条：因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况；
《合同法》一百一十八条：当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
[19]参见北京市第二中级人民法院课题组：《正确处理“非典”疫情构成不可抗力免责事由案件》，载《法律适用》2003年第6期总第207期。
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