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金杜知卓 | 对申请美国专利七个常见问题的深度解答
本文作者基于在美国、中国多年的执业经验，对企业申请美国专利的常见实务问题进行解答，并给出美国企业实务干货经验供借鉴。
我国《知识产权强国建设纲要（2021－2035年）》及《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》颁布后，明确提出了每万人口高价值发明专利拥有量、海外发明专利授权量等发展指标。在国家知识产权战略方针的指引下，基于中国企业更深入参与国际市场竞争的需要，海外专利的申请和策略将成为中国优秀企业急需考虑的问题。本文作者基于在美国、中国多年的执业经验，对企业申请美国专利的常见实务问题进行解答，并给出美国企业实务干货经验供借鉴。
如无特别说明，本文主要是从发明专利的角度展开讨论。
1在中国申请不了专利的科技成果，说不定能在美国申请专利？
中美两国的法律，对于专利保护的客体而言有所区别。美国专利法中对于可申请专利的客体规定在美国专利法35 U.S.C. §101 条款，其规定是相当宽泛的[1]，且不同于中国专利法将某些客体进行明文排除。但是，其在司法实践中，会通过相关典型案例对于法规的解释进行司法调整。根据笔者以往的经验，在中美专利法的差异方面，企业对商业方法、软件、疾病的诊断和治疗方法比较关注。
在美国法律下，商业方法（business methods）、软件相关的发明（也叫计算机实施的发明- computer implemented inventions），以及疾病的诊断和治疗方法都是可以申请获得发明专利的。
然而在美国专利申请实务中，以上三种发明要想最终获得美国专利局（USPTO）的批准是有难度的。商业方法和软件相关的发明经常被审查员认为属于抽象概念（abstract idea）而不是专利法保护的客体，也就是不适格（ineligible）。疾病的诊断和治疗方法则经常被审查员认为属于自然规律（law of nature）而不适格。一旦审查员认为不适格，就会在发出的通知（Office Action）中以不符合美国专利法35 U.S.C. §101 条款而给出拒绝（rejection）。
为了降低在专利申请阶段遇到"35 U.S.C. § 101 rejection"的风险，笔者建议在专利撰写时在说明书中明文写清楚本技术方案相对于现有技术（prior art）有哪些技术进步（technical improvements）。笔者通常在说明书综述（Summary）部分用“improvement”或者“advantage”这样的清晰字眼来描述技术进步。这样可以降低将来申请阶段遇到35 U.S.C. § 101 rejection的风险。即使遇到了，在答复时也可以用本技术方案实现了技术进步因此适格来争辩，并向审查员指出在说明书中有明文支持。
在中国法律下，《专利法》第25条明确规定智力活动的规则和方法、疾病的诊断和治疗方法不授予专利权。因此，疾病的诊断方法已经被中国《专利法》排除在保护客体之外，但是关于商业方法和软件相关的发明创造在满足一定条件下依然属于《专利法》的保护客体。
在实务中，《专利审查指南》第二部分第一章4.2节中关于智力活动的规则和方法中规定，如果一项权利要求在对其进行限定的全部内容中既包含智力活动的规则和方法的内容，又包含技术特征，则该权利要求就整体而言并不是一种智力活动的规则和方法，不应当依据《专利法》第二十五条排除其专利权的可能性。由此，商业方法和软件相关的发明并不是完全被排除在《专利法》保护的客体之外。
申请人在将商业方法、软件相关的发明创造提交专利申请以及答复审查过程中，笔者建议考虑将权利要求记载的内容作为一个整体，对其中涉及到的技术问题、解决技术问题的技术手段、与技术手段对应的技术效果进行分析和争辩，以获得审查员的支持。
2不小心公开了技术成果导致丧失中国专利申请权，说不定还能在美国申请进行补救？
中国《专利法》第24条规定专利申请前不丧失新颖性公开的宽限期为6个月，而且《专利法》对允许公开的方式有明确的限定，包括：1）在国家出现非常情况时为公共利益目的首次公开；2）在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出；3）在规定的学术会议或者技术会议上首次发表；4）他人未经申请人同意而泄露其内容的。
而在美国法律下[2]，申请前允许公开的宽限期（grace period）为申请日（有优先权的指优先权日）之前一年。另外，美国法律对申请前允许公开的方式并无特别限制，公开方式灵活，比如发表论文以及网上公开都允许。在宽限期内的公开不丧失新颖性。公开人可以是发明人自己，也可以是直接或者间接从发明人那里获得发明信息的他人。
因此，如果不慎将技术成果公开未能及时申请中国专利，或者公开方式不符合中国法律允许的情况（比如发表论文或者网上公开），仍然有可能申请获得美国专利予以弥补。
3如何保证申请美国专利时具有合法的申请资格？
由于中国《专利法》明确规定职务发明创造申请专利的权利属于该单位，申请被批准后，该单位为专利权人。因而，单位仅需要在内部制度方面保证员工的工作成果确认为职务发明，就可以直接申请中国专利，无须另行提交申请权利方面的证明。
然而，美国法律下，雇主和发明人主要靠专利权转让协议（assignment）来保证雇主合法的获得申请权利。因而，实务中一种常见做法是在每次提交美国专利申请时发明人都需要签署一个专利权转让协议（assignment）。这个协议通常将一个具体的美国专利申请的全部权利（包括申请权）由发明人转让给雇主。外部律师通常会将专利权转让协议提交给USPTO做“assignment recordation”。完成后USPTO的Public PAIR系统“assignments”一栏会公开专利权归属信息（包含转让方，受让方，但不包含转让协议本身）。专利权受让方（assignee）也会出现在公开的专利文件首页。
4申请美国专利，必须主动披露哪些重要信息？
中国《专利法》第36条规定了申请专利时参考资料的披露义务，即发明专利的申请人请求实质审查的时候，应当提交在申请日前与其发明有关的参考资料。发明专利已经在外国提出过申请的，国家知识产权局可以要求申请人在指定期限内提交该国为审查其申请进行检索的资料或者审查结果的资料；无正当理由逾期不提交的，该申请即被视为撤回。但是，中国专利相关法律规定并未明确对参考资料（或现有技术）披露的具体要求，除了国家知识产权局的要求之外，法律也未明确申请人未能准确披露参考资料（或现有技术）的法律后果。
但是在申请美国专利时，从提交专利申请到专利授权过程中，和专利申请有关的每个人（实务中主要是发明人以及内部和外部律师），都有义务主动向USPTO提交已知的对于批准该专利申请有重要影响（material to patentability）的信息[3]。这类信息主要包括现有技术参考文献，也包括在先公开使用和销售信息等。
在申请过程中，如果USPTO发现申请人故意不提交已知的重要信息，会拒绝授权。即便侥幸获得了授权，如果将来原告以此专利提起诉讼，被告可能发现原告先前有故意不提交的不当行为（inequitable conduct），进而可能导致专利权无法执行（unenforceable）而使得原告败诉。
在实务中有两点值得注意。第一是法律没有规定申请人必须去专门做检索找到重要的信息比如参考文献并提交，已知有这样的信息则提交即可。第二是不符合“material to patentability”的信息不需要提交，因此无需提交大量的技术背景文献或者为了凑数而提交。笔者在美国曾经代理过多家国外企业，一种常见做法是只提交发明人提供的参考文献以及同族专利申请中被其他国家专利局引用的参考文献。
5美国专利局在申请过程中解释权利要求的标准与中国有什么不同？
在美国法律下，专利申请过程中，审查员采用最宽合理解释 （Broadest Reasonable Interpretation） 标准来解释权利要求。最宽合理解释的第一个要求是合理，然后在合理的前提下才是最宽。
这一标准给予了审查员在检索现有技术时较大的自由度。例如审查员在评价非显而易见性时引用的参考文献有两个要求：1）与发明来自同一技术领域（the same field of endeavor）；2）与所解决的技术问题合理相关（reasonably pertinent）。然而在实务中常常会遇到审查员引用的参考文献来自于不太相同的技术领域，或者解决有明显区别的技术问题的情况，这正是因为最宽合理解释有较大的主观性。此种情况下争辩审查员引用的参考文献不符合以上两个要求较难成功，通常只能争辩权利要求与参考文献具体的差异，或者修改权利要求来使得审查员缩减最宽合理解释的范围。
在中国法下，有业内专家提出“时机论”[4]和“语境论”[5]的解释方法。笔者理解，语境论更符合本领域普通技术人员理解专利的方式，有利于法律保护申请人作出的实质性贡献。中国的法律亦有类似的规定，例如《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》规定：人民法院应当以所属技术领域的技术人员在阅读权利要求书、说明书及附图后所理解的通常含义，界定权利要求的用语。权利要求的用语在说明书及附图中有明确定义或者说明的，按照其界定。
与美国专利申请程序不同的是，中国《专利审查指南》限定了审查员可以引用的对比文件的范围，例如：该技术内容不仅包括明确记载在对比文件中的内容，而且包括对于所属技术领域的技术人员来说，隐含的且可直接地、毫无疑义地确定的技术内容。但是，不得随意将对比文件的内容扩大或缩小。[6]由此，中国审查员在援引现有技术时的自由度相对较小。
6为什么与美国审查员电话会晤非常重要？
在美国专利申请中，与审查员电话会晤（Examiner Interview）是笔者最为推荐的选项，没有之一。国外企业大多强制要求或至少鼓励外部律师在答复通知（Office Action）前和审查员电话会晤。这种电话会晤目前可在线预约，十分方便，并且审查员态度大多也很积极。笔者曾在国内晚上多次与USPTO审查员电话甚至视频会晤并卓有成效。
电话会晤有两个显著的益处：
第一，有效地与审查员沟通可以避免不必要的后续官费和律师费。在电话会晤前律师会发给审查员要讨论的内容（interview agenda），可包括简要的争辩理由和权利要求修改。如果审查员同意争辩理由或者修改可以克服当前的参考文献，则据此提交答复即可。如果审查员不同意，笔者会询问审查员有何建议，很多时候审查员会告知建议的修改方向。然后在答复中参考审查员的建议修改，获得批准的机会也比自己单方面修改要高。因此电话会晤花去几百美元的律师费，完全有可能节省后续提交继续审查请求或者上诉导致的数千美元甚至更多的官费和律师费。
第二，成功的电话会晤可以减少将来诉讼中的禁止反言（prosecution history estoppel）风险。在美国专利诉讼中，被告会寻找原告专利权人在申请过程（prosecution history）中留下的对原告自身不利的论述。因此越简洁的prosecution history，被告越难找到对原告自身不利的论述。如果在电话会晤中和审查员商讨，就如何获得批准达成一致，则在正式答复中，笔者往往只在interview summary中说明双方已在电话会晤中就批准达成一致，并提交审查员同意的修改内容，但不会再去详细解释如何克服参考文献，因此答复会很简洁，律师费用也较低。
7收到美国专利批准通知后该做什么？
在美国专利申请收到批准通知（Notice of Allowance）后最主要的事情是决定是否提出分案（Divisional Application）和续案（Continuation Application）。分案和续案都可以要求母案（已批准的申请）的优先权。但分案和续案相当于一个新的申请，因此官费和律师费都类似于一个新的申请。
如果在申请过程中，审查员认为权利要求包含多个不同的独立发明则会发出限制性请求（Restriction Requirement），要求申请人在母案中选择其中一个发明（通常是一组权利要求）被审查，而取消（cancel）其他权利要求。母案被批准后，被取消的其他权利要求则可以通过提出分案来获得审查。以笔者经验来看，实务中有些国外企业会有意地获得限制性请求进而提出分案，但更多的还是在一个申请中权利要求只包含一个发明，来避免限制性请求以及分案的官费和律师费。
续案则主要是用于获得比母案更广的权利要求保护范围，在专利布局中起着重要作用，因此在实务中较为普遍。以笔者经验来看，提出续案通常有两种情况。第一种是母案授权获得的权利要求保护范围并未达到能够获得的最广范围，因此提出续案。这种情况更多是由外部律师经过评估后向企业提出建议。第二种是申请人在母案中会主动提出较窄的权利要求保护范围，争取尽快获得授权将特定技术先保护起来，然后提出续案既可以争取获得更广的保护范围，也可以有针对性地调整保护范围去覆盖竞争对手的产品。这种情况更多是由企业事先告知外部律师。
在中国法律下，专利相关法律仅规定了分案申请，且对分案申请进行了严格的限制，包括1）分案申请的提出时间[7]；2）分案申请、再次分案申请应当是原案申请、原分案申请的申请人；3）分案申请、再次分案申请的发明人，应当是原案申请、原分案申请的全部或部分[8]。
尽管如此，从申请策略角度来说，由于申请人在专利申请过程中存在诸多限制，例如每一次修正必须进一步限定权利要求的范围，导致专利申请的母案权利要求保护范围过窄。因此，在明确区别技术特征之后，申请人可以提出分案申请以获得更宽的保护范围，或者有针对性地调整保护范围。当然，在此过程中，申请人应当注意避免《关于规范申请专利行为的办法》中规制的非正常申请专利的行为。
注释：
[1]美国法典35 U.S.C. § 101: Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor.
[2]具体请见美国法典35 U.S.C. § 102(b)(1)。
[3]具体请见美国联邦法规37 C.F.R. § 1.56。
[4]“时机论”的基本观点是，对专利权利要求的解释应该严格把握解释时机，以权利要求本身的含义不清楚或者没有明确的唯一含义为前提，亦即当权利要求本身的文字含义清楚时，不能采用说明书和附图等内部证据对权利要求进行解释，只有权利要求本身的含义不清楚、没有明确含义时，才能运用权利要求书、说明书及附图等对权利要求进行解释。参见张鹏：《论权利要求保护范围解释的原则、时机和方法》，载《专利法研究(2009)》，知识产权出版社2010年版，第264-276页。
[5]“语境论”，是指在确定权利要求的含义时，应当首先结合权利要求书、说明书、附图等内部证据，必要的时候也应当结合所属技术领域的教科书、技术词典等外部证据，对权利要求作出合理的解释。在解释权利要求时应当首先从内部证据开始，而不是从外部证据开始。当内部证据足以确定权利要求的含义时，不需要采用外部证据；只有当内部证据不足以确定权利要求的含义时，才有必要借助于外部证据来解释权利要求。参见刘庆辉：《专利授权程序中的权利要求解释》，载《知识产权》2017年第6期。
[6]参见中国《专利审查指南》第二部分第三章第2.3节
[7]根据中国《专利审查指南》第一部分第一章第5.1.1节（3）规定：申请人可以提交分案申请的时间为收到专利局授权通知之日起2个月、或收到驳回决定之日起3个月内、或提出复审请求以后以及对复审决定提起行政诉讼期间。对于已提出过分案申请，申请人需要针对该分案申请再次提出分案申请的，再次提出的分案申请的递交时间仍应当根据原申请审核。但是，因分案申请存在单一性的缺陷，申请人按照审查员的审查意见再次提出分案申请的情况除外。
[8]参见中国《专利审查指南》第一部分第一章第5.1.1节（4）、（5）的规定。
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