生物医药企业IPO重点关注法律问题（下）

作者：

丁文昊 郭克军

在上篇中，我们着重关注了License-in模式以及专利实施许可核心关注要点，以及委托开发与合作开发模式下的重点问题。在下篇中，我们继续梳理分析生物医药企业上市合规需重点关注的职务发明、产品核心竞争力与技术自由实施分析、研发服务外包的具体模式及对发行人经营的影响、临床用药的合法合规性与商业贿赂问题，供读者参考。

三

职务发明核心关注要点

生物医药企业大多会设立研发部门，由研发人员主导并开展药品研发，这一过程中不可避免地会遇到职务发明的相关问题。

如悦康药业集团股份有限公司（科创板已上市）、长春百克生物科技股份公司（科创板已上市）等均涉及该问题。监管部门核心关注：发行人董监高、核心技术人员名下是否拥有与发行人主营业务相关的知识产权或技术成果，是否来源于前任职单位，是否存在纠纷或潜在纠纷；相关人员是否涉及违反保密协议、竞业禁止等合同约定，是否存在纠纷及潜在纠纷。

针对职务发明的核心法律问题，我们简要总结如下：

1. 职务发明权属

生物医药企业的产品研发离不开企业技术人员的参与，由此产生的技术成果应当归谁所有，这就涉及到职务发明权属问题，《中华人民共和国专利法》和《中华人民共和国专利法实施细则》对该问题进行了如下规定：

根据《中华人民共和国专利法》第6条、《中华人民共和国专利法实施细则》第12条的规定，职务发明的相关权利由单位享有，且以下几种情形均应当被认定为职务发明：（1）本职工作中完成的发明创造；（2）履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；（3）辞职、退休或调动工作一年内作出的，与其原单位承担的本职工作或原单位分配的任务有关的发明创造；（4）主要是利用单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造，即主要是利用了单位的资金、设备、零部件或者不向外公开的技术资料完成的发明创造。另外，《中华人民共和国专利法》第6条还规定，对于“利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造”，单位与发明人或者设计人对相关权利归属作出约定的，从其约定。

虽然法律法规已经就职务发明的范围、权属设置了上述默认规则，但相关规定并不十分明确，仍有解释的空间，如未就“与其原单位承担的本职工作或原单位分配的任务有关的发明创造”“主要利用本单位物质条件”中的“有关”和“主要”作出明确阐述。另外，《中华人民共和国专利法》第6条还规定了利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造的权属问题适用约定优先原则。

因此，为了全面保护企业的权益，确定相关知识产权的归属，建议生物医药企业就员工在履行职务期间所产生的技术成果的知识产权归属进行明确约定，并制定与之相关的规章制度，如在劳动合同、员工手册或类似的公司制度性文件中明确约定职务发明的范围，例如约定“员工利用公司的物质技术条件所完成的发明创造的专利申请权归公司所有”，并促使员工签收确认该等制度性文件，等等。

此外，对于新入职员工完成的发明创造，若该发明创造产生于该员工从原单位离职的一年内，则根据《中华人民共和国专利法》的上述规定其可能被认定为属于原单位的职务发明，即申请专利的权利归属于原单位，从而导致相关专利的权属处于不确定的状态。因此，企业还应当注意对新入职员工进行知识产权背景调查，并要求新入职员工填写知识产权调查表及承诺函，以避免本单位员工完成的发明创造的专利权和专利申请权被认定为该员工原单位的职务发明。

2. 职务发明奖励和报酬

如上所述，生物医药企业常常会涉及职务发明的问题，虽然职务发明的权利归属于单位，但根据《中华人民共和国专利法》第15条规定，职务发明发明人有权从单位处获得一定数额的奖励和报酬。因此，职务发明奖励和报酬制度的设立与执行对生物医药企业来说也非常重要。《中华人民共和国专利法实施细则》第77条、第78条对职务发明奖励与报酬的发放进行了规定。具体如下：

在单位未与发明人就职务发明奖励与报酬的支付方式和数额达成约定或制定相关规章制度的情况下，对于发明专利单位应当至少发放奖励奖励3000元/项，对于实用新型专利单位应当至少发放奖励1000元/项。职务发明实施后，单位还应当从实施该专利的营业利润中提取一定比例发放报酬，即发明或者实用新型专利提取比例不低于2%，外观设计专利提取比例不低于0.2%，或者参照上述比例，给予发明人一次性报酬；另外，单位许可他人实施该专利的，还应当将不低于使用费的10%作为报酬给予发明人。

根据我们的项目经验，实践中不少生物医药企业存在未与发明人约定职务发明奖励与报酬的支付方式和数额，也未建立职务发明奖励与报酬制度的情况。如前所述，职务发明人可向企业主张相应产品营业利润的一定比例作为其职务发明的报酬。如药品获得市场成功，往往意味着高额的营业利润，所以发明人的这一主张可能会给企业带来较大的财务负担。因此，建议生物医药企业建立职务发明奖励与报酬制度，按照不低于法定最低要求的标准发放职务发明奖励，并约定一次性发放职务发明报酬的数额。

此外，对于生物医药企业尚未建立相关制度但已经实际发放相应的奖励和报酬的情形，为防范法律风险，除了尽快建立职务发明奖励与报酬制度之外，企业还可以与职务发明人签订确认书，由职务发明人确认其已收到符合法律法规规定的职务发明奖励与报酬，并作出不再进一步主张任何职务发明奖励与报酬的承诺。

四

产品核心竞争力与技术自由实施分析

生物医药企业的核心竞争力来源于其产品和技术的先进性。例如，在研产品对应的化合物、靶点、适应症等在全球范围内是否都具有创新性是评价一家生物医药企业核心竞争力的关键因素。

如果该产品不能获得有效的专利授权，一方面从侧面说明该产品的新颖性不够，另一方面也会增加该企业自身侵犯第三方专利的风险。此外，以科创板上市为例，“科创属性”通常需要5项与主营业务相关的发明专利来佐证。

因此，生物医药企业需要在产品研发前、研发过程中、上市后等节点以及在IPO过程中对相关产品是否存在侵犯第三方专利的风险进行分析，即技术自由实施分析（Freedom To Operate，下称“FTO分析”）。

1. FTO分析的主要步骤

FTO分析，是指为确定一项技术或者一个产品的实施是否侵犯第三方知识产权所进行的法律尽职调查。一般来说，FTO分析主要包括如下6个步骤：

确定检索数据库：国内检索可以选用Incopat、Soopat、中国上市药品目录集等；国外专利可采用DWPI、SIPOABS、Drugfuture等；序列数据库可选用EMBL、Genbank等。

确定药品核心技术：根据研发人员对目标药品的说明及相关技术文档，确定目标药品的核心技术方案。

制定检索策略：由于药品的复杂性，为保证检索的全面性，需要结合多种检索方式，可先用名称、同义词、近义词、靶点、适应症及其上下位概念等关键词进行检索，当出现较多无关专利时，可再用专利分类号进行范围限定。另外，还可以采用关键发明人、竞争对手、生物序列进行补充检索。

进行专利筛选：先对检索得到的所有专利进行初步筛选，排除明显不相关的专利，再根据核心技术方案的内容筛选出高度相关的专利。

进行侵权分析：先确定药品与高度相关的专利所对应的技术特征，然后根据“全面覆盖原则”和“等同原则”进行侵权风险的分析，判断该药品相关的技术特征是否落入高度相关的专利的保护范围。

提出解决方案：根据侵权分析结果，确定高风险专利的范围，并给出应对方案，如提出无效请求或第三方公众意见，还可以根据专利的具体情况给出规避法律风险的建议。

此外，还应当注意的是，对于FTO分析中发现存在侵权风险的尚未获得授权的专利申请，由于专利申请人可能会根据专利审查情况对专利申请进行修改，因此，最终授权的专利文本与FTO分析时的专利申请文本之间可能会存在差异，建议企业密切关注对比文件的审查和授权情况，从而根据专利申请的修改情况，再对目标药品的侵权风险进行评估。

2. 建立关键节点的FTO风险评估机制

为有效防范专利侵权风险，生物医药企业应至少在立项前、上市前等关键节点建立FTO风险评估机制。

首先，在药品立项之前，生物医药企业需要进行FTO分析，以了解相关药品的专利情况，为药品研发提供方向和建议。

其次，在药品研发完成进入临床试验前以及药品上市前，生物医药企业均有必要进行FTO分析，以了解目标市场相关专利情况，对可能面临的专利侵权风险做出预测和评估。

再次，在融资并购或药品技术转让交易过程中，生物医药企业也需要进行FTO分析，以帮助投资方或受让方评估标的的价值和风险。

当然，生物医药企业还可以根据相关药品的具体情况在其他节点进行FTO分析，以评估相关风险。

五

研发服务外包的具体模式及对发行人经营的影响

药品研发涉及大量的研发服务外包（CRO）行为，因此也是监管部门关注的重点。例如上海谊众药业股份有限公司（科创板已上市）、苏州泽璟生物制药股份有限公司（科创板已上市）等均因其CRO合作模式、稳定性以及相关资质等问题被上交所问询。

上市审核机构一般会从如下几个方面关注药品研发企业CRO 服务的具体情况：

1. 具体模式、合同签署、主要协议约定、研发主要项目、合作研发权利义务相关约定、费用承担与研发成果权利归属、目前已取得的研发成果等；

2. 上述CRO 服务是否实际是合作研发，发行人和CRO 在研发过程中各自的角色、作用，所参与的主要内容；CRO 服务是否涉及发行人的核心技术或核心研发步骤，发行人持续经营能力是否依赖于CRO 和合作研发或相关单位；

3. CRO 服务单位是否具备相应的资质，如果与境外CRO 企业合作的，是否符合所在国相关法律法规的规定及相应伦理道德要求。

其中，上述第1点以及第2点主要从CRO合同的具体条款出发，需要判断的核心要点是该等CRO服务是否为纯粹的研发服务外包，是否涉及合作研发的实质，知识成果的归属是否全部由发行人享有。第3点问题则需要结合CRO机构具体服务的内容进一步比照法律法规判断CRO机构是否具备相应的资质。

例如，笔者承办的一单新药研发企业科创板上市项目（第五套标准），我们即通过以下几个标准对发行人的CRO服务进行了分类：是从事临床前研究的CRO还是临床还发阶段的CRO，如果从事临床前研究是否涉及毒理或药代动力学的分析，是否涉及CDMO的服务。

通过进行上述业务划分，我们大体可以判断如下：单纯从事早期临床前研究的CRO机构不需要特别的资质证照，但如果涉及毒理或药代动力学的分析则需要具备GLP认证以及试验动物使用许可证；单纯从事临床试验阶段CRO服务的机构不需要特别的资质；从事CDMO服务的机构还需要药品生产许可证。

六

临床用药的合法合规性

临床试验是药品研发及上市的核心环节，大部分情况下，药品研发企业临床研究阶段的原料药及临床用药均是采取CMO形式进行，因此上市审核机构通常会关注发行人当前原料药、临床用药委托的具体情况，是否合法合规，是否涉及发行人关键核心技术；受托方是否具备相应资质，是否受到相应处罚及存在相关违法违规事项。

通常情况下，药品研发企业与CMO机构的合作分为原料药CMO及制剂CMO 两部分，通常先由上游原料药CMO企业，根据发行人的设计，对原料药的工艺、生产流程等工艺路线进行开发和验证，后经由制剂CMO 企业，根据发行人的设计，对制剂处方进行验证及开发。

在原料药CMO环节下，一般原料药工艺验证、研发批次及临床批次的生产需要CMO机构具备相应的药品生产许可证且生产环境需满足GMP要求。但原料药生产中控、分析方法验证及稳定性研究等分析服务则不需要特殊的资质要求。

在制剂CMO环节下，制剂处方前验证、制剂处方工艺开发、优化及相关质量验证、制剂研发样品生产等需要CMO机构具备相应的药品生产许可证且生产环境需满足GMP要求。制剂处方前研究、制剂生产中控、分析方法验证及制剂产品稳定性研究等分析服务则不需要特殊的资质要求。

七

商业贿赂问题

针对产品已经进入商业化的医药研发企业，商业推广活动过程中是否商业贿赂问题将被监管机关重点关注。

例如，上海复旦张江生物医药股份有限公司（已上市）在科创板首次申报时被暂缓审议，上市委即对其市场推广费用的合理性表示关注。

IPO审核部门一般会从如下几个方面关注市场推广行为和合理性及合法性：（1）发行人推广商的选取标准，管理控制制度；报告期内是否发生较大变化；推广商是否与公司存在关联关系，是否具有合法的经营资质及能力；（2）发行人自身营销团队和推广商的具体职责划分；（3）发行人推广费用与可比公司的对比情况，相关费用支出是否具有合理性，是否存在直接或变相向客户（学术机构或人员）赠送礼金、高额礼品等商业贿赂的行为；（4）代理商及员工是否涉及行贿；发行人是否存在商业贿赂违法违规行为，是否被相关部门处罚；（5）发行人与推广商是否存在关于防范商业贿赂的约定，相关责任的划分、承担情况。

根据《中华人民共和国反不正当竞争法》有关规定，经营者不得采用财物或其他手段贿赂相关单位或者个人，以谋取交易机会或者竞争优势；经营者不得对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价等作虚假或者引人误解的商业宣传，欺骗、误导消费者。

针对该项问题，发行人一般需要结合自身学术推广的营销模式，发行人报告期内销售费用明细，发行人《内部审计制度》、《反商业贿赂管理制度》等内部控制制度，发行人主要销售人员的资金流水，相关市场监管部门出具的《合规证明》，发行人报告期内重要客户、供应商的走访和函证来证明自身商业推广行为的合理性，不存在通过贿赂以谋取交易机会或者竞争优势，亦不存在虚假宣传、欺骗、误导消费者的情形。

★总结★

近年来，生物医药行业发展迅速，上市项目越来越多，IPO审核过程中关注的内容也越来越丰富。生物医药需注意在共性问题中满足行业普遍标准，同时需要结合自身业务特点对重点问题进行差异化分析，寻找合适的解决方案，如此才能满足IPO的监管要求。

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The End

 作者简介

丁文昊  律师

北京办公室  

非权益合伙人

业务领域：中国内地资本市场, 私募股权和投资基金, 香港和境外资本市场

特色行业类别：健康与生命科学

郭克军  律师

北京办公室  合伙人

业务领域：中国内地资本市场, 香港和境外资本市场, 私募股权和投资基金

特色行业类别：通讯与技术, 健康与生命科学, 金融行业

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