专业文章 | 如何判断“限缩性修改或者陈述被明确否定”？—来自“鲨鱼鳍式天线”案的启示

一、知识点回放

上周我们通过“位料开关”案介绍了禁止反悔原则。该原则是指在专利授权或者无效程序中,专利申请人或专利权人通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述的方式，对权利要求的保护范围作了限制或者部分放弃，从而在侵犯专利权诉讼中，在确定是否构成等同侵权时，禁止专利申请人或专利权人将已放弃的内容重新纳入专利权保护范围。

禁止反悔原则是对等同原则的必要限制，目的在于敦促当事人在诉讼活动中诚实守信，避免当事人在行政授权确权程序和侵权民事诉讼中对权利要求作出不一致的解释。

二、“限缩性修改或者陈述被明确否定”时不适用禁止反悔原则

既然禁止反悔原则的用意是避免当事人在行政授权确权程序和侵权民事诉讼中对权利要求作出不一致的解释而因此“两头得利”。那么当事人在行政授权确权程序和侵权民事诉讼中对权利要求保护范围的限缩或放弃必须要发生法律效果，方有适用禁止反悔原则之余地，在实践中，往往有当事人尽管在前述程序中作出了对权利要求保护范围的限缩或放弃的修改或陈述，但是并没有产生法律效果。

为了准确适用禁止反悔原则，最高人民法院继在《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第6条中引入禁止反悔原则后，又在《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第13条规定：“权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的，人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。”

但是问题又来了，如何判断“对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述”是否被“被明确否定”呢？曹桂兰、胡美玲侵害发明专利权纠纷案中最高人民法院的裁判观点给出了启示。

三、案例介绍

在曹桂兰、胡美玲侵害发明专利权纠纷案中（（2017）最高法民申1826号，判决书请戳阅读原文），

案件争议焦点在于涉案的200710019425.7号“鲨鱼鳍式天线”发明专利原始权利人蒋小平在专利授权、确权程序中对于专利保护范围的限缩性陈述是否适用禁止反悔原则。

二审判决认为，涉案专利无效决定形式上没有明确否定蒋小平关于特征a、b的陈述，据此认定在确权程序存在“关于特征a、b技术方案的放弃”。

最高院认为，由于专利授权确权程序对于技术特征的认定存在连续性，权利人作出的陈述是否被“明确否定”，应当对专利授权和确权阶段技术特征的审查进行客观全面的判断，着重考察权利人对技术方案作出的限缩性陈述是否最终被裁判者认可，是否由此导致专利申请得以授权或者专利权得以维持。

最高院指出，根据本案的相关事实，在授权程序中，国家知识产权局专利审查部门对蒋小平关于技术特征a、b的陈述意见不予认可，持明确否定意见，而且，涉案专利获得授权并非基于对特征a、b作出的限缩性陈述。在后续的无效审查程序，专利复审委员会并未推翻实质审查阶段所持的否定意见，不能得出专利复审委员会认为通过连接元件来进行阻抗匹配不是本领域的惯用技术手段，不属于本领域的公知常识的结论，也不能得出“注塑嵌装”及“固定卡装”不是本领域常用的锁固方式，不属于本领域的公知常识的结论。

由于专利权人作出的限缩性陈述在实质审查中已被明确否定，而无效审查程序并未推翻该认定得出相反的结论，在这种情况下，应当认定存在专利权人的限缩性陈述已被明确否定的事实。这与所作的限缩性陈述并未带来专利权的获得和专利权的维持的事实相符，与“禁止反悔”原则防止权利人“两头得利”的目的不相悖。

因此，蒋小平关于特征a、b的意见陈述，不发生技术方案被放弃的法律效果，不应适用“禁止反悔”原则。本案二审法院脱离涉案专利获得授权的具体审查事实，忽略专利权人的意见陈述已在实质审查程序被“明确否定”的事实，割裂了审查程序中对技术特征认定的连续性，仅审查了确权程序的相关认定，认为对权利人的限缩性意见陈述并未明确评价，相当于“未予评述”，不符合司法解释规定的明确否定的要求，进而得出了适用“禁止反悔”原则的错误结论。

供稿：刘强

编辑:任雪

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