案例评析 | 侵害技术秘密和专利权权属之诉的合并审理

导语：侵害技术秘密之诉与专利权权属之诉系基于同一事实或者裁判结果相互牵连的，适宜在一个案件中合并审理。

近年来，因员工跳槽引发的原公司与新公司的纠纷层出不穷，其中不少涉及员工在新公司申请专利而原公司认为申请专利的技术方案属于原公司的商业秘密。在不少此类纠纷中，原公司通常希望在一个案件中主张新公司侵害商业秘密，同时要求确认专利权权属。但是，由于侵害商业秘密与专利权权属是2个不同的案由，各地法院对于原公司这样合并起诉的处理方式各有不同，最高人民法院在（2019）最高法知民终672号二审裁定书（审判长：朱理，审判员：原晓爽，审判员：傅蕾）中明确，涉及的侵害技术秘密纠纷与专利权权属纠纷在主要事实上的高度重叠以及裁判结果上的相互牵连，具有密切关系，可以将两诉合并在一个案件中予以审理。最高人民法院对此论述如下：

（一）原审法院裁定驳回博迈公司起诉是否符合法律规定

当事人的诉讼请求涉及两个不同的法律关系且均为诉争的法律关系时，可以通过并列案由将两个法律关系合并在一个案件中进行审理。《最高人民法院关于印发修改后的<民事案件案由规定>的通知》指出，同一诉讼中涉及两个以上的法律关系的，应当依当事人诉争的法律关系的性质确定案由，均为诉争法律关系的，则按诉争的两个以上法律关系确定并列的两个案由。因此，同一案件涉及两个不同的法律关系并非人民法院驳回当事人起诉的合法理由。本案中，博迈公司以何克江、麦可公司侵犯其技术秘密为由要求二者承担侵权责任，以麦可公司申请的专利系其公司技术秘密为由请求确认诉争专利权由其享有，系在同一案件中提出侵害技术秘密纠纷之诉与专利权权属纠纷之诉，符合前述规定之情形。而且，上述两诉指向的被告均是具体明确的，并无原审法院所述被告不明确之情形，故原审法院以本案法律关系及对应的被告不明确为由裁定驳回博迈公司的起诉，适用法律错误，本院予以纠正。

（二）如应对博迈公司的起诉进行实体审理，是否可以将侵害技术秘密之诉与确认专利权权属之诉合并审理

如前所述，法律允许将诉争的两个不同的法律关系合并在一个案件中进行审理。而且，在特定情况下，将基于同一事实或者其他原因存在密切关系的不同法律关系在同一诉讼中解决，有利于查清案件事实、明确法律责任和避免裁判冲突，有利于保护当事人利益和实现诉讼经济的目标。考虑到本案中博迈公司起诉涉及的侵害技术秘密纠纷与专利权权属纠纷在主要事实上的高度重叠以及裁判结果上的相互牵连，具有密切关系，本院认为宜将上述两诉合并在一个案件中予以审理。

第一，主要事实的高度重叠。结合博迈公司的起诉状及庭审意见陈述，其起诉何克江、麦可公司侵害技术秘密的主要事实为：何克江违反约定将博迈公司的技术秘密披露给麦可公司，麦可公司明知或应知何克江的违法行为而获取、披露他人技术秘密，涉案专利申请实为“披露”技术秘密这一侵权行为的具体呈现。博迈公司关于确认涉案专利权权属归其所有所依据的事实与上述主张的事实基本相同，均涉及技术秘密构成、范围的认定以及与专利技术方案的比对。本案审理侵权之诉与确认之诉所需查明的事实基本相同，在同一案件中审理有利于案件事实的查清，符合诉讼经济的目的。

第二，裁判结果上的相互牵连。根据博迈公司的诉讼请求及其主张的事实理由，确认博迈公司为涉案专利权利人的前提为麦可公司与何克江存在侵害技术秘密的行为。如果认定何克江、麦可公司并未侵害博迈公司的技术秘密，则博迈公司关于专利权属确认的主张就可能得不到支持。本案的确认之诉的结果系侵权之诉结果的自然延伸，两者存在较强的关联性。因此，本案通过诉的合并，还可以实现避免裁判冲突的功能。

供稿：戴纯箴

编辑：任雪

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