讨论知识产权法律案例
导语
在同一客体之上，可能同时存在著作权、专利权、商标权叠加的情形，而这些权利也有可能由不同的主体所享有。因此，不能以某一专利权因期限届满或权利人主动放弃而当然得出该专利方案进入公有领域而不会侵害他人合法权利的结论。
供稿：戚海洋、艾可颂
编辑：戚海洋、艾可颂（2021）最高法民再123号
再审申请人四川华体照明科技股份有限公司（以下简称华体公司）因与被申请人贵州力士达照明科技有限公司（以下简称力士达公司）侵害外观设计专利权纠纷一案，不服贵州省高级人民法院（以下简称二审法院）（2019）黔民终757号民事判决，向最高院申请再审。最高院于2020年9月23日作出（2020）最高法民申3016号民事裁定提审本案。华体公司申请再审称，1．二审法院认定力士达公司提交的已被华体公司放弃的CN201430030895. 4号外观设计专利（以下简称895.4号专利）的相关材料系新证据，属于事实认定及法律适用错误，且违反了“同案同判”的裁判规则。2．二审法院以华体公司同时拥有两项路灯外观设计专利权，在不进行任何对比的情况下即径直推定两外观设计在整体视觉效果上存在实质性差异，属于事实认定及法律适用错误。3．二审法院按照力士达公司的主张将案外895.4号专利作为与被诉侵权设计进行对比的对象，并通过对比认定二者构成相似进而认定被诉侵权设计未侵犯涉案在先的ZL200930109818.7号（以下简称818.7号专利）属于法律适用错误。4．二审法院以“社会公众的合理信赖”作为专利侵权行为人不承担侵权责任的抗辩，不符合法律规定。综上，请求判令撤销二审判决，将本案发回重审或依法改判支持华体公司的一审诉讼请求。力士达公司辩称，1. 895.4号专利相关材料属于新证据，不违反“同案同判”规则。2．将被诉侵权产品与现有设计进行比对，力士达公司以现有设计进行抗辩的观点成立。3．因力士达公司提出现有设计抗辩，二审法院将895.4号专利作为与被诉侵权设计进行比对的对象符合法律规定及司法实践。4．力士达公司实施的是895.4号专利而非侵犯818.7号专利。华体公司主动放弃895.4号专利的行为已由国家知识产权局公告，895.4号专利已进入公有领域，无须经过许可亦无须支付费用便可使用。二审法院并非以社会公众的合理信赖作为专利侵权的抗辩依据，而是说，既然已放弃的专利已进入公有领域，则任何单位和个人均可使用，如原样实施进入公有领域的外观设计仍会侵犯同一权利人的其他外观设计专利权，则明显损害社会公众的合理信赖，也有违专利法“推动发明创造的应用，促进科学技术进步和经济社会发展”的立法目的。5．力士达公司在一审庭审结束后取得895.4号专利相关资料，故据此提起上诉，以现有设计进行抗辩并得以改判，并不违反诚实信用原则。综上，请求驳回华体公司的再审申请，维持二审判决。
争议焦点为：1. 在程序方面，二审法院采纳力士达公司新提交的895.4号外观设计专利有关材料是否合法；2．在实体方面，被控侵权产品是否侵害了华体公司818.7号外观设计专利权，力士达公司是否应当承担民事责任。
《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四百零五条第一款规定：“人民法院审理再审案件应当围绕再审请求进行。当事人的再审请求超出原审诉讼请求的，不予审理；符合另案起诉条件的，告知当事人可以另行起诉。”虽然本案中不应采信力士达公司在二审期间提交的与895.4号外观设计专利有关的证据，但华体公司在本案再审申请中已明确提出二审判决适用法律错误的再审理由，并据此请求撤销二审判决，因此，本院结合华体公司的再审理由，就外观设计专利侵权认定中的相关实体问题作一简要回应。根据专利法第九条第一款的规定，“同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。”因此，从上述规定看，对于同样的发明创造只能授予一项专利权是专利审查过程中应当遵循的一项基本规则。当然，由于专利法第三十九条和第四十条针对发明专利申请、实用新型和外观设计专利申请规定了不同的审查制度，“实用新型和外观设计专利申请经初步审查没有发现驳回理由的，由国务院专利行政部门作出授予实用新型专利权或者外观设计专利权的决定，发给相应的专利证书，同时予以登记和公告。实用新型专利权和外观设计专利权自公告之日起生效。”因此，对于未进行实质审查的专利申请，不能完全排除存在专利重复授权的可能。但总体而言，对于取得合法授权的专利，应当给予分别的、独立的保护，不应因权利人同时拥有两项以上的专利权，而在侵权判断时将权利人在个案中请求保护的专利之外的其他专利作为权利基础纳入考量范围。 同时，对于外观设计专利权而言，尽管两个以上获得授权的外观设计可能并不完全相同，不属于“同一发明创造”，但是，由于《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条规定，在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上，采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入外观设计专利权的保护范围。也就是说，在认定侵犯外观设计专利权的行为时，不仅要考虑被控侵权产品是否与请求保护的“以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计”相同，而且还要考虑被控侵权产品是否与该外观设计近似。即使权利人拥有多项外观设计专利权，判断被控侵权产品是否侵害其某一特定的外观设计专利权时，仍然必须以请求保护的外观设计专利为基础，将被控侵权产品与该请求保护的外观设计进行“整体观察、综合判断”，而不能以权利人拥有两项以上的外观设计专利权为由，直接推定该两项专利权存在实质性差异，进而以被控侵权产品与权利人在个案中请求保护的外观设计之外的另一项享有权利的外观设计相同或近似为由，得出被控侵权产品不会侵害该请求保护的外观设计专利权的结论。二审判决关于“华体公司曾同时享有818. 7号和895.4号两项路灯外观设计专利权，此时应推定两外观设计在整体视觉效果上存在实质性差异，进而在被诉侵权设计与895.4号外观设计相同的情况下，无需再将其与818.7号外观设计进行比对”的认定，在法律适用上存在明显错误，本院对此予以纠正。华体公司的该项再审理由成立，本院予以支持。 根据专利法第四十四条第一款第二项的规定，专利权人有权以书面声明的方式放弃专利权。但如前所述，对于权利人拥有的多项专利权，应当依法给予分别的、独立的保护。不应因被控侵权人实施的是他人已经放弃专利权的技术方案或外观设计，就当然得出该行为不会侵犯该权利人享有的其他专利权的结论。而且在很多情形下，在同一客体之上，可能叠加地存在着多项知识产权或其他合法权益。在某些特殊情况下，在同一客体上甚至可能同时存在著作权、专利权、商标权叠加的情形，而这些权利也有可能由不同的主体所享有。因此，不能以某一外观设计专利权因期限届满或权利人主动放弃而当然得出该外观设计进入公有领域而不会侵害他人合法权利的结论。二审判决关于“华体公司主动放弃895.4号外观设计专利权的行为已由国家知识产权局向全社会公告，如认为他人在原样实施该外观设计的情况下仍会侵犯同一权利人的其他外观设计专利权，则明显损害了社会公众的合理信赖，也有违专利法‘推动发明创造的应用，促进科学技术进步和经济社会发展’的立法目的”的认定属于法律适用错误，本院对此予以纠正。华体公司的相关再审理由成立，本院予以支持。