案例评析｜现有技术的抗辩应限于被控侵权产品实施的技术方案是否为现有技术的问题

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导语

在专利侵权纠纷中，人民法院对现有技术抗辩的审查有别于专利有效性审查。现有技术的抗辩应限于被控侵权产品实施的技术方案是否为现有技术的问题。

供稿：艾可颂，裴一歌

编辑：艾可颂，裴一歌

裁判文书请戳

基本案情

四环公司系第357号专利的专利权人。2015年12月14日，齐鲁公司向国家专利复审委员会就该专利提出了无效宣告请求。国家知识产权局专利复审委员会作出决定在四环公司修改后的权利要求书上维持有效，修改后的权利要求记载：1.一种安全性高的药物组合物，所述药物组合物含有桂哌齐特或其药学上可接受的盐和含量不高于0.5%的式ⅲ所示结构化合物，所述桂哌齐特或其药学上可接受的盐与式ⅲ化合物之间的重量比不低于500：1；

四环公司系第994号专利的专利权人。994号专利的申请日为2009年9月29日，授权公告日为2011年6月1日，该专利目前处于有效状态。该专利的权利要求书记载：1.一种桂哌齐特氮氧化物，具有式（ⅰ）所示结构；15.权利要求1所述的桂哌齐特氮氧化物用作标准品或对照品的应用。

455号专利公开了一种马来酸桂哌齐特的制备方法，966号专利公开了马来酸桂哌齐特a晶型和b晶型及其制备方法，后被宣告全部无效。

一审观点

齐鲁公司所提的有关455号专利的鉴定申请针对357号专利是否将现有技术纳入保护范围，且未举证证明其是否实施了455号专利公开的制备工艺，故其鉴定申请实质上针对的为357号专利的有效性问题，不属于本案的审理范围。而对于966号专利，齐鲁公司主张966号专利已被宣告无效，故其公开的b晶型随之进入公知领域，成为了357号专利的现有技术，而齐鲁公司的马来酸桂哌齐特原料药就是b晶型，故其实施的为现有技术，不构成侵权。但是，尽管966号专利因被无效而进入公知领域，且该专利的公开日期早于357号专利的申请日期，但因其并未公开357号专利所保护的技术特征，且966号专利与357号专利从解决的技术问题、技术方案到预期效果均存在区别，无证据表明以b晶型形态存在的马来酸桂哌齐特组合物必将落入357号专利的保护范围，故966号专利以及b晶型均不能作为齐鲁公司现有技术抗辩的依据。

二审观点

二审中，齐鲁公司称在前的455号专利和966号专利系本案357号专利的现有技术方案，按照455号专利实施例5的步骤五、六获得的马来酸桂哌齐特系966号专利的实施例制备的b晶型，已经落入357号专利的保护范围；wo2008/139152a1的pct申请公开了994号专利的桂哌齐特氮氧化物。《中华人民共和国专利法》第六十二条规定，在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术属于现有技术的，不构成侵犯专利权。因此，在专利侵权纠纷中，人民法院对现有技术抗辩的审查有别于专利有效性审查。现有技术的抗辩应限于被控侵权产品实施的技术方案是否为现有技术的问题。本案中，齐鲁公司提交“实验报告”称，其实施455号专利生产被控侵权产品，但该实验报告仅记载实施455号专利实施例5的第五、六步骤的过程，并未记载实施455号专利整体技术方案的事实，故不足以认定齐鲁公司实施455号专利技术方案能够生产出落入357号专利保护范围的被控侵权产品的事实。齐鲁公司亦主张其实施966号专利能够生产出落入357号专利保护范围的被控侵权产品，但未能证明其实施该技术方案的事实。关于齐鲁公司提出的国际公布号为wo2008/139152a1的pct申请中已经公开桂哌齐特氮氧化物，可作为994号专利的现有技术的主张，因该pct申请的部分中文译本中，既未明确公开994号专利所保护的具有特定结构式的氮氧化物，也未明确公开桂哌齐特氮氧化物作为对照品的应用，故齐鲁公司主张其实施该pct公开技术制造落入994号专利保护范围的桂哌齐特氮氧化物，缺乏事实依据。

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