推迟一年生效！申请人需注意......

文/ 吴小椰、安梦琪  华进涉外专利事业部

PART 1

引言

近年来，为了提高申请效率，美国专利商标局（USPTO）强烈鼓励申请人以DOCX格式提交专利申请。根据USPTO于2021年11月22日在联邦公报上发布的最新规定[1]，原定于自2022年1月1日起生效的对非DOCX格式申请文件加收的附加官费，将推迟至2023年1月1日起生效。该推迟适用的规定，将使官方能够对其信息技术系统进行增强测试，申请人也将有更多的时间来调整和适应以DOCX格式进行专利申请的提交方式。

图片来源：联邦公报

此前，USPTO于2020年8月3日在联邦公报中通知[2]，根据美国专利法细则（Consolidated Patent Rules，即37CFR）37CFR 1.16(u)条规定，对于根据美国专利法（Consolidated Patent Laws，即35USC）35USC 111提交的美国发明专利申请，如申请文件（包括说明书、权利要求书及摘要）未以DOCX格式递交，USPTO将会对此额外加收附加官费（大实体USD400 /小实体USD200 /微实体USD100）。

PART 2

规定范畴

本规定覆盖的专利类型包括正式申请（Non-provisional Utility Applications）和延续案（含完全延续案、分案和部分延续案），不包括外观设计、植物或临时申请。此要求仅针对说明书、权利要求书以及摘要，附图可以包含在上述DOCX文档里面，或者以PDF格式递交。DOCX文件中使用的字体必须为官方规定的字体[3]，且不允许含有修改批注和超链接。

USPTO会将申请人递交的DOCX文件转换为PDF格式（注：申请人无需递交自行转换的PDF文件），申请人须仔细核查转换完成的PDF文件（注：由美国律师进行核查将可能产生额外费用）。根据官方宣布的重要政策调整[4]，由于转换后的文件与原始文件可能会出现差异，所以官方规定将申请人递交的DOCX视为权威文件（源文件或证据副本）；但DOCX文件只会留存一年，这就意味着，如果文件在转换成PDF后与原始文件出现差异，则申请人必须在递交文件起的一年内向官方提出修改请求，若超过规定时间才请求更正，则官方可不批准更正请求。

虽然，目前仅规定新申请阶段需以DOCX格式提交专利文件，但是官方预计该规定将来也会运用到其他阶段。

在2023年1月1日生效前的过渡期间，申请人可通过专利中心培训模式（Patent Center Training Mode）来测试和熟悉相关程序。

PART 3

相关问题

以下是官方对于部分高频问题的回答（来自USPTO官网[5]）：

1.  DOCX文档是否必须使用 Microsoft Word?

不是必须，可使用的软件包括Microsoft Word（2007或更高版本），Google Docs，Office Online，LibreOffice 和 Pages for Mac 等。

2.  哪种类型的文件或者递交方式可以避免产生非DOCX附加费？

该附加费仅涉及根据35 USC111(a)提交的新申请，且申请文件（说明书、权利要求和摘要）是以非DOCX格式递交。其他类型文件或通过其他方式提交申请，仍然可以为PDF版本递交，不会产生附加费。

3.  DOCX文件中的元数据（metadata）会如何处理？

元数据一般由申请人在提交前删除。但是，如果在系统验证过程中发现元数据，则会在提交前自动删除。元数据包括作者、公司、最后修改时间等信息。唯一被保留的信息是文件大小、页数和字数。美国专利商标局下发的DOCX文件（例如审查意见）也将被删除元数据。

4.  是否可以将说明书、权利要求书、摘要以及附图合成一个DOCX文件递交？

若在EFS-Web中递交，不能合成一个DOCX文件，每个部分须单独递交；若在Patent Center中递交，则可以将各个部分作为一个文档递交。

5.  包含化学结构、方程式等形式的申请文件是否能在DOCX中正确显示？

DOCX服务完全支持Math ML等方程式编辑软件和Chem Draw等化学结构编辑软件。美国专利商标局对含有化学结构和数学公式的文件进行了广泛的DOCX测试，在使用经官方认可的字体的前提下，Patent Center和EFS-Web能够以高保真和正确的方式存储和处理DOCX文件。字体可参阅官网DOCX资源部分的支持字体列表。

6.  要求使用DOCX格式是否多此一举？

实际上，情况恰恰相反。美国专利商标局进行了一项研究，发现80%以上的申请是以DOCX格式撰写的。本规定生效后，因为系统会自动将源文件转换为PDF，省去了申请人在提交前将文件转换成PDF的步骤。

参考来源

[1] USPTO于2021年11月22日联邦公报更新非DOCX附加官费生效日期：

https://www.federalregister.gov/documents/2021/11/22/2021-25368/setting-and-adjusting-patent-fees-during-fiscal-year-2020

[2] USPTO于2020年08月03日下发专利费用调整的最终规则：

https://www.federalregister.gov/documents/2020/08/03/2020-16559/setting-and-adjusting-patent-fees-during-fiscal-year-2020

[3]DOCX Supported Font List:

https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/DOCX%20Supported%20Font%20List%20_4_15_20.pdf

[4]Submitting Patent Applications in Structured Text Format andReliance on the Text Version as the Source or Evidentiary Copy（86FR 29571）:

https://www.federalregister.gov/documents/2021/06/02/2021-11256/submitting-patent-applications-in-structured-text-format-and-reliance-on-the-text-version-as-the

[5]有关使用DOCX提交专利文件的官方问答：https://www.uspto.gov/patents/docx

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