突发！USPTO针对商标非正常申请，新增行政制裁程序

文/ 杨芳 上海市协力律师事务所 知识产权团队

2022年1月5日，美国专利商标局（USPTO）发布了一项《商标行政制裁程序》（Trademarks Administrative Sanctions Process）公告[1]，商标局委员建立了一个新的行政程序，用于调查那些涉嫌违反了USPTO规则和/或USPTO网站《使用条款》中的他人签名、证书和陈述规则等商标业务一般规则的商标申请，并酌情实施制裁。该《商标行政制裁程序》正在FEDERAL REGISTER网站向公众征求意见，其截至日期为美国时间2022年1月20日[2]。该商标行政制裁程序正式实施，标志着USPTO将对商标非正常申请实施常态化的监控。

商标行政制裁程序：

美国商标非正常申请的催命符

自2021年12月10日，USPTO对深圳某知识产权公司发出最终裁决，对该公司及其执行董事违反USPTO商标业务规则及USPTO网站使用条款的行为实施制裁，撤销15000+份商标申请，删除涉事非法个人、机构的通信信息，永久禁止该公司及相关人员代表他人向USPTO提交申请，并禁止答辩人进行进一步通讯或陈述。这份裁决可谓是USPTO对于商标非正常申请方面作出的最严格的处罚。然而，这份史上最严裁决并不是结束，反而成为了USPTO打击商标非正常申请的开端。

果不其然，2021年12月中旬，USPTO发布公告称，自2022年1月8日起，USPTO.gov的用户需要使用商标电子申请系统（TEAS）和TEAS International（TEASi）进行ID.me身份验证，主要验证申请者的身份信息及其USPTO.gov账户。USPTO还强调，自2022年4月9日起，USPTO.gov账户持有人必须通过TEAS和TEASi提交身份验证[3]。USPTO声称，身份验证有助于其阻止欺诈性商标申请和欺骗客户的不良行为，旨在加强商标申请流程的安全性，并保护美国商标注册制度的完整性。这显然是USPTO对违反美国法规定的商标代理等制度的非正常申请打击措施之一。

今年1月5日刚刚发布的《商标行政制裁程序》在身份验证基础上则更进一步，专门为打击商标非正常申请设立了一个行政裁决程序，这一程序将对商标非正常申请进行常态化的监控。去年12月份，USPTO作出的严厉裁决和身份认证要求时，或许还有一些人心存侥幸，但今次的《商标行政制裁程序》USPTO征求意见就是正式为美国商标非正常申请敲响了丧钟。

商标行政制裁程序将会如何运行

按照目前公布的《商标行政制裁程序》文本显示，该程序的运行程序主要包括：

（1）调查启动

当USPTO识别或以其他方式获悉与商标申请或注册的可疑申请时，USPTO将启动调查。其中，USPTO识别可疑申请的来源包括审查员或数据分析人员等内部来源，或抗议信、[e-mail]邮箱、执法部门或媒体报告等外部来源。换言之，USPTO可以自行根据获取的信息启动“商标行政制裁程序”，而不需要依申请。

（2）调查内容

USPTO将调查可疑申请是否具有下列情形：

A.违反了USPTO的规则和/或USPTO网站的使用条款；

B.是不当申请计划的一部分。

调查时，USPTO可以使用任何“可疑申请”及其相关申请的归档数据，以及其他USPTO可获得的任何信息及证据。

（3）调查及原因陈述

A.不存在可疑行为

USPTO将重置所有截止日期，相关申请返回审查程序；

B.存在可疑行为

USPTO一旦决定对“可疑申请”发起调查，则出现以下后果：

Ø 申请中的商标——暂停审查，以确保在调查过程中不会被提前批准公开或注册；该申请的状态将被替换为“等待行政审查”；

已注册商标——不会终止注册，但会在该商标的电子记录中更新状态，表示该注册商标受到制裁令的制约，可能会影响商标的基本有效性。

Ø 向电子邮箱发出暂停通知；

Ø 暂停与该商标申请一切相关截至日期，申请人将被禁止提交除表示放弃、撤回律师或根据37 CFR 2.146向局长请愿这三类文件外的任何电子邮件。

（4）陈述理由令（Show Cause Order）

USPTO发现“可疑专利”存在违反USPTO的规则和/或USPTO网站的使用条款情形后，可以发出“陈述理由令”，内容将包括：

A. 违反USPTO规则和/或USPTO网站使用条款的行为；

B. USPTO认为适当的拟动议或制裁；

C. 要求相关方在某个日期之前作出回应，说明为什么USPTO不应对所涉个人或实体实施裁决的原因，涉及主体包括申请人、注册人或参与不当申请计划的第三方。

相关方对陈述理由令的及时回应将在USPTO决定是否实施制裁时予以考虑。

（5）最终裁决

USPTO将发出制裁令（Order for Sanctions），制裁令将明确制裁的对象和合适的制裁方式。制裁的方式包括：

Ø  终止所有相关申请

Ø  撤销提交

Ø  禁止一方在商标问题上出现在USPTO；和/或

Ø  停用所有相关申请uspto.gov账号。

（6）申请人的救济

A.恢复申请：虽然一般情况下，申请不得恢复终止的申请，但当申请人能够证明USPTO将该商标申请列入制裁令是错误时，则可以恢复该申请。

B.重新申请：申请人在不涉及被制裁方的情况下重新申请。

商标行政制裁程序可能的影响

USPTO这次出台的商标行政制裁程序虽然是针对非正常申请的情况，但所有有意向或正在申请美国商标的人士，都需要注意检查自身是否存在不符合USPTO规则或USPTO网站使用条款的情形，尤其是在跨国申请的情况下，许多法律规则与国内并不相同，建议尽量在该《商标行政制裁程序》正式出台前检视自身，尽可能跟美国当地律师或代理人确认和沟通商标申请适宜是否存在问题，避免殃及池鱼。

另外，从《商标行政制裁程序》的出台，也可以看出USPTO清理商标非正常申请的决心和力度。正如我国知识产权局近年来不断在商标和专利领域加大打击非正常申请力度一般，目前USPTO打击非正常申请虽然仅局限在商标领域，但看其态势，极有可能向专利领域进行扩张。因此在处理涉及美国专利事宜时也需要尽可能的合规，尽量选择正规的国内外专利代理机构和律师事务所办理，谨防引火上身。

注释：

[1] 参见USPTO网站：

https://www.uspto.gov/trademarks/protect/administrative-orders-process

[2] “Trademarks Administrative Sanctions Process”参见FEDERAL REGISTER网站：

https://www.federalregister.gov/documents/2022/01/05/2021-28536/trademarks-administrative-sanctions-process；

[3] “Identity verification for trademark filers”参见USPTO网站

https://www.uspto.gov/trademarks/apply/identity-verification

（本文为授权发布，仅代表作者观点，未经许可不得转载）

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