年度“大案”终落幕 超15000件商标将失效

文/ 吴昊昊  华进商标事业部

      吴晓佳  华进商标事业部

引 言

今年6月，深圳一家海外商标代理机构因涉嫌“违法经营”、“申请材料作假”、“欺骗官方”等违法行为，收到美国专利商标局（USPTO）下发的“陈述理由令”，如不能自证清白则其代理的超15000件商标将失效。这一轰动业界的“年度大案”终于落下帷幕。2021年12月10日，USPTO最终下发了制裁令。

让我们来一起扒一扒这颗“大瓜”到底有哪些值得我们深思的细节。

PART 1

案情始末

背景信息与USPTO主张  

深圳一家代理机构提交了超过1.5万件商标申请，美国专利商标局（USPTO）认为其无美国商标执业资格、提供虚假地址信息、代签申请、滥用uspto.gov账号、违反网站使用条款等，于2021年6月8日下发陈述理由令（Order To Show Cause），要求其对于违反USPTO商标实务规则和USPTO网站使用条款所提交的数千份商标文件等行为做出解释和答复。

该代理机构答复 （2021年7月6日）	USPTO回应、论证
表示不同意“陈述理由令”中的很多观点	没有提供有力证据反驳
声称不熟悉《美国专利商标局规则》的要求，没有故意违反这些规则，并正在采取措施纠正所提出的问题，不应实施制裁	不熟悉美国专利商标局的规则和所承诺的纠正措施不能使其免受制裁
参与商标注册程序的人被推定为了解相应规则，声称的对法律的无知不能作为逃避制裁的借口和理由
任何选择其代理的申请人都可能要对其作为与不作为负责，而其所提交的商标申请材料存在致命缺陷、无法弥补，不能用来支持或维持注册
缺乏听证救济程序	本案并非法律规定必须要听证的暂停或停止执业程序
此前已发出通知并提供了回应机会，不必进行听证程序
不能将制裁权力下放	该制裁权力已通过相关法律规定适当授权给商标局长

USPTO制裁令（2021年12月10日）  

1、所有涉及该代理机构提交或通过其注册/控制的uspto.gov账号提交的商标申请程序均被责令终止；2、不得代表他人起草、签署或提交任何文件，或在任何正在进行的申请程序或今后的商标程序中提出或质疑任何问题。

PART 2

对质细节

本次事件中，该代理机构违反了多条法律法规，最终铸成大错，让诸多商标权利人丧失商标权，自身也被封停。

下面，我们来看看这家代理机构在哪些不可触碰的底线上“反复横跳”：

 1、违法经营

根据美国《联邦法规》第37章第11条规定，未获取美国律师执业资格的个人不可向商标申请人或注册人提供关于美国商标申请或相关文件的咨询建议；不可起草或递交美国商标申请、答复官方文书、注册后维持商标效力的文件；不可签署商标修改文书、答复官方审查意见、向官方递交动议、修改通信地址信息；不可授权商标申请/注册相关的修改事宜。 

而本次事件中代理美国商标申请的张女士并无美国律师执业资格，且其所属的代理机构也无其他持美国律师资格证的律师监督管理美国商标申请工作。此外，USPTO还调查了这家代理机构的商业活动信息，发现其不仅向公众提供美国商标相关的法律咨询服务，还替其客户递交商标申请、递交答复官方文书等等。 

在铁证面前，该机构承认其“存在侥幸心理”，称会“竭力配合官方的工作，并不会再递交商标申请。”

2、提供虚假地址

据美国《联邦法规》规定，从2019年8月3日起，USPTO要求所有商标申请人的地址需与其实际所在地址保持一致，且非美国商标申请人必须委托具备资质的律师代理。由此官方才可确定商标申请资料是否符合规定。递交虚假、捏造的地址信息将受到制裁。

经查，该代理机构递交的超4500份商标申请及其他文件中的申请人为多个在美国注册的名义。当审查员质问其商标申请人的地址信息是否属实时，该机构继续提供了另外的虚假地址信息。然而，对于这个问题，该机构选择避而不谈。

3、未经允许代签

《美国法典》第15章规定，代理机构/律师代理商标相关事务，必须由商标权利人出具其签署的声明授予代理权利。商标权利人可以提供手写的签字，也可以通过在线页面在文件上输入电子签名（一般情况下为权利人按格式要求键入其英文姓名即可）。根据美国《商标审查程序手册》规定，如文件签字并非商标权利人提供的，视为无效，不可作为商标注册的基础。

（注：美国商标在递交申请时，不强制权利人出具声明对代理机构进行授权，但在变更代理人时必须出具授权声明）

USPTO发现，该机构曾在几分钟甚至几秒种内让不同地区不同权利人直接签署文件，此外，2021年3月5日至2021年5月6日，当时非美籍人员暂不可从中国赴美，竟然还存在住址在美国的律师与住址在中国的权利人在同一时间签字的情况。因此USPTO称其有理由相信，该机构递交的超15000件商标申请和其他文书中，应存在代替商标权利人签字的情况。 

对此，该机构的解释“甚为苍白”，称其“不清楚、不熟悉签字相关规定”，显然并不足以说服官方。

4、滥用账号

律师要代理美国商标事务，需先在USPTO官方网站注册账号，才可上传相关文件，同时也应对自己的使用行为负责。根据USPTO网站使用规则规定，共享账号的行为是明令禁止的。 

USPTO称，该机构至少注册并共享了3个账号，结合其在短时间甚至同一时间通过这些账号递交大量商标申请的行为，应是有多人在共用账号。对此，该机构也是避而不谈。 

从双方的“交锋”细节，我们可以看出，USPTO是掌握代理机构行为数据的，在纠察违法行为方面比我们想象的要容易、透彻。因此，代理机构切不可存侥幸心理，应懂法、守法，避免给商标权利人带来不必要的损失。

PART 3

事件影响

基于上述对质结果，USPTO最终对该机构下发制裁令：所有涉及该代理机构提交或通过其注册/控制的uspto.gov账户提交的商标申请程序均被责令终止。 

USPTO在制裁令中强调，该机构的行为对商标注册程序的完整性产生了不良影响，如制裁的力度小于“终止其代理递交的商标申请程序”，则不足以起到纠正其行为、阻止其他第三方从事类似行为的作用。 

该机构代理的商标申请及注册因材料信息造假，不能作为商标注册的基础，且无法弥补，已注册的商标实际上无商标权。 

但值得注意的是，如商标受该制裁令影响，且处于美国商标审判和上诉委员会审理阶段的，可以向官方递交材料证明该商标从未经由该代理机构递交任何文件，申请复审，以避免商标无效。 

因此，广大受该事件影响的商标权利人应尽快核实自己的商标资料，避免因数据库信息错误等原因“无辜躺枪”。

PART 4

美国商标申请、维护注意事项

1、代理机构层面

鉴于近年美国官方对于商标审查愈发严格，作为代理机构，建议重点关注如下事项、严密防范风险隐患：

1）严格遵守诚信原则

代理机构在自身严格遵守诚信原则的基础上，也应引导申请人重视该原则、避免虚假陈述等招致相应法律风险。

2）信息审核、风险提示

对申请人提供的各项信息、使用证据等进行严格审核、确认，使得各项申请信息符合官方要求。

如申请人拟指定商品/服务项目过多，需及时提示风险，告知后续使用证据提交义务及相关注意事项，建议申请人结合实际商业需求选取商品/服务项目；注册后提交第5-6年、第9-10年等商标效力维护性使用声明时，若实际使用证据范围有限、证据存在瑕疵等，建议申请人主动删除难以提供真实使用证据的项目，防止虚假陈述导致的商标可能被撤销的后果。

3）规范文件签署程序

代理机构应规范文件签署程序，对于必须申请人签字的文件，须严格按照官方要求转达申请人安排签字，切勿因期限紧急而发生代签等不规范的操作。

2、申请人层面 

申请人若有计划在美国进行商标申请，以及商标效力的持续维系，需主要关注如下方面： 

1）选择正规代理

申请人应尽一定程度的审慎注意义务，了解更多美国商标申请相关信息及要求、清醒识别非正规代理，对于市面上所声称的低价代理等保持高度警惕，防止陷入前述代理机构所代理的申请人类似的境地。

就前文所述美国商标律师执业资格问题，申请人可通过如下美国官网，核查美国律师执业资格与被下发陈述理由令（Order To Show Cause）或制裁令（Order for Sanction）等情况，挑选正规代理、抵御风险： 

• 查询律师资格：

https://www.uspto.gov/trademarks/basics/why-hire-private-trademark-attorney#Find%20attorney

• 查询代理机构是否有不良历史：

https://www.uspto.gov/trademarks/trademark-updates-and-announcements/orders-issued-commissioner-trademarks

2）重视使用

申请人在前期商标布局、注册申请、后续维护、侵权维权等各个环节均需重视商标使用，注意持续留存商标使用证据，防止商标被官方从注册名单中剔除。

3）按需注册

基于实际使用需求选定商品/服务项目，防止类似国内防御性指定商品/服务项目，导致后续难以提交使用证据，进而证据造假、陷入恶性循环。

另外，考虑到商标设计与申请的周期、成本等，部分商家可能倾向于直接购买第三方已注册的美国商标，方便尽快投入使用。对于此类美国商标购买需注意的问题等，可参考此前推出的文章《请注意！超14000件商标申请被下发陈述理由令，你需要了解......》，此不赘述。 

结 语

纵观本次事件，USPTO对于非正常申请的处理可谓毫不手软，任何经手该机构向官方递交过文件的商标最终都“在劫难逃”，毫无商量余地。

在任何时候，依法诚信经营都是每个市场主体的安身立命之本，知识产权获权与维护也是经营行为的重要组成部分，“诚招天下客，誉从信中来”，以诚信擦亮品牌，在全球商业竞争与经济活动中，才能够立得住、行得稳。

（本文为授权发布，仅代表作者观点，未经许可不得转载）

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