新商标审查审理指南修订解读

文/ 羌旭  上海市协力律师事务所 

2021年11月22日，国家知识产权局发布了新版《商标审查审理指南》，目前使用的老版《指南》发布于2016年12月，已经使用了5年。新《指南》将于2022年1月1日起施行，但实践中，早已贯彻使用新《指南》中所述的审查审理思路，可以说，新《指南》也是对商标审查审理实践经验的一次总结。本文中，笔者将为大家分析解读新《指南》的若干突出变化。

变化一：《指南》的体例变化

01

对照新版《指南》的目录体例再来看老版《指南》，不得不感慨老版体例之简单粗糙。老版《指南》仅关注了商标的实质审查，例如，不得作为商标标志的审查、商标显著性审查、商标相同及近似审查，以及对《商标法》相应条文的审理适用，对于实审之外的事项则找不到审查的标准。新版《指南》设上、下两编，上编为形式审查和事务性内容的处理标准，下编为实质性审查标准，上编为新增部分，下编则沿用了老版《指南》的大部分内容。该种体例更加符合商标实践。实践中，商标事务的审查一直分为形式审查和实质审查两个部分，以收到商标局的“受理通知书”为分界线。收到“受理通知书”意味着通过了形式审查，相关事务正式被商标局受理。新版《指南》框架下，形式审查的标准也变得有据可依。

变化二：补充了若干重要章节

02

近年来，我国商标业务不断有新的发展变化，例如马德里商标申请量持续攀升、电子申请及发文非常普遍并逐渐取代纸质文件、商标收费政策变化等等。这些事项在老版《指南》中都见不到踪影，如今都作为独立章节新增在了新版《指南》中。新《指南》第四部分对马德里商标国际注册及后续业务的要求进行了详细说明。新《指南》第五部分对商标文件的提交、发放，商标费用，商标档案，商标公告，电子申请分别专章进行了规定，这些事务性问题是每项商标业务都会遇到的，是商标业务的重要组成部分。商标业务相比于诉讼业务周期较短，厘清程序和时限就更为重要。

变化三：将实践操作中

约定俗成的规范整合、明确下来

03

商标从业者或许都有所体会，商标业务中存在太多的know-how。经验者都知道实际是这么操作的，但却找不到法条依据，或者法律依据散见于零散的通知、公告中。新版《指南》将许多这样约定俗成的规范固定、明确了下来。例如，港澳台或外国自然人可以作为商标申请主体，大陆自然人却不行，大陆自然人申请商标需要提供个体工商户营业执照、农村土地承包经营合同等证明申请人从事生产经营活动的主体资格证明文件。该规范在“上编”第一章“其他申请文件审查”中明确规定。以往，申请人或代理人往往分不清什么情况下商标局会下发补正通知，什么情况下会直接不予受理。商标法实施条例仅规定“手续基本齐备、申请文件基本符合规定，但需要补正的”通知补正，“不齐备、不符合规定”的，不予受理，条文太过笼统，难以把握。新版《指南》在第二章“注册申请形式审查”“审查结论”一节详细列举了几十项补正及不予受理的情形，大大提高了申请人对结果的可预测性。新版《指南》还指引了非规范项目的申报方法。新版《指南》用整个第二部分规定了商品服务和商标检索要素的分类，审查标准更加透明。撤三案件中使用证明举证责任倒置也明确写进了《指南》。实践中不太常见的、有些“神秘”的“审查意见书”的适用情况也在“下编”第十九章进行了阐明。总之，新版《指南》大大提高了审查审理业务的透明度。

变化四：阐释了商标法最基本的概念

04

新版《指南》下编第一章就“商标”、“商标的显著特征”、“商标相同或近似”、“同一种与类似商品或服务”、“混淆”、“商标的使用”、“不正当手段与恶意”这些商标法框架下最基本的概念进行了阐明。在笔者看来，这些概念的内涵和外延是商标法的根基，越到后面的高阶玩家、高阶案件越需要对基本概念把握透彻，《指南》详细阐述了这些概念是一大亮点。

变化五：详细解释了“不以使用为目的的恶意商标注册申请”

05

针对我国商标注册市场恶意注册、大量囤积、低注高卖的现状，2019年新《商标法》第四条增加了“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回。”该条文发布后，申请人和从业者都非常关注实践中的操作尺度。新版《指南》解答了若干大众关心的问题，笔者在此为大家梳理。

第一，明确了防御性申请不构成“不以使用为目的的恶意申请”。防御性申请限定在与其注册商标标识相同或近似的商标。这么看来，“阿里巴巴”商标家族、“老干妈”商标护城河都没有被认定为“恶意”的担忧了。

第二，恶意申请商标“数量”标准降低。行业内普遍知道，若一个申请人在众多类别上注册了大量不相干的商标，极有可能被认定为“恶意”申请，通常理解，一百多个、几百个一般构成“大量”。然而，根据此次新版《指南》中例举的典型案例，如果申请注册的商标均具有比较高的知名度，那么几十个申请注册（案例中为30余个）也足以被认定为恶意申请。恶意的门槛降低了，更有利于打击商标投机行为。

第三，申请人及与其具有特定联系的自然人、法人等合谋者将被穿透审查。在以商标申请数量为重要考量因素的审查尺度下，道高一尺魔高一丈，商标投机者开始采取注册多个主体分别进行商标申请，或利用亲朋好友不同个人分别进行商标申请。如今，这种做法将被穿透审查。

最后，新版《指南》言明，恶意申请的审查，在注册审查阶段，将以商标局发现的线索为主，在异议、评审程序中，以在案证据为主。虽然说得不够直白，但这分明是在鼓励权利人积极维权、收集证据、向商标局提供弹药打击恶意注册人！

综上，笔者认为新版《指南》相比于老版，变化和改进非常明显，希望我国商标法律制度能一步步更加完善，平日少一些夺人眼球的“商标抢注”“商标维权”新闻，让商标制度回归其立法本意。

羌旭 

协力律师事务所 知识产权团队 律师

羌旭律师为复旦大学法学学士、经济法硕士，为盛趣游戏、叠纸游戏、兰馨影业、波克城市、新道信创意、信天通信、米思米、新华发行、宝碟、上海市大数据中心、途虎养车、上工申贝、新民晚报社等单位提供知识产权等方面的法律服务。

同作者文章：

（本文为授权发布，仅代表作者观点，未经许可不得转载）

“星标”、“转发”、“在看”，给小编加鸡腿哦！

投稿请联系[e-mail]

近期热文