徐卓斌 张钟月 | 商业秘密侵权案件审理中的若干基本问题

2022年第34期策划

商业秘密案件疑难问题研究

策划人：张娜

编者按 近年来，商业秘密的保护问题深受国内外关注，立法、司法层面均有不小进展，如美国对商业秘密保护进行了联邦立法，我国修改了反不正当竞争法，并专门出台了商业秘密相关的司法解释，法律规则进一步清晰，保护力度进一步加强。商业秘密是一类比较特殊的知识产权，其权利边界、保护方式均有别于专利权、著作权等类型化知识产权，亦导致其案件审理思路有所不同。商业秘密案件虽然总量不多，但民事、刑事乃至行政程序交织，案件审理中的许多基本问题仍难言取得共识，比如商业秘密构成要件问题、侵权行为认定问题、刑民交叉问题等。厘清这些基本问题，有助于对商业秘密进行适当保护，从而有效维护市场竞争秩序。本期刊发的3篇文章，有对目前商业秘密侵权案件的实证分析，有对侵权案件审理基本问题、难点问题的新分析新思路，也有对商业秘密刑事案件办理的新思考新认识，文章问题意识浓厚并给出解决方案，作者均为审判机关、检察机关的实务专家，虽不能就所有问题达成共识，但不啻为一次寻找共识进而达成共识的有益尝试。

文 / 徐卓斌 张钟月

应用12月策划系列文章之二

目次

一、不为公众所知悉的认定

二、保密措施的认定

三、损害赔偿数额的确定

四、刑民交叉问题

一、不为公众所知悉的认定

秘密性是商业秘密的核心构成要件。技术信息或经营信息的秘密状态一旦被打破，便无法恢复原状，权利人基于秘密状态而产生的竞争优势也会丧失，该信息再不能作为商业秘密受到保护，因此其商业价值与秘密性有着不可分割的关键联系。TRIPS协议第39条将未披露信息的秘密性表述为：在一定意义上，其属于秘密，即该信息作为整体或就其各部分的精确排列和组合而言，并非通常从事有关该信息工作之领域的人们所普遍了解或容易获得的。反不正当竞争法中的不为公众所知悉，并不是要求除了权利人之外任何人都不知道，此处的公众具有特定的范畴。最高人民法院《关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》（以下简称商业秘密解释）第3条将不为公众所知悉定义为：权利人请求保护的信息在被诉侵权行为发生时不为所属领域的相关人员普遍知悉和容易获得。此处“所属领域的相关人员”同专利法中“本领域普通技术人员”的概念类似，皆为一种法律上拟制的人，两者都掌握了所属领域内普通的、一般的知识和技术，并能通过普遍且易达到的方式例如互联网获得该信息，当他们有理由这样做的时候。如果在采取保密措施的情况下，仅仅是信息持有人和负有保密义务的人等有必要知道商业秘密的人员知悉，即使这一群体数量较大，也属于不为相关人员普遍知悉。

商业秘密解释第4条规定了可以认定有关信息为公众所知悉的几种情形，主要包括：信息系所属领域的一般常识或者行业惯例，相关公众通过观察产品或者对已有信息简单组合能够轻易获得，信息已经通过出版物、报告会、展览等方式公开，相关公众从其他公开渠道可获得等。需要指出的是，商业秘密非公知性的判断与专利法中的新颖性并不相同，其具有相对性，且不强调技术创新程度的高低，正如英国格瑞额勋爵所指出的：“从任何人都可以使用的资料中经过劳动所取得的工作成果，完全可以成为一种秘密文件……使其具有秘密性的是，文件的制造者已动过脑筋才取得该成果，而他人只有经过这一同样的过程才能取得该成果。” 美国侵权法重述认为，专利权是对发明者的一种奖励，但商业秘密并非如此，对它的保护不是基于奖励或鼓励开发秘密工艺或装置的政策，这种保护仅仅是为了防止违背信任和获取他人秘密的应受谴责的手段。对于这种有限的保护，要求专利性所必需的那种新颖性和创造性是不合适的。商业秘密非公知性与专利新颖性的区别主要包括：1.专利新颖性判断时间点为专利申请日以前，而商业秘密技术信息非公知性判断时间点为被诉侵权行为发生时；2.专利的新颖性判断是引用一份技术方案进行对比，商业秘密技术信息的非公知性判断应遵循相关司法解释的规定；3.专利的创造性要求与在专利申请日前国内外发表过、使用过的技术方案相比具有突出的实质性特点和显著进步，而商业秘密的非公知性只要求与相关领域的常识有最低限度的差异，只要不是为相关领域公众所周知的行业常识即可。商业秘密技术信息不等同于未公开的发明技术信息，商业秘密技术信息非公知性的判断，不应混同于专利创造性、新颖性之判断。在Kewanee石油公司诉Bicron公司案中，美国联邦最高法院认为，商业秘密需要一些新颖性，这仅仅是因为不具有新颖性的东西通常是众所周知的；在商业秘密保护的背景下，保密性也暗含着最低限度的新颖性。因此，法院在少数情况下会认为，商业秘密相比于现有的知识和技术，至少应当存在微小的进步和提升。但这样的观点受到了相当多的批判和质疑。首先，商业秘密具备独立经济价值的要求使得对新颖性的分析不存在任何必要性，一个毫无创新的秘密显然一文不值；其次，一个不具备新颖性的信息并非总是众所周知的。假设A和B是从事航空航天研究的两家公司，A开发了一个有价值的研究技术并将其保密，之后B独立开发了相同的技术。尽管B的技术并不具备新颖性，但其仍符合商业秘密保护条件，因为相对于该领域的其他公司，它不是普遍知悉和容易获得的。

将为公众所知悉的信息进行整理、改进、加工后形成的新信息，符合商业秘密解释第3条规定的，应当认定该新信息不为公众所知悉。若信息的所有组成部分是众所周知的，但对于各组成部分的选取和组合，从整体上看体现了权利人独特的考量和智慧，该信息仍可能被认为具有非公知性。这类似于欧美法中“组合商业秘密”的概念，即涉及公众所知悉信息的独一无二或改进后的组合。美国联邦第四巡回上诉法院在AirFacts Inc.诉Diego de Amezaga案中论述了包含公开信息的流程图构成组合商业秘密的原因：1.流程图包含并非外界人员简单可获知的信息而具有价值，制作者对数据的辛苦、专业的整理使流程图具有内在独立价值并与公开可获得的内容相区分；2.流程图因其能改进工作效率而具有价值；3.权利人对流程图采取了合理措施以保持其秘密性。在高某某与北京一得阁墨业有限责任公司、北京传人文化艺术有限公司侵犯商业秘密纠纷案中，最高人民法院认为，不能认为墨汁制造配方的有关组成部分被公开就认为这些组分的独特组合信息亦为公众所知。相反，正是由于各个组分配比的独特排列组合，才对最终产品产生了特殊的品质效果，他人不经一定的努力和付出代价不能获取。这种能够带来竞争优势的特殊组合是一种整体信息，不能将各个部分与整体割裂开来。在广东省深圳市龙岗区人民检察院指控吴某、张某某、姜某某、王某某、郁某、李某某犯侵犯商业秘密罪案中，针对涉案的电路原理图和两项天线技术是否具有非公知性，二审法院认为，尽管电路原理图中包含的相关技术文件在相应的公开时间可以从公开渠道获得，但其17个技术点对应的技术信息具有特定性，各组成部分的选取、排列组合方式等均体现研发人员的智慧和判断，作为整体技术方案具有非公知性。

二、保密措施的认定

商业秘密解释将反不正当竞争法中关于商业秘密构成要件之一的相应保密措施界定为：权利人为防止商业秘密泄露，在被诉侵权行为发生以前所采取的合理保密措施。同时，该解释第6条列举的7种保密措施都应满足在正常情况下足以防止商业秘密泄露这一条件。由此可见，判断权利人采取的保密措施是否满足合理性的程度要求，首要前提是在正常情况下，该措施是否足以防止商业秘密泄露。欧盟商业秘密保护指令序言第14条提及，合理保密措施将会引起人们对信息的秘密性得到维护的合理期望。从经济学角度看，合理的保密措施实际上降低了商业秘密权利人针对自己的秘密信息采取保护措施的经济成本。因此，法律对于商业秘密保护措施的要求是具有合理性，即权利人付出合理努力即可，而非万无一失、绝对安全。正如在美国杜邦公司诉克里斯托夫商业秘密侵权案中，杜邦公司起诉摄影师克里斯托夫兄弟，认为其在空中偷拍了尚在筹建而未加房顶的厂房中的生产设备，侵犯其商业秘密。法院最终判决摄影师的行为属于侵犯杜邦公司商业秘密，认为企业采取保密措施应在合理范围内，以防备不老实的窥视，也许要筑起围墙和屋顶，但我们不要求权利人为防备一切现在可能发生的不可预测、不可觉察或不可预防的间谍行为而采取措施。如果要求杜邦公司在新建厂房上加盖房顶，无异于花费巨资去防止不过是学童的恶作剧。要求保密措施是一个坚不可摧的堡垒，是不合理的。我国司法机关也对合理保密措施进行了阐释。在中联公司与玖德公司、勾某某、王某某等侵害商业秘密纠纷案中，法院在判断涉案客户名单是否构成商业秘密时指出，秘密性是相对的，并不苛求权利人采取天衣无缝的极端保密措施。只要权利人采取的保密措施能为他人所识别并达到合理的强度，这样的保密措施就可以被认为是合理的。记载有客户名单及联系方式的保密经营信息、电子文件标示有“公司机密不得外传”的字样以及中联公司下发的《关于对公司保密制度的通知》，足以证明中联公司对涉案客户名单采取了合理的保密措施。

“合理保密措施”是一个具有灵活性和相对性的概念，保密措施的认定一直以来是案件审理中的焦点和难点，通常证据密集。一般来说，想要证明被盗用的信息处于秘密状态的信息持有者提供的证据包括签署的保密协议、将商业秘密状态通知给员工、限制对商业秘密的访问以及对存储在计算机上的商业秘密设定密码等。为了确定申请人是否采用了合理的保密措施，美国法院会考虑与商业秘密有关的所有情况。例如，对大公司来说合理的努力可能不一定适用于较小的企业，在某个时间点上合理的努力在另一个时间点上可能不合理，没有保密协议本身并不一定否定向第三方披露的信息属于商业秘密。2019年4月25日颁布的德国商业秘密保护法规定，商业秘密的构成要件之一为合法控制该秘密的所有人采取合理措施对信息进行保密。德国政府的解释性备忘录中指出，商业秘密的绝对价值、对商业秘密持有者本身的意义和重要性、信息的研发成本以及保密措施本身的有效性等是重要的衡量标准，并要求法院在适用这一标准时坚持比例性、适当性原则，即对保密措施的判定需要与案件具体情况相适应。根据商业秘密解释第5条的规定，人民法院需要根据商业秘密及其载体的性质、商业秘密的商业价值、保密措施的可识别程度、保密措施与商业秘密的对应程度以及权利人的保密意愿等因素，认定权利人是否采取了相应保密措施。

在判断保密措施与商业秘密的对应程度时，商业秘密及其载体性质不同，所采取的保密措施也不相同。商业信息主要包含技术信息和经营信息，技术信息的载体又可分为在市场流通、售出后在物理上脱离权利人控制的外部性载体，以及可始终处于权利人控制之下的技术图纸、配方文档等内部性载体。在济南思克测试技术有限公司(以下简称思克公司)与济南兰光机电技术有限公司(以下简称兰光公司)侵害技术秘密纠纷案中，最高人民法院主要从保密措施与商业秘密的对应程度、权利人的保密意愿和涉案技术秘密及其载体的性质3个因素，对思克公司是否采取合理保密措施进行认定。该案中涉案技术秘密载体为市场流通产品，属于外部性载体，一旦售出进入市场流通，就在物理上脱离思克公司的控制，通过市场流通取得相关产品的不特定第三人基于所有权可对相关产品行使处分行为，而不受思克公司在产品上贴附标签、对技术秘密作出单方宣示的约束，即可通过反向工程获取其技术秘密。模仿是技术信息传播的重要方式，是技术创新溢出效应的基本体现，除非法有禁止，否则模仿（比如反向工程）是市场主体的基本行为自由。本案中拆解产品后可通过分析获知该技术秘密，而针对技术秘密的载体属于内部性载体的，例如以技术图纸作为呈现技术方案的载体，持有技术秘密的公司通过发布内部管理规定、与技术人员签订明确保密对象的保密合同、对生产图纸的接触人员及范围进行管控以及设置物理隔离手段等方式对涉案图纸进行保密、对领用图纸情况进行出借和归还信息的详细记录等措施，可认定为采取了合理的保密措施。

三、损害赔偿数额的确定

根据反不正当竞争法第十七条第三款的规定，因不正当竞争行为受到损害的经营者的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失或侵权人因侵权所获得的利益确定。侵犯商业秘密行为的损害赔偿额，可以参照确定侵犯专利权损害赔偿额的方法进行。针对侵权获利，最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第14条第2款规定，专利法规定的侵权人因侵权所获得的利益，可以根据该侵权产品在市场上销售的总数乘以每件侵权产品的合理利润所得之积计算。可见，侵权获利计算公式一般为：侵权赔偿数额=侵权产品销售总数×每件侵权产品的合理利润。由于每件侵权产品的合理利润=侵权产品销售单价×合理利润率，侵权产品销售总额=侵权产品销售总数×产品销售单价，因此，侵权产品合理利润=侵权产品销售总额×合理利润率。

但是合理利润并不必然就是侵权损害赔偿数额，在技术方案仅占侵权产品一部分，或者一项侵权产品包含多个技术方案的情况下，给予权利人全部的侵权产品利润显然不合理。侵权获利应当与侵权行为之间具有因果关系，产品质量、服务水平、市场定位、企业商誉等非技术因素与涉案技术秘密本身的技术因素共同影响了侵权人的最终获利，技术因素可能还涉及专利。因此，要对技术因素与非技术因素进行区分，对因其他权利和生产要素产生的利润应当合理扣减；在技术因素中，考虑涉案技术秘密在被诉侵权产品生产中所占的技术比重及其对利润的贡献，即侵权赔偿数额=侵权产品销售总额×合理利润率×技术贡献率。专利制度较为成熟的美国、日本，在所有的专利侵权案件中计算损害赔偿额时，都使用了类似“贡献率”的概念，但在具体裁判思路上大相径庭：技术分摊规则在日本司法实践中称为寄与率原则，即考虑专利对整个利润额的贡献程度，将其百分比乘以侵权人所获得的净利润额来决定最后的赔付额，若事实证明寄与率达到100%，则全面赔偿。日本在1998年修改专利法第102条规定后，特别是对在侵权产品的销售量、利润之中，专利技术方案并未作出贡献的情形下，寄与率在程序法上成为了令侵权人承担举证责任的工具。在涉案专利仅占产品一部分的情况下，通过寄与率对推定的逸失利益进行减额处理，例如先通过专利材料在整个装置中的作用认定其寄与率，再考虑专利产品的市场占有率等因素，认定侵权产品销量可转化为专利市场需求的比例，将两者相乘即为最终计算的贡献率。美国司法实践中通常采用全部市场价值原则或最小可销售专利实施单元原则作为损害赔偿计算的基础，再通过经验方法、数量比例法、可比市场法、联合分析法、综合要素分析法等确定合理的分摊比例。

司法实践中，权利人一般能够提供的通常是被诉侵权企业获利总额之证据，而要证明侵权获利，必须要有涉案商业秘密在企业经营获利中贡献率的相应证据，因利润有各种来源因素，一般难以认定被告经营所获利润皆归因于系争商业秘密。在适用损害赔偿责任时应重点审查侵权行为与损失或获利之间的关联性，考虑受到侵害的部分在整个产品中所起到的作用，对在先公知技术、市场因素、经营策略、广告宣传等非侵权因素进行排除。在金龙公司与江西耐乐公司侵害商业秘密纠纷案中，上海市高级人民法院在确定损害赔偿数额时指出，涉案商业秘密仅系金龙公司整体铜管生产工艺中的一部分，具体比重难以确定，且涉案商业秘密并未因本案侵权行为而向社会公开，因此不能按照金龙公司铜管生产工艺的研发投入费用确定侵权赔偿数额。技术贡献率证据可以通过行业协会证明、权威研究报告、专家证言等形式提供，并最终由法院依法确定一个合理的比例。在广州天赐公司、九江天赐公司与华某、刘某、安徽纽曼公司等侵害卡波技术秘密纠纷案中，根据已查明的事实，安徽纽曼公司在生产卡波系列产品时，其工艺、流程和部分设备侵害了两天赐公司的涉案技术秘密，但其卡波配方并未被认定侵害两天赐公司的技术秘密。故二审法院纠正了一审法院在确定损害赔偿数额时未考虑涉案技术秘密在卡波整体工艺流程中的作用以及除涉案技术秘密信息之外的其他生产要素在卡波产品生产过程中的作用的做法，综合考虑涉案被侵害技术秘密在卡波产品生产过程中所起的作用，酌情确定涉案技术秘密的贡献程度为50%。

确定损害赔偿时还应注意获取、披露与使用的区别，积极使用与消极使用的区别。商业秘密权益的客体是信息的秘密性及其竞争优势，以不正当手段获取本身即属于侵害商业秘密的行为，即使不存在嗣后的披露及使用行为，也应当承担侵权责任包括赔偿。而进一步的披露、使用行为一般将扩大损害结果，所承担的侵权责任应更大，确定赔偿时甚至可依据研发投入。多数技术秘密侵权案件在审理中会将被告的技术信息与原告的技术信息进行比对，这其实属于确认积极使用的方法，进而便于精确地确定赔偿数额，但不意味着没有积极使用就不构成侵权，消极使用同样能给竞争对手增加竞争优势，比如减少了研发投入，一般可认为竞争对手在获取保密技术信息后均存在消极使用，但此时的赔偿数额往往是难以精确计算的。

四、刑民交叉问题

刑法第二百一十九条规定了侵犯商业秘密行为的具体内容和刑事责任，2021年3月1日起施行的刑法修正案（十一）中规定的侵犯商业秘密的行为方式与反不正当竞争法第九条第一款基本相同。在商业秘密侵权诉讼领域，同一侵犯商业秘密的行为根据法律规定可能适用不同的责任，刑民交织的特点突出：权利人向法院提起民事诉讼，要求被告承担损害赔偿责任；同时，针对情节严重、达到侵犯商业秘密罪立案追诉标准的侵权行为，由国家公权力介入，最终进入刑事诉讼程序，由此产生了关于先刑后民还是先民后刑乃至民刑并行的争论。

虽然刑法和民法都保护法益且终极目标都是构建和维护社会秩序，但两种救济手段的功能与社会价值以及具体实现途径仍具有较大差异：刑法通过规定犯罪及其刑罚维护社会生活秩序及经济秩序，刑事诉讼法则是规定了最强程度的法律保障的诉讼法；而民法主要保护民事主体合法权益，调整社会的经济生活和家庭生活，弘扬私法自治，民事诉讼法的规则设计以其实体规则为基础。具体到商业秘密侵权案件中，民事责任方式主要包括赔偿损失、停止侵害、销毁侵权产品和工具等，针对侵权人已经实施的以不正当手段获取、披露或使用商业秘密的行为给权利人造成的损害进行弥补，体现侵权责任法最主要的社会功能——补偿性的基本要求，在极少数特殊情况下，通过惩罚性赔偿的手段彰显惩罚与预防的功能。对于给权利人造成重大损失、侵权人主观恶性大、行为造成的影响广泛等情节严重的侵犯商业秘密行为，需要通过刑罚这一最严厉的制裁手段对侵犯商业秘密的行为人进行惩戒，从而起到强化知识产权保护、维护社会主义市场经济秩序的目的。

选择民事途径和刑事途径各有其优势。在举证方面，刑事诉讼中被告人有罪的举证责任由公诉机关承担，证据标准需达到排除合理怀疑的程度，对侵权行为和涉案技术信息、经营信息等商业信息查证充分、举证完备；在鉴定问题上，刑事诉讼中公检法等机关有权委托鉴定，犯罪嫌疑人无权提交自己的鉴定证据，鉴定过程也缺少其抗辩环节。相比之下，民事诉讼中被告可先提交鉴定证据，双方举证质证充分，对商业秘密认定的程序规范，准确性高。基于商业秘密侵权行为举证难的特点，权利人倾向于优先选择刑事途径，以刑法威慑力替代民事纠纷的解决。例如在广州天赐公司、九江天赐公司与华某、刘某、安徽纽曼公司等侵害卡波技术秘密纠纷案中，一审法院和二审法院皆采纳了在先刑事判决中关于涉案技术信息具有秘密性、华某违反保密义务和保密要求、非法披露涉案技术秘密等认定事实和判决书中采纳的鉴定意见，认定华某、刘某、安徽纽曼公司等侵害卡波技术秘密，并依据关联刑事案件侦查期间调取的相关数据确定了最终的损害赔偿数额。商业秘密解释第25条亦规定，当存在涉及同一被诉侵犯商业秘密行为的刑事案件和民事案件时，若法院在听取当事人意见后认为必须以刑事案件审理结果为依据的，可依当事人请求中止审理民事案件。可见，先刑后民成为司法实践中较为常见的处理方式。但同时，也有学者针对先刑后民在实践中存在权利人合法权益无法得到及时有效的维护、侵害商业秘密罪在立法和司法上过于依赖民事规则致使刑事认定陷入茫然等弊端，提出应倡导先民后刑的处理原则。为从根本上解决刑事、民事以及行政案件交叉与协调的问题，有学者认为需要继续推进由知识产权庭统一审理知识产权案件的“三合一”审判机制，统一管辖权，确保提供法律救济的执法尺度统一。

实际上，尽管刑法与民法在理论上存在清晰的界限，但实在法中却没有哪一部法律是纯粹的公法或私法。民法典第一百七十九条明确规定，法律规定惩罚性赔偿的，依照其规定。在侵权责任制度中引入具有惩罚功能的惩罚性赔偿制度，就是一个例证。从制度供给和社会治理的角度看，私法与公法相互嵌入、相互影响、相互借鉴、相互融合反而是常态。针对侵犯商业秘密行为的刑民交叉案件，没有必要将两种诉讼程序对立起来，刑事诉讼与民事诉讼并非一定需要分清孰先孰后，应当坚持刑民双轨并行并进的原则。刑事案件与民事案件可推行“三合一”审判，也可由不同的法院审理，两种救济手段的审理结果由于保护客体和证明标准的不同，裁判结果中难免出现不同的认定，应当结合案件具体情况分析是否能够在民事诉讼程序中直接援引刑事判决的内容，而不能一概而论。例如，在大西洋公司与宋某某公司盈余分配纠纷案中，最高人民法院指出，在先刑事案件中无罪的事实对于在后民事诉讼是否具有影响，需要区分具体情况，刑事诉讼认定无罪，并不必然导致民事诉讼亦要认定侵权行为或违约行为不存在，相关行为是否存在，还需结合证据进行判断和认定。   

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