可深了 | 深挖专利审查指南修改背后的坑

 总述

2019年4月4日，国家知识产权局发布了《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》征求意见。笔者从发明实质审查这一角度努力深挖了修改草案背后的坑，仔细揣摩了国知局的意图。尽管修改草案尚未最终定稿生效，但应已清晰反映了实质审查的发展趋向。谨以一家管见抛砖引玉，希望尤其对专利申请人、代理师等相关人员有所帮助。

笔者认为，仅从实质审查方面而论，此番指南修改以“技术问题”为题眼，更为重视技术问题对保护范围的解释和限制作用，在法理和实务方面均有非常积极的意义。同时，也有值得考虑的问题。

此番指南修改，还彰显了国知局的立场：首先，充分代表与专利权人相对的公众利益，以挤压专利保护范围为己任；其次，在设置上更利于审查员便捷地通过实质审查挤压专利保护范围。

如笔者前文所指出的：很多专利代理师对发明所解决的技术问题有重视意识，但因为认知不全面而多止于“显”而不会“隐”，相应的过度披露给大量专利申请埋下了祸患，对权利要求的保护范围甚至有效性造成重大损害。此次审查指南修改将使这一问题更为突出，对申请人利益的影响更加重大。

如前文指出的，从法理上讲，权利要求的保护范围应由新创性限定。而审查指南的套路又给权利要求的保护范围在新创性之外又多捆了“技术问题”这第二道锁链。笔者且将之称为第二锁链。

此番指南修改，意在以更深的套路将这条原本不应当存在的第二锁链捆扎得更紧。这便是指南修改背后深挖的坑，申请人、代理师如果落入此坑将深受损失。

有关第二锁链的全面分析，可参考前文专利中处理技术问题的“隐”道。

应指出，发明所解决的技术问题在专利撰写中存在诸多关联概念，它们有各自的形态和定义，但本质上存在相关联、相统一的一面，可以相互推出。它们大体包括：现有技术的缺陷、发明目的、发明解决的技术问题、发明的优点、发明的有益效果、发明的技术原理。在本文背景之下，应将这些关联概念统一的方面加以整体考虑。为叙述方便，本文中，凡可适用之处，提及上述关联概念之一时，亦指关联概念全体。

预热：关于第二部分第四章3.2.1.1 判断方法

此处的修改在法理上颇具积极意义。两处增加的文字配合上下文，清晰地对创造性审查之三步法依照法理做出了进一步方向指引，利于对创造性审查中审查员过大的自由裁量空间做出合理约束。

具体而言，新增文字对三步法第二步中如何正确确定“技术问题”做出了进一步限制。笔者将如何确定（即选择）技术问题称为“选择性问题”。选择性问题是依三步法进行创造性审查时可以定死活的手筋。

如审查员割裂技术方案，总可以就细分后的区别技术特征参照其现有技术中已知的固有技术效果来确定技术问题和启示，依此路径凭借三步法打破技术方案的创造性。指南的上述修改意在对这种不恰当的审查方式更明确地加以限制。

因而，积极意义在于，申请人和代理师将能够依据上述修改更为有力地针对审查员割裂技术方案进行创造性审查的情形进行争辩。

开题：关于第二部分第四章6.4对要求保护的发明进行审查

笔者认为此处的修改才是题眼。上一节讨论的“判断方法”部分的指南修改亦对之有所呼应。

依笔者揣摩，这关乎技术问题的题眼显现出外内两个方向的意义：向外，国知局表明了认同技术问题、技术效果对权利要求保护范围有强限制的坚决态度；向内，基于技术问题、技术效果对权利要求的强限制作用来切割权利要求中的无关技术特征，则审查员可以选择不对这些技术特征进行创造性审查就得出无创造性结论，如此，在利挤压专利保护范围和专利授权率的同时化减审查员创造性审查的工作负担。

笔者认为，指南此处修改，在逻辑上具有合理性的同时，可能还有做更周全考虑的必要。以下，笔者将从这四个方面加以思考：

一． 一刀切

二． 捆人

三． 捆己

四． 无畏

技术问题一刀切

将“对技术问题的解决没有作出贡献的技术特征”不分情形做一刀切式的处理似有不妥。“技术问题”对权利要求保护范围的限定、解释作用之认定标准有待明确和统一。

倘若我们在权利要求创造性的评价时可以切掉与技术问题实质无关的技术特征，则须以“技术问题”对权利要求的保护范围有强限定、强解释作用为前提。

因为被认定对创造性不产生影响的这些技术特征，既然是技术特征，也有其技术效果，也必然能独自或配合其他技术特征解决某些技术问题。只不过它们能解决的技术问题被认为不是本发明解决的“技术问题”，所以才不再加以考虑。

可见依照征求意见稿而进行的创造性审查，仅限于将技术方案应用于解决特定技术问题的情形，即应用于本发明要解决的“技术问题”。这意味着对于将本发明技术方案应用于其他技术问题的情形，国知局并不进行创造性审查。倘若对技术方案应用于其他技术问题的情形仍应进行审查，就不应当切掉并无视那些“对技术问题的解决没有作出贡献的技术特征”。

国知局理应针对专利“完整”保护范围进行创造性实质审查。如此，这种不被国知局纳入创造性审查范围的情形应被认为不落入专利保护范围，即公众加以实施而不会构成专利侵权。

结论：国知局认为将本发明技术方案应用于其他技术问题的情形不落入专利保护范围，则本发明要解决的“技术问题”构成对专利保护范围的强限定。

由此，还应得出：征求意见稿此处所指的“技术问题”只能是申请文件中记述的技术问题或可由申请文件无疑义推出的技术问题。如若审查员可以另行定义此技术问题，而该技术问题又要对权利要求保护范围有直接限定作用而使之缩小，显然是对申请人权利的直接侵犯，恐极为不妥。

“技术问题”对权利要求保护范围的限定和解释作用到底可以有多强呢？这就关乎“第二锁链”了。指南修改的意图是强化第二锁链。

专利文件中 “技术问题”的体现方式可以分为以下两种情形：

1. 作为技术特征体现在权利要求中：某些具体技术问题（或者其关联概念的变形，例如技术效果）除了在说明书中有所体现，还以技术特征的形式直接出现在权利要求当中；

2. 未体现在权利要求中：此为通常情形，技术问题仅只在说明书中有所体现，未以技术特征的形式直接出现在权利要求当中。

对于第2 种情形，我们有必要再简单分成以下两种情形：

2a. 说明书对技术问题的描述明确强调了本发明所有技术方案均能解决该特定技术问题（或具备特定技术效果），或者明确强调了特定权利要求能解决特定技术问题（或具备特定技术效果）；

2b. 说明书对技术问题进行了开放性描述，不支持将特定权利要求与特定技术问题严格锁定挂钩。

就第1种情形，笔者认为自然应当接受技术问题对专利保护范围有最强限定作用。

而第2种情形应否有所保留呢？

关键是仅在说明书中描述的技术问题（及其关联概念）是否应视为对本发明保护范围的有效限定，毕竟它没有直接写在权利要求中。另一方面，说明书对权利要求及其保护范围具有解释作用，这有明文规定。所以，我们要看技术问题的限定作用是否应包含在说明书对权利要求依法进行解释的正当范围之内。

“最高人民法院关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见” （法发〔2011〕18号）中，最高人民法院对各级法院做出明文要求，包括“重视专利的发明目的对专利权保护范围的限定作用，不应把具有专利所要克服的现有技术缺陷或者不足的技术方案纳入保护范围。”

另可作为参考的是，与最高人民法院（法发〔2011〕18号）上述要求相呼应，北京市高级人民法院的《专利侵权判定指南（2017）》中明确了：“符合发明目的原则。在确定专利权保护范围时，不应将不能实现发明目的、效果的技术方案解释到权利要求的保护范围中，即不应当将本领域普通技术人员在结合本领域的技术背景的基础上，在阅读了说明书及附图的全部内容之后，仍然认为不能解决专利的技术问题、实现专利的技术效果的技术方案解释到专利权的保护范围内。”

笔者认为，尽管存在上述参考依据，毕竟在法规当中尚没有最直接的有力支持。笔者认同仅在说明书中阐释的技术问题对专利保护范围也会有限制作用，但对于其限制作用是否应当强至等同于直接写入权利要求中的技术特征，须依个案情形慎重考虑，宜有所保留。

笔者的观点是，对于2a所述情形，可以认为相应的技术问题对专利保护范围有较强的解释和限制作用，但其强度应弱于直接写入权利要求中的技术特征。笔者至少不敢武断地认为应当视为其效果等同于直接写入了权利要求。如何处理宜结合个案加以研究。

对于2b所述情形，笔者认为技术问题对专利保护范围仅有泛泛解释作用，此情形下不宜将“对技术问题的解决没有做出贡献的技术特征”排除在创造性审查之外。

对于2b所述情形，也许有人会提出可以让审查对技术问题重新进行清楚定义，使之对要求保护的技术方案形成强限定，从而可以“消灭”2b这种情形，至少将之归入2a。如此操作显然不妥。如前所述，这相当于审查员自行造出了新的可以限制和缩小专利保护范围的技术特征，不经申请人同意强加到了权利要求当中，是对申请人权利的直接侵犯。其他问题将在后文中分析。

综上，不宜将“对技术问题的解决没有作出贡献的技术特征”不分情形做一刀切式的处理。笔者就“技术问题”对权利要求保护范围的限定、解释作用也只是个人理解，司法实操之中会更为复杂。

用技术问题捆人

从申请人和代理师的角度看，上节第1、2a、2b三种情形中，前两种情形较为被动，易于使专利保护范围受到重大损害。所以在专利撰写中，对于技术问题的处理应在可能的范围内尽量按2b这种方式处理。

过度使用第1、2a这两种方式来处理技术问题而造成过度披露是目前专利撰写中普遍存在的问题。这典型地属于知“显”而不会“隐”，如此即落入了审查指南套路背后的大坑，被“第二锁链”捆了个结实。审查指南的此番修改意使这个坑更深，使这条锁链更紧。这是愿者上钩式的套路。

审查指南是写给审查员指导专利审查的，也是写给专利代理师来套路他们的。根本目的是便利专利审查工作的开展，便于挤压专利保护范围。申请人、代理师还应立足于审查指南的套路之外仔细辨识法理和利害。

相应，应按慎显多隐，当隐则隐的隐道来处理技术问题。详可参考笔者前文专利中处理技术问题的“隐”道。

用技术问题捆己

审查指南的此番套路之后的坑，也就是第二锁链，如若处理不好也要反作用到审查员自己身上。然而，仔细考虑后会发现，征求意见稿较好地为审查员留下了余地，审查员不需担心。

既然按照征求意见稿，可以只评价对技术问题的解决做出贡献的技术特征带来的创造性，那么在施用三步法时，就不太好对“实际解决的技术问题”做出太过随意的认定，至少面子上要总体符合发明的本意和目的，否则怕有州官放火之嫌。

 “判断方法”部分的指南修改因此似乎起到了呼应作用：就实际解决的技术问题之确定强化了对发明本意和目的的指向。

笔者认为，泛泛的、方向性的强调尚可接受，如若约束过严就会违背三步法创造性审查背后的法理。

三步法创造性审查的原理在于，设想让本领域普通技术人员面对现有技术，倘若可以无需创造性劳动，在任何显而易见的技术问题和相应显而易见的启示引导之下，对现有技术进行结合即可得到本发明，则本发明就不具备创造性。

由于现有技术、技术问题和启示都很丰富，所以总有多种问题-启示路径可以实现组合现有技术得到本发明。

审查员不必对各条路径做出全面考查，只要找出一条不需要创造性劳动就能得到本发明的路径，就算成功地使用三步法完成了创造性证伪，即可打破权利要求的创造性。

所以，依三步法的原理，不应将审查员可以选择的技术问题限定在“总体符合本发明的本意和目的”的范围之内。三步法中“实际解决的技术问题”如审查指南规定，可以由审查员在较大的合理范围内自行定义，其与“对要求保护的发明进行审查”当中所述的“技术问题”意义不同。

依笔者的理解，选择性问题的正解是：三步法审查中所确定的实际解决的技术问题和相关联的启示应都是显而易见的，且不存在事后诸葛亮的不恰当影响。“事后诸葛亮”指不应将区别特征本身或其本身固有的技术效果刻意包含在所定义的技术问题之中，即不应在技术问题中埋设对区别特征的指向。这一选择性问题仍有待解决。相关的系统性分析可参考前文专利创造性中的选择性问题。

仔细研究可见，指南修改总体是为了将第二锁链捆得更紧，同时精妙地避免了因以上原因而捆住审查员自己的手脚。因为“判断方法”部分的指南修改只增加了泛泛的指向性原则，为审查员留了足够的操作空间。

技术问题的无畏

这是最根本的问题：第二锁链是套路出来的，并不源自专利制度本意，因而与第二锁链配合的诸多设计可能产生有待研究的法理和操作问题。

依照专利制度本意，专利保护范围应主要由第一锁链，即新创性来确定。掌握发明技术方案的技术原理不是获得专利的法定要求，即只需要解决如何实施的问题，不需要解决为什么的问题。

对于发明的有益效果，亦无硬性要求。从法理上，基于新创性的支持提出了一种不为前人所知的替代技术方案或新技术方案就可以满足有益效果的基本要求。根本仍在于新创性。

当我们要按 “权利要求中对技术问题的解决没有做出贡献的技术特征，对评价权利要求限定的技术方案是否具备创造性不产生影响” 这一规定来操作，就意味着我们须在明确技术方案之技术问题的基础上，明确解决技术问题的技术原理，否则我们无法区分技术方案之中哪些技术特征做出了贡献，哪些没有。

当然，笔者同意对于绝大多数专利申请，审查员和发明人很可能对技术效果和技术原理的认识有充分自信，并且之后也没有出现认识被颠覆的情况 。

但是，也存在一定数量的技术方案，在申请专利时，技术原理尚未探明。对于这些专利申请，就出现问题了：谁有能力确定哪些技术特征做出了贡献，哪些没有？ 对于这部分专利申请，恐怕难以适用征求意见稿的上述新规定了。或者应回归以前的操作方式：对全部技术特征均加以考虑，不再尝试加以排除。

笔者认为，也是因为认识到前沿领域新技术应用的原理和效果常常因为复杂原因不能为我们及时认识清楚，专利制度在设计上仅以新创性作为专利保护的根本性必要要求，出于对未知的敬畏而放弃了对技术原理的认识要求。

因而，不苛求技术原理和技术效果，将权利要求的全部技术特征纳入新创性审查范围之内成为通常的做法，实际上也是符合法理的可操作性最好的做法。

应当指出，“权利要求中对技术问题的解决没有做出贡献的技术特征，对评价权利要求限定的技术方案是否具备创造性不产生影响”这一规定的推出显示了无畏的探索精神，具有当然的积极意义。同时，笔者认为出于对未知的敬畏，也为了周全，宜在新指南中指出当审查员对技术原理和技术效果均已经具有全面认识时可方考虑适用这一规定。

总结

笔者认为，从实质审查方面而论，此番指南修改以“技术问题”为题眼，更为重视技术问题对保护范围的解释和限制作用，在法理和实务方面均有非常积极的意义。同时，也有值得考虑的问题。

如笔者前文所指出的：很多专利代理师对发明所解决的技术问题有重视意识，但因为认知并不全面而多止于“显”而不会“隐”，相应的过度披露给大量专利申请埋下了祸患，对权利要求的保护范围甚至有效性造成重大损害。此次审查指修改的指向将使这一问题更为突出，对申请人利益的影响更为重大。

此番指南修改，意在以更深的套路将这条原本不应当存在的第二锁链捆扎得更紧。这便是指南修改背后深挖的坑，申请人、代理师如果落入此坑将深受损失。

有关第二锁链的全面分析，可参考前文专利中处理技术问题的“隐”道。

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