大邦 | 商标抢注首次被认定构成不正当竞争行为
实务中，商标被别人抢注的现象屡见不鲜。为了应对商标抢注行为，商标的真正“所有人”不仅要投入大量时间和金钱，还要在开展业务时面临法律上的不确定性。近期，福建省高级人民法院作出的（2021）闽民终1129号民事判决书在制止商标抢注行为方面有一定突破，值得关注。在该判决中，法院首次认定商标抢注构成不正当竞争行为，且认定商标代理机构应当承担连带赔偿责任。
一、如何应对商标抢注行为
在面对商标抢注的情况下，商标被抢注的一方首先需要做的就是采取法律行动阻止对方的商标注册，并力争取回商标。在这个过程中，可能会需要提起商标异议、无效乃至启动诉讼程序。但是，商标异议、无效以及后续的诉讼流程的时间非常长。在商标权属有定论之前，往往几年时间已经过去。然而市场并不会等这么久，企业的发展可能会因此受到严重影响。而在采取了法律行动的情况下，也存在法律上的不确定性。例如，株式会社良品計画（“日本无印良品”）在上世纪九十年代就已经在国外具有极高知名度，其在2005年在中国大陆开设了首家门店。而一家中国公司却在2001年就在第24类（布料、纺织品、毛巾等商品）申请了“無印良品”商标。围绕该商标，双方之间的纠纷持续多年。但因为无法证明“無印良品”商标在2001年之前已经在中国市场上具有知名度，日本无印良品最终也未能在第24类上取得该商标。如果通过法律行动不能取回商标，被抢注商标的一方可能需要考虑购买被抢注的商标。有时购买商标的成本会非常巨大，苹果公司当年购买“iPad”商标就花费了6000万美元。
可以说，商标抢注行为会给商标被抢注的一方造成了很大的困扰。因此，除了取回商标，商标的真正“所有人”通常还希望追究商标抢注人的民事责任。但是，长期以来，商标申请行为本身并不会被认定为违法行为。我国商标的申请和授权适用的是“在先申请”原则，在先申请的商标能够对抗在后申请的商标，会被授予商标权。因为这一原则，也不宜轻易把商标申请行为认定为违法行为。
而（2021）闽民终1129号案件在这方面是一个突破，首次将商标抢注认定为不正当竞争行为。
二、案情简介及法院认定的主要事实
2010 年至2019年之间，为了应对厦门和美泉饮水设备有限公司（“和美泉公司”）、厦门海纳百川网络科技有限公司（“海纳百川公司”）连续多年的、反复的商标抢注行为，Emerson Electric Co.（“艾默生公司”）花费了大量的金钱与是时间来提起商标异议、无效和参加诉讼。最终，艾默生公司启动了针对和美泉公司、海纳百川公司、这两家公司的实际控制人以及商标代理机构的民事诉讼，认为他们的行为共同构成不正当竞争。
艾默生公司系世界500强公司，艾默生公司的“爱适易”系列食物垃圾处理器在2004年就出现在中文媒体的报道中，至2019年一直有媒体持续报道，其中包含厦门当地（和美泉公司和海纳百川公司所在地）的媒体。从1995年开始，艾默生公司先后在中国注册了“In-Sink-Erator”、“爱适易”、“
等商标（“案涉商标”），案涉商标注册的类别是第1、7、9、11类。
和美泉公司成立于2008年，经营产品包括净水器等水净化设备。2010年至2019年之间，和美泉公司先后共27次在15个类别上申请与案涉商标相同或近似的商标。对于和美泉公司尚在申请过程的商标以及已成功注册的商标，艾默生公司分别启动了商标异议和商标无效程序。相关案件经过商标行政程序、诉讼程序，最终和美泉公司申请的商标均被驳回或无效。
海纳百川公司成立于2015年，该公司的实际控制人王某同时也是和美泉公司的控制人。在和美泉公司和艾默生公司之间发生商标争议的同时，海纳百川公司先后共21次在13个类别上申请与案涉商标高度近似的商标。针对海纳百川公司的商标，艾默生公司采取了与和美泉公司相同的应对方式，不断地提出商标异议、无效及启动后续诉讼。
为了应对和美泉公司、海纳百川公司的商标抢注行为，艾默生公司因商标行政程序及诉讼累计支出了超过一百万元的律师费。
除了案涉商标，和美泉公司、海纳百川公司和王某为申请人，还分别在多个类别申请了诸如“大疆”、“魅蓝”、“富可视”、“安吉尔”、“陶氏”、“戴姆勒”等众多与国内外知名品牌相同或近似的商标。厦门兴浚知识产权事务有限公司（“兴浚公司”）是一家商标代理机构，和美泉公司与海纳百川公司申请的本案涉及的48件商标申请中，有47件通过兴浚公司申请。
艾默生公司针对和美泉公司、海纳百川公司、王某、兴浚公司提起民事诉讼，请求法院：（1）判令和美泉公司、海纳百川公司、王某、兴浚公司停止针对艾默生公司的商标抢注行为；（2）判令和美泉公司、海纳百川公司、王某、兴浚公司连带赔偿损失500万元；（3）判令和美泉公司、海纳百川公司、王某、兴浚公司公开道歉并消除影响。
三、法院观点
该案由厦门市中级人民法院一审，经福建省高级人民法院二审，最终判决商标抢注人应当停止商标抢注行为，赔偿商标权利人共计160万元并且公开道歉。法院的主要观点如下：
关于是否构成不正当竞争：法院认为，和美泉公司、海纳百川公司与艾默生公司具有一定竞争关系；王某通过其控制的这两家公司先后在多个类别上申请与艾默生公司商标相同或近似的商标之时，艾默生公司持有的案涉商标已经具有一定影响；和美泉公司与海纳百川公司在多个类别申请多个与知名商标相同或近似的商标的行为显然超出了正常生产经营之需要；和美泉公司与海纳百川公司的行为导致艾默生公司不得不提起商标异议、商标无效、行政诉讼以及本案的民事诉讼，一定程度上干扰了艾默生公司的正常生产经营。因此，和美泉公司与海纳百川公司的恶意商标抢注行为违反了诚实信用原则，破坏了公平竞争的市场秩序，损害了艾默生公司的合法权益，属于《反不正当竞争法》所规制的不正当竞争行为。
关于王某需承担的责任：法院认为，王某作为和美泉公司与海纳百川公司的的法定代表人、控股股东、执行董事兼总经理，对于这两个公司的行为主观上明知，可以认定其与和美泉公司、海纳百川公司存在意思联络，构成共同侵权，应当就该两公司所实施的商标抢注的不正当竞争行为承担连带责任。
关于兴浚公司是否构成侵权及应当承担的法律责任：法院认为，作为专业的商标代理机构，兴浚公司对于所接受委托申请注册的商标本应尽到积极的审查注意义务，对于委托人申请注册的商标可能存在商标法规定不得注册情形的，商标代理机构应当明确告知委托人，兴浚公司在明知委托人所委托注册的商标违反《商标法》规定，系不以使用为目的的恶意商标注册申请的情况下仍接受委托，其行为属于帮助侵权行为，应当共同承担法律责任。
四、关于该案的思考
本案在侵权行为及责任主体方面均有一定突破。侵权行为方面，本案是全国首例将商标抢注认定为不正当竞争行为的案件。责任主体方面，商标抢注人的实际控制人、商标代理机构都承担了侵权责任。笔者认为，本案在限制商标抢注行为方面作出的尝试是有益的，笔者认同将商标抢注行为认定为“生产经营活动”，进而构成《反不正当竞争法》中的“不正当竞争行为”。同时，笔者认为，本案中法院对侵权行为的范围的认定有待商榷。
本案中，和美泉公司和海纳百川公司提出的主要抗辩理由之一是，他们只是进行了商标申请行为，并没有将商标投入使用，因此不构成《反不正当竞争法》第二条中的“生产经营活动”，进而不构成不正当竞争。艾默生公司主张，和美泉公司和海纳百川公司是以抢注商标为业，商标抢注就是他们的经营活动；即便他们不是以商标抢注为业，亦不能排除将来将抢注的商标用于生产经营行为的可能。法院对此问题并没有正面回应，直接认定和美泉公司和海纳百川公司的行为破坏了公平竞争的市场秩序。笔者认为，商标是一个企业商品信誉的重要载体，商标申请是生产和销售货物的准备，因此生产经营活动不宜做狭义的理解，商标申请应当被视为生产经营活动的一部分。若只有抢注人把商标实际投入使用之后才能追究抢注人的责任，显然不利于维护权利人的利益。
本案中，法院将和美泉公司和海纳百川公司的所有的案涉商标的申请行为都认定为不正当竞争，有待商榷。应当看到，除了垃圾处理装置和净水器这些商品涉及的第7类和11类，和美泉公司和海纳百川公司的商标申请还覆盖多个其他类别，艾默生公司也并非在所有这些类别上都有在先的商标申请。本案中一审和二审法院均认定商标抢注行为构成不正当竞争的前提是“和美泉公司、海纳百川公司与艾默生公司具有一定竞争关系”。而在争议双方的业务均不涉及的商品和服务所在的类别上，双方应当不具有竞争关系。况且，艾默生公司在这些类别上成功阻止商标抢注也并非是基于驰名商标的跨类别保护，而是基于和美泉公司和海纳百川公司不以使用为目的恶意注册商标。因此，在双方业务都不涉及的类别上，双方不具有竞争关系，和美泉公司和海纳百川公司的行为也仅仅是违反了商标管理秩序，不宜以《反不正当竞争法》进行规制。
本案有一定的特殊性，和美泉公司、海纳百川公司、王某申请大量知名商标的行为，是典型的商标抢注行为，很容易判断他们的恶意，这是他们的行为被认定为构成不正当竞争的重要因素。尽管如此，对于将来的商标抢注案件来说，本案的裁判思路无疑是一个重要的参考。
乔文豹
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王海川
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