探讨！广告宣传中假冒专利如何认定？避重授权情形下如何查处？
天津某公司2015年申请“一种用金属XX楼盖”专利，同日作出同时申请发明和实用新型专利的声明。2016年获得实用新型专利授权（专利号20152XXX8110.2）。因避重授权，2017年该公司放弃实用新型专利权，同日获得该技术方案的发明专利授权（专利号20151XXX5918.6）。2021年6月，该公司在网站上介绍产品时使用已经放弃的“一种用金属XX楼盖”（专利号20152XXX8110.2）进行宣传。该公司的行为违反了《中华人民共和国专利法实施条例》第八十四条第（三）项的规定，构成假冒专利行为。鉴于该公司初次违法且后果轻微并及时改正，依据《中华人民共和国行政处罚法》的规定，对该公司不予行政处罚。
案例评析
基于专利权的独占性原则，一项发明创造只能授予一个专利权。若基于相同发明创造存在多个专利权，就属于重复授权。《专利法》第九条规定，“同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。”这就是“一发明创造一专利”，而就同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利时为避免重复授权赋予申请人的选择权就是对该原则的一种具体适用规则，以下简称“避重授权”。
我国的专利法律制度是保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造，因此，允许同一申请人的发明创造同时申请发明和实用新型专利符合立法的宗旨。本案中当事人2017年在先获得“一种用金属XX楼盖”实用新型专利权尚未终止的情况下，声明放弃该实用新型专利权，从而获得发明专利授权，即是上述法律规定的具体适用。但因为工作疏忽，当事人在2021年的广告宣传中使用了授权后已经主动放弃的该实用新型专利权的信息，该行为符合《关于查处假冒专利及专利标注不规范案件指南》中规定的利用广告载体，使用未获得专利权的假冒专利行为。
需要注意的是，在“避重授权”情形下标注专利信息不可一概而论的认定为假冒专利行为，应遵循个案分析原则，结合具体案情进行综合研判。申请人在获得产品实用新型专利授权后，可以按照《专利标识标注办法》的规定，在产品上标注该专利信息。为防止专利权的中断，《专利审查指南》规定对于同一日提交的发明专利和实用新型专利申请，为避免重复授权而放弃的实用新型专利，发明专利授权日为实用新型专利放弃日。即避免重复授权的“衔接性”。申请人如果在实用新型专利尚未终止前，依法在产品上标注专利信息，在专利权终止后销售该产品的，依据《专利法实施细则》第八十四条第二款“专利权终止前依法在专利产品、依照专利方法直接获得的产品或者其包装上标注专利标识，在专利权终止后许诺销售、销售该产品的，不属于假冒专利行为。”的规定，不构成假冒专利行为。
专利执法实践中，需注意专利权与商标权确权制度差异。专利证书并不能准确的反映专利权的状态，需借助专利登记簿进行核定。我们在查询专利法律状态时应注意放弃专利权与宣告专利权无效的区别。放弃专利权是指授予专利权后，专利权人随时可以主动要求放弃专利权。放弃专利权声明经审查符合规定的，有关事项在专利登记簿和专利公报上登记和公告。放弃专利权声明的生效日为手续合格通知书的发文日，放弃的专利权自该日起终止。宣告无效是指国家知识产权局对专利权无效宣告请求案件进行审查并作出决定。《专利法》第四十七条的规定，宣告无效的专利权视为自始即不存在。需要注意的是，与放弃专利权前依法在有关载体上标注专利标识，在终止后许诺销售、销售的行为不构成假冒专利行为不同的是，对于专利权被宣告无效前标注的，如果被宣告无效后继续销售的行为，仍然构成假冒专利行为。
《关于查处假冒专利及专利标注不规范案件指南》中指出假冒专利行为载体通常有：“产品、产品包装、产品说明书、产品宣传资料、广告、专利文件、专利申请文件、专利证书、产品买卖合同、技术转让合同、技术许可合同及合同要约、投标文件等，也包括新闻网站、网上商城、个人网站、博客及微博等网络载体。这些载体在《专利法实施细则》第八十四条中并未穷举，但只要能够使公众获知行为人的宣传行为，即属于假冒专利行为。”明确广告作为假冒专利行为的载体。《指南》同时规定“未获得专利权，除未曾获得专利授权的情形，还包括授权后该专利权被宣告无效、授权后该专利权期限届满或因欠费而终止、授权后主动放弃该专利权等情形。”明确授权后主动放弃该专利权属于未获得专利权的情形。
涉案专利属于专利制度中较为特殊的“避重授权”情形。一般情况下，我们认为发明专利较实用新型专利具有更显著的创造性，保护期限更长。当事人根据避重授权的要求通过主动放弃在先获得的实用新型专利而获得发明专利，其实质是就同一技术方案选择更有利于权利人的保护形式，这也是权利人基于专利权的私权属性所行使的处分权。参考《国家知识产权局关于专利法中假冒专利和广告法中涉嫌专利违法法条适用的批复》意见，结合当事人无混淆的主观意图，无欺骗误导受众的故意的案情，本案以假冒专利行为定性更为准确。
专利标注通常是宣示专利权和增强产品竞争力的手段，因面向公众并涉及市场竞争秩序，其标注要求是真实、准确、规范。本案中虽然因避重授权的情形导致专利权利形式的变更，但受保护的涉案专利技术仍是当事人的同一发明创造。当事人的宣传行为主观上并不是为了追求违法利益，不存在故意混淆的意图，且违法情节轻微。同时结合当事人积极配合调查，主动改正违法行为等情节，依据《行政处罚法》的规定，遵循“过罚相当”、“处罚与教育相结合”的原则，对当事人进行教育，不予行政处罚。
案件启示
本案的查处一方面考验办案人员对专利申请、授权、专利标注等专业知识的了解，这得益于天津市东丽区知识产权运营服务体系中维权援助专家团的指导帮助；另一方面也反映出专利权利人的知识产权保护意识薄弱，还需要进一步加强对知识产权的宣传、普及。为了将知识产权保护落到实处，东丽区局依托知识产权运营服务体系对中小微企业提供知识产权申请、使用、转让与许可、质押融资等托管服务，充分发挥天津知识产权保护中心东丽分中心综合服务职能，组织知识产权相关的培训，指导企业规范知识产权的管理，加强保护意识，开展知识产权快速维权咨询，侵权纠纷处理，力争打通知识产权创造、运用、保护、管理、服务全链条。
习近平总书记强调：“保护知识产权就是保护创新”。市场监管部门将围绕知识产权运营服务体系建设，通过知识产权高质量创造、高水平保护、高效率运用，促进创新主体的高效管理与产业知识产权的协同运用，加快科技与资本赋能产业，实现创新驱动，带动区域绿色高质量发展。
作者 | 天津市东丽区市场监督管理局 王超越
审核 | 于成龙 张丽娟
编辑 | 黄圆圆
中国工商出版社新媒体和数字出版部制作出品