定牌加工商标权保护问题的发展与思考

本文是冯超律师在2016强国知识产权论坛上的发言

宋鱼水：大家好。咱们接着下半场。下半场的发言总共有五位发言嘉宾，一位是冯超律师，还有一位是李扬教授，还有白志昀是中粮公司的知识产权顾问，还有张阳以及仲蔚。这半场跟上半场不一样，下半场市场主体的发言人多一些，实质上还是要多听听社会主体的声音，还要听听专家学者的声音，大家尽管很疲劳了，但是我发现下半场时间还没有到的时候，大家已经很早就入座了，这说明下半场的发言大家特别地期待，所以再次把掌声给各位发言人。在大家热烈掌声当中有请冯超律师，天达共和律师事务所合伙人发言。

冯超

天达共和律师事务所合伙人

尊敬的各位嘉宾，大家下午好。今天非常荣幸分享一些粗浅的认识和理解。今天下午听到了很多专家和领导的观点，我自己也觉得受益匪浅。今天希望，就我迄今为止做的研究跟大家做一个分享和介绍。

这一篇演讲的题目从NIKE到PRETUL涉外定牌加工商标侵权判定问题和思考。

根据国际贸易领域定牌加工一个公认理解，是指加工方根据合同约定，为定做方加工使用定做商标或品牌，收取加工费的经营方式。就我国主要贸易情况来说，主要是三种方式，一是国内一些加工企业，在定牌加工的合同规定的数量和范围之外擅自进行的一些代替国外企业注册商标的生产和加工，这种情况下大多数认为构成侵权是没有争议。二是，其他主体在中国拥有相同、近似商标的注册商标专用权的条件下，在国外企业仅在其本国享有合法的注册商标专用权（并未在中国进行该商标的注册），而委托国内加工方在国内进行定牌加工，并专用于出口，这种情况下是否构成侵权是有争议的。三是，其他主体在中国拥有相同、近似商标的注册商标专用权的条件下,国外企业在其他法域没有合法的注册商标专用权，而其他人在该法域内也没有商标注册情况下，而委托国内加工方在国内使用该商标进行定牌加工，并专用于出口，是否侵犯国内商标注册人的注册商标专用权，实践当中也是有争议。迄今为止司法实践当中四个最重要的判例，都是国家对定牌加工具有深刻里程碑的案例，就这四个重要案例情况做一个简单的介绍，从四个案例中提炼出其中的主要的四个观点，针对这些观点再进行一些分析和评论。

首先，可以看第一个案件耐克案。上个世纪末，我们国家定牌加工开始大发展。其中最重要就是深圳中院裁判的这个NIKE案。这个案子大概2000年左右美国NIKE公司发现嘉兴市制衣企业受西班牙的CIDESPORT公司授权生产标有NIKE商标的男滑雪夹克，提起侵权诉讼。被告辩称，第一有关商品是受西班牙的订货方委托生产，没有在中国境内销售不会造成混淆；第二是商标并没有在中国从事实际使用行为；第三有关的销售行为没有给原告造成损害，提到这个三个抗辩的理由。深圳中院经过审理认为，提出了这样一个观点，西班牙CIDESPORT公司在西班牙对NIKE商标拥有合法的专有使用权，但是商标权作为知识产权，具有地域的特性，在中国法院拥有司法权的范围内，原告取得NIKE商标的专有使用权，被告在未经原告许可的情况下，就不得以任何方式侵害原告的注册商标专用权。

被告西班牙CIDESPORT公司未经原告许可，以商业目的在中国境内委托制造并出口标识为NIKE商标的滑雪夹克；被告浙江省畜产进出口公司未经原告许可接受西班牙CIDESPORT公司的委托进口用于加工NIKE商标的滑雪夹克材料和商标标识，服装制作完成后，又负责报关出口；被告浙江省嘉兴市银兴制衣厂接受西班牙CIDESPORT公司的委托；并与浙江省畜产进出口公司相配合加工制作NIKE商标的滑雪夹克。上列三被告在本案的侵权行为中主观上有意思上的联络，行为上有明确的分工，共同构成一个完整的行为。直接依照当时商标法52条判定这三者共同构成商标侵权，这也是我们国家第一个对这个定牌加工行为进行裁判，直接认定了有关的行为构成和侵权。

案例二：申达案，是上海申达音响公司有限公司发现被告生产东西相似，申请上海海关扣押产品，乃至上诉到上海高院。这个案件中被告在庭审中提出主要的抗辩理由是原被告均为美国Jolida公司的加工商。而原告的商标是通过抢注获得。原告在中国没有销售、没有进行出口，是没有具体的实际商标使用行为。二审上海高院提出这样一个看法，他认为商标的基本功能是区分商品或服务来源。商标侵权本质上就是对商标功能的破坏，就是对来源产生发生误认。有关的产品全部用于出口，未在中国境内销售，不会造成消费者的混淆。法院特别认为，加工方在产品上标注商标的行为，形式上虽由加工方所实施，但实质上商标真正的使用者仍为境外委托方，产业标识仅仅发生在这个境外，就是目的地国，而非我国的国内，因此这个被告行为不构成侵权。申达这个案子是我国首例认定定牌加工不构成侵权的案例，在这个案子里面法院的核心观点是认为，有关的这个定牌加工的产品在国内没有销售的情况下，因为商标功能没有实现，因此不会造成消费者的混淆和误认。

案例三：德克斯案。原告在青岛中院提起诉讼，当时德克斯是UGG这个商标的中国注册人。那么原告德克斯公司通过青岛海关扣押侵权产品之后提起民事诉讼，被告在庭审中的抗辩提出了这样两个事由：一是，被告光宇公司的产品并不是在中国进行销售的，不可能造成中国相关公众的混淆和误认，不属于商标法意义上的使用行为；另外，光宇公司与格兰德国际贸易有限公司签订合同时，已经要求委托方提供使用商标的授权，已尽到了合理的注意义务，因此是不侵权的。那么法院在审判中特别注意到我国对外贸易经济合作部和国家工商行政管理局制定的《关于对外贸易中商标管理的规定》第十条这样一个规定，这个规定里面强调了外贸经营者应当注意产品的注册情况，特别是授权的情况，注意有没有商标超出范围的使用行为。法院认为被告光宇公司虽然提供了境外的这个合同，但是他的实际的使用行为与订购合同中的这个商标的指示的商标使用状态不相同，特别是突出了这个UGG这三个字母，这三个字母与原告德克斯的完全相同。

综合上述三点，法院认为被告没有尽到合理审查的义务，突出使用UGG商标的行为侵犯了原告的商标权。这个案件结论来说也是认定定牌加工构成侵权的，主要的理由就是被告在实践当中没有尽到他的注意义务。特别是两个事实，一个是他改变了合同中规定的商标的使用形态，是一种变形的使用；第二，虽然提供了有关的销售合同，但是没有提供境外的注册证。

第四个案子，是最近最高院做的一个判决，就是PRETUL的案子。这个案子最高院对于定牌加工问题作出最新的的判决。这个案件中原告是PRETUL及椭圆图形”在中国境内的注册人，那个被告生产的产品主要是用于出口墨西哥这个产品，他的商品所使用的这个商标与原告相同。这种情况下，被告在原告起诉之后，在庭审当中提出的主要抗辩就是认为，他的生产是受境外人储伯公司委托进行，另外他的产品没有在国内进行销售，不会构成消费者的误认。一审二审认为第一，案外人的储伯公司虽然在境外、在墨西哥用注册商标，但是没有在国内进行注册，所以境外商标不能够直接受到我们的保护。第二，我国的法律法规和司法解释均没有将定牌加工作为一种例外进行处理。第三，最高院商标解释没有将相关的公众的这个地域进行限制。第四，提出我国海关保护条例，本身这个规定既打击进口侵权也打击出口侵权，不能够没有合理抗辩的情况下而认定是不侵权的。

这个二审的判决最终在最高院再审判决当中得到了根本性的改变，如大家所知最高院审理当中提出这样一个观点，商标基本功能是识别性，他认为无论是相同商品使用相同商标的双重性使用，还是其他非双重性使用，首先确定有关使用行为构成商标性的使用。他认为有关商品没有在中国境内进行销售，所以被告在中国境内使用行为仅仅是一种物理性的贴附，不能够发挥商标的产源标识功能，不属于商标法意义上使用行为。而且他的一个观点是认为，如果被告不属于商标性使用，那么考虑到是否构成混淆是没有意义的。可见在最高院这个判决中他的一个核心性的观点，在利用商标性使用这样一个要件，也就是新的商标法48条用于识别商品来源行为，这样一个要件，直接否定了被告的行为构成商标性的使用，这样一个直接做出了不侵权的结论，也规避了对双重使用是否构成侵权的认定，是否有混淆的要素判定，这样的步骤。

这四个案子我们认为过去15年中分别发生在深圳、上海、山东和浙江具有比较大影响的案件。15年的过程当中，各地法院做出了不同的判断。他们的主要依据是什么，首先看看这些法院认定定牌加工构成商标侵权的主要理由是什么？第一商标有地域性，境外是否拥有商标、是否许可境内的加工商进行加工生产，不能成为境内进行抗辩的事由。第二，对于我国的商标法对侵权判定是严格责任。不管加工方是否有主观过错、是否完尽到了注意义务，都不能构成侵权的有效抗辩。第三，它认为混淆是商品近似判断要件并不是侵权认定要件，在双重的条件下不需要认定混淆。以上三个观点是认定侵权主要的理由。

看看认定不侵权的主要理由是什么？第一，是否构成商业性使用或者商标性使用这样一个要件。新的商标法48条提出了“用于识别商品来源”这样一个措词，对于识别商品来源有主观和客观或主客观相统一的一个理解。总而言之，对于识别商品来源是否进行商标性使用构成商标侵权的一个核心要素。其他认定不侵权的问题当中，很多时候引用了是否构成商标性使用这样一个条款，那么通过这个条款直接认定被告不构成商标性使用进而不构成侵权。第二，不会构成相关公众的混淆和误认。

比较我国商标法以及Trips条款里面的一些具体的规定。TRIPS16条就规定注册商标的所有人应有专有权来阻止所有第三方未经其同意在交易过程中对与已获商标注册的货物或服务相同或类似的货物或服务使用相同或类似的标记，如果这种使用可能会产生混淆。第二款规定了若对相同货物或服务使用了相同的标记，则应推定为存在混淆的可能。这种法律条款规定下，我们可以认为我国的条款在双重情况下是径直认定侵权，而TRIPS是推定混淆。在推定混淆情况下，被告方仍然可以通过承担举证责任来证明自己的行为不构成混淆。这样相比的话，我国商标法的框架下认定双重认定可以直接认定侵权这样一个条款，那么被告是无法通过不混淆这样一个理由来进行抗辩的。这个我认为可能是TRIPS跟现行商标法最重要的区别。

第三，不会对权利人做成损害，第四，有关的定牌加工是一种加工承揽行为，不是商标使用行为，这两个原因，因为时间关系就不展开了。

定牌加工不认定为侵权，这个在实践当中有什么问题？首先，如果认为定牌加工不构成侵权，那么有可能我们的法院需要认定在其他的法域的使用行为是否造成混淆这样一个问题。这样一个条件下法律需要考察境外的包括商标权属问题，商标许可和使用情况问题，以及在境外的其他法域的商标的使用合法性问题，对于这样一个阐明是非常艰巨的任务。第二，认定定牌加工不构成侵权，可能会比较强烈冲击现有知识产权体系。大家知道现有商标法的规定，现行刑法以及现行海关保护条例对于定牌加工没有例外性的处理。如果我们在司法审判当中，特别民事侵权审判当中，将通过商标性使用的一个理由或者混淆与否这样一个理由认定有关的定牌加工行为不构成侵权，就有可能使民事司法裁判与现有刑事保护体系和行政保护体系一定程度上产生冲突。比如说一些刑事案件中，比如假冒注册商标罪这个犯罪嫌疑人，他可能仅仅是侵权行为中的一个环节，比如说仅仅从事假冒商品这个生产行为，现有这个刑法典的情况下，已经构成了犯罪，但是由于他的商品销售给第三方辗转一些产品全部出口到境外，按照我们刚刚提到的这个最高院的逻辑，只要他的商品不在境内进行销售，有可能这个商标不构成商标性使用，不负这个民事侵权责任，这样民事判断和刑事判断可能会出现一些互相矛盾。

认定它不侵权的第三个后果，就是商标性使用概念是否有模糊化或者扩大化的趋势。商标性使用自新法修改后，我们也是非常值得注意的。到底这个商标性使用如何定义它，如何在实践当中避免过大扩大化的这个综合司法裁判给予过高的法院主观的裁定，也是我们需要注意的一个问题。这是我对有关问题的做了一个初步的分析。

最后提一点小小的建议。我们认为定牌加工是否构成侵权这样一个问题，最终还是应当依靠立法来解决。在商标法和刑法的框架内对于定牌加工是否需要给予例外的规定，并且可以考虑比如说通过司法解释的方式，对于定牌加工构成的要件，特别是抗辩的要件给予具体的细化，这是第一个我们考虑的建议。第二个建议，参考Trips条约，对现有的商标法、刑法中在相同商品、使用相同商标的这样双同的情况下，侵权的认定，是不是我们也可以采用TRIPS里面“推定混淆”的一个概念？如果我们现有这些立法的角度，这些问题不能够解决的话，我们还是觉得应当坚持在现有法律条件下依法裁判认定定牌加工有关的行为构成侵权。

这是我对定牌加工非常粗浅认识，希望得到诸位老师和领导们的指正。谢谢大家。

宋鱼水：下面，我做一个测试，赞同冯律师观点的能举一下手吗？不赞成的能举一下手吗？没有举手的是没有想好？法律在立法的层面上就是尽可能追求共识。共识很重要。我们现在处在一个从争鸣的时代过渡到共识的时代的关键时期，大家对立法的参与能够确保法律的完善和完美。亚里士多德有句名言:法治应包含两重意义:已成立的法律获得普遍的服从,而大家所服从的法律又应该本身是制订得良好的法律。所以让我们再次感谢冯律师。

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作者简介

冯超

天达共和律师事务所 合伙人 

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