知产专栏 | 知识产权合规与知识产权贯标的区别及知识产权合规服务的主要内容与工作步骤

✎  第750篇 原创

文 | 稼轩知产业务委员会 李瑾、段国刚

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一、相关概念

1. 知识产权合规风险

根据上海市浦东新区人民检察院、中国信息通信研究院知识产权与创新发展中心2021年12月联合发布的《企业知识产权合规标准指引（试行）》：知识产权合规风险，是指企业及其员工因知识产权不合规行为，引发法律责任，造成刑事追责、经济或声誉损失以及其他负面影响。涉知识产权的法律风险包括但不限于：专利法律风险、商标法律风险、著作权法律风险、商业秘密法律风险。

2. 知识产权贯标

知识产权贯标，即贯彻《企业知识产权管理规范》国家标准（GB/T29490-2013）。依据标准要求规范知识产权管理，建立适宜的、有效的、符合企业发展要求的知识产权管理体系。 

从以上概念可以看出，知识产权贯标侧重的知识产权基础管理，而知识产权合规侧重于风险防控。

二、知识产权合规与知识产权贯标的区别

（一）目标不同

1. 企业知识产权合规风险管理的目标是实现对知识产权合规风险的有效识别和管理，确保公司管理和各项经营活动的合法合规，推动企业全面加强知识产权合规管理，提升依法合规经营管理水平，保障企业持续健康发展。

2. 知识产权贯标，则是通过持续实施并改进知识产权管理体系，达到：

a) 激励创造知识产权，促进技术创新；

b) 灵活运用知识产权，改善市场竞争地位；

c) 全面保护知识产权，支撑企业持续发展；

d) 系统管理知识产权，提升企业核心竞争力。

（二）内容不同

1. 知识产权合规风险包括但不限于：

a）专利权法律风险：①专利许可权滥用风险、专利申请权争议风险、被侵犯专利的风险、被提起专利侵权诉讼的风险、专利转让纠纷风险等；②未能有效开发和实施专利的风险、管理不善导致专利失效的风险等。
b）商标权法律风险：①商标申请风险，商标未注册或被他人抢先注册、申请类别不全、重点类别保护力度不够、申请的标识不全面；②商标使用风险，申请地域不全、未对目标市场全面布局、对商品或服务类别越权使用或许可他人使用、侵犯他人在先权利、商标使用不规范使用等。
c）著作权法律风险：①职务作品、委外创作、版权商的权属确定风险；②作品素材侵权风险；③互联网信息网络传播权侵权；④许可使用和转让中的法律风险等。
d）商业秘密风险：①被他人盗窃、以间谍或黑客手段窃取；②内部员工被收买；③对外宣传、合作过程中泄露；④员工离职泄密等。

2. 知识产权贯标总体要求：企业应按本标准的要求建立知识产权管理体系，实施、运行并持续改进，保持其有效性，并形成文件。知识产权管理体系文件应包括：a) 知识产权方针和目标；b) 知识产权手册；c) 本标准要求形成文件的程序和记录。

（三）成果不同

合规是让知识产权工作在开展过程中避免违法和给企业带来损失。贯标更多的是知识产权工作如何开展，并没有详细到具体工作的风险和合规。可以说合规是更深度的贯标，并主要从防范风险的角度出发。

知识产权合规最大的收益，知识产权风险控制，通过知识产权合规降低知识产权侵权风险及知识产权损害。比如技术秘密的合规管理可以有效避免企业的知识产权流失和被窃取。

三、知识产权合规服务的主要内容与工作步骤

知识产权合规服务包括以下内容：

（一）企业现状调查和知识产权合规团队建立

通过深入企业内部进行调查研究，了解企业的知识产权规范、制度、合规情况现状，了解企业对于知识产权合规服务的需求和目标。

针对企业现状，初步建立企业内部知识产权合规管理团队。配合外部团队进行知识产权合规制度建设及落地执行。

（二）知识产权合规制度制定

知识产权合规制度主要包括以下制度：

知识产权管理标准合规

知识产权风险合规

软件正版化合规

开源软件合规

信息安全合规

在了解企业的知识产权规范、制度、合规现状和需求后，制定符合企业需求和目标的可操作、可落地执行的知识产权合规制度。

（三）合规制度试运行

对制定的合规制度在企业内部进行宣贯，并开展为期3个月的试运行，运行过程中对出现的问题进行记录和分析。

（四）合规制度优化和固化

根据知识产权合规制度试运行中出现的问题进行整理、分析，改进和设计解决问题的知识产权合规手段，完善和优化知识产权合规制度，并将完善和优化的合规制度进行固化，在企业内部开始正式执行。

（五）出具合规管理手册

整理上述工作，出具《企业内部知识产权合规管理手册》，明确企业知识产权的各种合规制度、企业层面及各部门责任人、责任人的权责、奖惩等。

四、合规不起诉的规定

2020年3月，最高人民检察院在6个基层检察院率先部署了企业刑事合规不起诉改革的试点工作。2021年4月，最高人民检察发布《关于开展企业合规改革试点工作的方案》，启动了第二期企业刑事合规不起诉改革试点。第二期改革试点范围较第一期有所扩大，涉及北京、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、湖北、湖南、广东等十个省（直辖市）。《方案》要求，检察机关对涉企案件，在依法贯彻相关检察政策的同时，督促企业建立合规制度，履行合规承诺；提出企业合规建设意见和建议，包括整改方向和意见，并促进“挂案”清理工作，依法平等保护企业合法权益；对符合刑事诉讼法规定的不起诉案件，做到应听证尽听证。同时《方案》明确，各试点单位应当结合本地实际，探索建立企业合规第三方监管机制。通过第三方监管，监督、促进企业践行合规承诺。检察机关要定期检查合规建设情况，并根据案件具体情况依法作出相应处理。

五、企业合规典型案例（包含知识产权专项合规）

2021年12月8日最高人民检察院关于印发《企业合规典型案例(第二批)》的通知包含上海J公司、朱某某假冒注册商标案。

基本案情：2018年8月，上海T智能科技有限公司（以下简称“T公司”）与J公司洽谈委托代加工事宜，约定由J公司为T公司代为加工智能垃圾桶，后因试产样品未达质量标准，且无法按时交货等原因，双方于2018年12月终止合作。为了挽回前期投资损失，2018年12月至2019年11月，朱某某在未获得商标权利人T公司许可的情况下，组织公司员工生产假冒T公司注册商标的智能垃圾桶、垃圾盒，并对外销售获利，涉案金额达560万余元。2020年9月11日，朱某某主动投案后被取保候审。案发后，J公司认罪认罚，赔偿权利人700万元并取得谅解。2020年12月14日，上海市公安局浦东分局以犯罪嫌疑单位J公司、犯罪嫌疑人朱某某涉嫌假冒注册商标罪移送浦东新区检察院审查起诉。

浦东新区检察院经审查认为，J公司是一家高新技术企业，但公司管理层及员工法律意识淡薄，尤其对涉及商业秘密、专利权、商标权等民事侵权及刑事犯罪认识淡薄，在合同审核、财务审批、采购销售等环节均存在管理不善问题。鉴于J公司具有良好发展前景，犯罪嫌疑人朱某某有自首情节，并认罪认罚赔偿了T公司的损失，且该公司有合规建设意愿，具备启动第三方机制的基本条件，考虑其注册地、生产经营地和犯罪地分离的情况，有必要启动跨区域合规考察。

随后，秀洲区检察院成立了由律师、区市场监督管理局、区科技局熟悉知识产权工作的专业人员组成的第三方监督评估组织，并邀请人大代表、政协委员对涉案企业同步开展监督考察。

J公司制定了包括制定合规章程、健全基层党组织、建立合规组织体系、制定知识产权专项合规政策体系、打造合规程序体系、提升企业合规意识等方面的递进式合规计划，并严格按照时间表扎实推进。

根据第三方组织建议，J公司成立合规工作领导小组，修改公司章程，强化管理职责，先后制定知识产权管理、合同审批、保密管理、员工培训、风险控制等多项合规专项制度，设立合规专岗，实行管理、销售分离，建立合规举报途径，连续开展刑事合规、民事合规及知识产权保护专项培训，外聘合规专业团队定期对企业进行法律风险全面体检，并且每半个月提交一次阶段性书面报告。第三方组织通过书面审查、实地走访、听取汇报等形式，对合规阶段性成效进行监督检查。同时，浦东新区检察院为确保异地合规监管的有效性，制作了《企业合规监督考察反馈意见表》，实时动态跟进监督评估进度，对第三方组织成员组成、合规计划执行、企业定期书面报告、申诉控告处理等提出意见建议。2021年9月10日，浦东新区检察院邀请人民监督员、侦查机关、异地检察机关代表等进行公开听证。经评议，参与听证各方一致同意对涉案企业及个人作出不起诉决定。

六、企业如何应对知识产权合规风险

知识产权律师既可以担任企业的知识产权顾问，参与企业知识产权合规制度建设，针对企业各环节涉知识产权处理提供答疑和培训，协助企业强化知识产权合规管理体系，也可以在知识产权合规风险爆发后，帮助企业妥善应对行政、司法程序。知识产权律师还能配合企业启动合规考察制度，对企业合规计划的执行提出建议并对执行情况作出专业评估，通过专业服务，力求为企业争取相对不起诉的结果。

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