德国专利法拟明确判令停止侵权时适用“比例原则”

说明：本文标题使用“停止侵权”这一概念，但是本文所参考英文报道中使用的术语为“injunction（禁令）”，对应的德文词为“Unterlassungsanspruch”（停止侵害请求权）。虽然二者概念、法理基础、实际的法律效果存在区别，但是除特别说明之外，本文将二者作为同一概念使用。

  目次：

1 德国现行法的规则
2 德国专利法拟作出的修改
3 德国司法部发布的对专利法修改（第一稿）的部分解释
4 美国颁发永久禁令的“四要素测试法”

1 德国现行法的规则

根据张伟君老师在《知识产权侵权纠纷案中判令停止侵权与颁发永久禁令的区别》【链接】 一文中的分析：

德国法中只有停止侵害请求权（民法）的概念，没有对应的永久禁令的概念。而英美法中，则没有停止侵害请求权，而只有禁令救济（衡平法）。对于侵权行为的采取的救济措施，德国（以及同属民法法系的中国）的法院通常是“判令停止侵权”，而英美法院则是“提供禁令救济”。也许正是由于英语中无法找到更好的法律词汇来对应德国法中的判令停止侵权一词，目前的文献只好把德国法中的判令停止侵权（unterlassung）勉强翻译为禁令（injunction，即永久禁令）。

但是，德国法院判令停止侵权是根据所谓的请求权基础理论。根据该理论，当权利遭到不法侵害或有遭侵害之虞时，即发生救济性请求权，包括妨害防止、妨害排除、损害赔偿等请求权。而英国和美国法院给不给禁令救济则是基于衡平的考量。禁令是"可以"给与，而不是"应当"给与；应当根据衡平原则下禁令，没有任何自动、绝对的禁令。我们可以发现，从衡平的考量出发，即使存在侵权行为，颁发禁令却并不总是理所当然的，特别是在损害赔偿已经可以提供足够的救济的情形。而如果从请求权的角度出发，对于侵害知识产权的行为，法院作出停止侵权的判决似乎是理所当然的（即有学者所称的“绝对禁令制度”）。虽然在德国侵权人有时也可以请求支付金钱补偿以替代停止侵权，但是目前仅仅限于著作权法与外观设计法的规定，德国甚至公开宣称不打算在工业产权法中规定相应的条款。

因此，现行《德国专利法》第139条第1款规定：

对任何违反第9条至第13条规定实施专利的人，被侵权人可以就持续（repetition）的侵权行为请求判令停止侵权。这种主张也可以针对首次侵权行为（《外国专利法选译》中译为“一次性”）。

总之，长期以来，德国建立的规则是针对专利侵权自动判令停止侵权（automatic injunctions）。然而近年，随着覆盖数百项专利的复杂产品（complex products）的专利纠纷增加，随着“物联网（internet of things）”概念的兴起，自动判令停止侵权的规则愈发受到挑战，尤其是在涉及到标准必要专利（SEPs）时。[1]

2 德国专利法拟作出的修改

2019年4月4-5日（当地时间），德国慕尼黑大学举办了一场有关德国禁令制度改革的会议。与会代表主要围绕「禁令及灵活性」开展讨论，重点问题在于德国法院在颁发禁令之时是否需要采取利益平衡做法？是否可以借鉴美国最高法院在eBay v MercExchange案中的「四要素法」？据悉，德国联邦司法及消费者保护部已于2019年5月20日召开专家座谈会，征求有关包括禁令制度改革在内的专家意见。

Patent Tree，公众号：深圳法律英语#PatentTree# 德国禁令制度即将与美国接轨？

2020年1月14日，德国联邦司法和消费者保护部（BMJV）公布了《使德国专利法现代化的修正案草案》（简称“第一稿”）[2]，第34条载明：在《德国专利法》第139条第1款中增加以下内容：基于特殊案情，在衡量权利人与侵权人的利益以及诚实信用（good-faith）后，如果判令停止侵权是对侵权人的一种与专有权不相称（not justified）的困难（hardship），则不应当支持这样不符合比例原则（disproportionate）的请求。

2020年9月1日，BMJV发布了新的修正案草案（简称“第二稿”）[3]，规定在第139的第1款中增加：如果基于案件的特殊情况，行使请求权会导致侵权人或第三方遭受不合理的困难，而这种困难又与专有权不合比例，则排除这样的绝对权（Ausschlieβlichkeitsrecht）。在此情况下，被侵权人可以要求适当的金钱补偿。这不影响第二款规定的（译者注：有关侵权损害的）赔偿权利。

2020年10月28日，德国联邦政府同意（approved）了第二稿，新的德国专利法可能将于2021年生效。[4]就禁令的相关修改，受同意的版本几乎与第二稿相同——在第139的第1款中增加：如果基于案件的特殊情况，行使请求权会导致侵权人或第三方遭受不合理的困难，而这种困难又与专有权不合比例，则排除这样的绝对权。在此情况下，被侵权人可以要求适当的金钱补偿。这不影响第二款规定的（译者注：有关侵权损害的）赔偿权利。[5]

3 德国司法部发布的对专利法修改（第一稿）的部分解释[6]

A. 总览（general part）

II. 草案的主要内容

1. 专利法

……在数字化和技术日益复杂的背景之下，同时考虑到司法实践，必须重新审视专利法第139条规定的停止侵害的请求权。为此，BMJV与司法机构、科学界等各界人士的代表广泛讨论了是否应当增加明确的比例性（proportionality）的要求。各方就在现有立法基础上适用专利停止侵害的比例性测试（proportionality test）问题基本达成一致。然而部分德国商业界人士指出，相应措施几乎从未被一审法院所适用。为此，草案在专利法第139条做了立法上的澄清。……

b）停止侵害的请求权的澄清（专利法第139条）

现行专利法规定，专利权人可以针对侵权人主张停止侵害。

可是，根据联邦法院的判决（2016年5月10日作出,编号：X ZR 114/13 –Wärmetauscher），在平衡考虑权利人与侵权人双方的利益后，如果停止侵害将是失调且恶意的，则不应当作出这样的判决。因此，德国法律框架已经允许在停止专利侵权之诉中作比例性的审查。

然而，地区/高等地区法院却似乎不愿意参考这一判决。在个别案件中，法院作出停止侵权判决导致的经济劣势（economic disadvantages）已经超出劝阻（dissuasive）效果所必需的范围。有鉴于此，似乎应该在拟修改的第139条第1款中明确澄清（为与欧盟执行指令2004/48/EC第３条第２款相一致），在个别案件中，判决停止侵权应当考虑比例性（或者说，相称性）。

要在139条中强调的比例原则不会减损（devaluate）专利法的效用。对德国工业而言，强力的停止侵害的请求权救济依然是必不可少的。因此，草案规定的对停止侵害请求权的限制，仅限于联邦法院（BGH）判例法中的例外情况。

B. 分述（specific part）

关于第34项（修改第139条第1款）：

该修改是一项立法上的澄清（legislative clarification）。

现在拟在第139条中明确，执行停止侵害的判决可能是不成比例的，因为在特殊情况下（考虑权利人和侵权人双方的利益和诚实信用的要求）停止侵权可能构成与权利人的专有权不相称的困难。

比例原则是一项具有宪法地位的法治原则（宪法的第19条第4款，第14条第1款第2句）。作为一项一般法律原则，民法典也通过第242条和第275条第2款有所体现。比例原则也源自欧盟执法指令2004/48/EC的第3条第2款——执行知识产权的措施、程序和救济不仅须有效率、有劝阻作用，也要符合比例性。因此，法学文献的主流观点（或至少通过解释欧盟法）已经认可比例原则也适用于专利法上的判决停止侵害。然而，限制停止侵害请求权触动了知识产权法律的核心，而且也影响了指令所要求的处理侵权后果的效率和威慑性。因此法学家们认为专利法第139条所规定的因不符合比例性而拒绝判决停止侵权须仅限于例外情形。

BGH在先的判决已经确认了这一观点。BGH在所谓的“Wärmetauscher”案（GRUR 2016, 1031）中阐明，在个别情形下，考虑到权利人与侵权人双方的利益，如果立即执行权利人请求停止侵害的判决，将构成与专有权不相称的困难，同时违反德国民法典第242条规定的诚实信用原则，那么就需要通过授予一个用尽期（use-up period）来限制停止侵害请求权。

BGH明确只有在特殊情形下才可以考虑限制停止侵害请求权。BGH解释道，在专利侵权案件中——与商标法领域的问题不同，贴附了侵权标识的货物本身是合法的——受专利保护的产品本身直接生产或投入市场，或者受专利保护的方法本身被使用。因此，根据专利法，执行停止侵害判决的必然结果是侵权人必须停止生产或销售侵权产品，只有当侵权人从权利人处取得许可或者改变产品直至不再侵犯专利权时才可以将产品重新投入市场，这可能需要花费大量的时间和财力。由此产生的不可避免的困难往往是被接受的。然而，在个别案件中，出于特殊情况，如果立即执行停止侵害判决，所产生的经济后果会使侵权人处于超出停止侵害请求权所旨的不利地位，以至于使得无条件支持停止侵害请求权似乎并不合理，这时通过授予一个用尽期（use-up period）的方式来限制该权利是更合适的。

业界基本认可，可以在现有立法基础上对停止侵害请求权进行比例性测试。然而，德国工业界，尤其是汽车产业和部分电信部门的代表指出，一审法院很少适用这一纠正性的测试措施。他们认为，尤其在一审法院判决停止侵害的情况下，目前立法在有关停止侵害请求权的规定会导致经济不利后果超过判决必要的威慑效果。例如，在侵犯单一专利的案件中，涉案专利可能只涉及某产品的一个小零部件，法院如果不审查比例性将使得权利人有权停产停用他人的整个产品。在某些情况下这一损害是巨大的，即使所保护的专利的价值与侵权人所承担的损害不成比例，也可能会停运整个网络或者禁售复杂的成品。该行业代表认为有必要做立法上的澄清，不然如目前所见，一审法院在判决停止侵害时不考虑BGH所阐明的比例性测试也是正确的。因此，应在第139条第1款中增加与欧盟执行指令第3条第2款相一致的内容做澄清——在个别案件中，判决停止侵害可能是不成比例的。然而，需要考虑到，一般而言停止侵害并不要求专利权人实际实施专利，也不要求侵权人是对专利的不当使用（culpable use），在专利侵权的情况下，判令停止侵权依然是专利法系统内的常规纠正措施。据此，原告在请求停止侵害时通常不需要证明符合比例原则，立法做此澄清也不会增加法院的负担。只有当专利侵权人提出了应该对停止侵害请求权作特殊限制的实质性理由时，原告才有必要指出相应的应该判决停止侵害的理由。

考虑到专利权人在停止侵害救济上的利益通常要优于侵权人的利益，拟在专利法第139条中所增加的内容要求对案件的总体情况进行评估。因为实践中的情形各式各样，所以草案刻意避免明确适用比例原则的标准或示例。在考虑停止侵害救济的比例性时，一些相互作用的因素（interacting aspects）可能会很重要。尤其是以下几个方面，必须在个案审查的背景下进行评估：

① 专利权人在请求停止侵害中的利益（The interest of the patentee in the injunction）

如果侵权人提出了可能构成不合理困难的特殊情形，在对案件做全案评估的背景下，这都是格外重要的考虑因素：专利权人自己是否生产与侵权产品直接竞争的产品或零部件，专利权人是否主要关心其权利的货币化（monetization）问题，而非为体现专利系统的创新功能而实施发明。恶意的专利权人（pure patent exploiters）通常属于后者，其利益集中于缔结许可协议，而不是确保他们自己的开发和生产活动。在这种情况下，通过请求停止侵害来促成不合理的许可协议的主观恶意是应当反对的。然而，也不足以单纯因权利人不实施或许可其专利就授予一个用尽期，毕竟在用尽期期间内权利人还可以转而实施或许可，即也不必因这种情况就作出对权利人不利的决定。例如，个人或大学需要在第三方的帮助下实施其专利，这种情况下停止侵害请求权依然是专利法语境下必要的纠正措施。

② 请求停止侵害的经济效果（Economic effects of the injunction）

在特殊情况下，如果立即执行停止侵害判决的经济效果对侵权人的影响和不利程度非常高，以至于超出了停止侵害请求权所旨对抗的（给权利人造成的）损害，那就有必要通过设置用尽期来限制停止侵害请求权（见Wärmetauscher案）。也就是说，如果侵权人已经在产品的开发和制造上投入了大量资金，且停止侵害的后果与所要保护的专利的价值不成比例，在这样的案件中评估侵权人是否会因强制执行停止侵害判决而遭受巨额损害就特别重要。这种情形尤其见于侵权人本身经历了长期的研究和开发之后。

③ 复杂产品（Complex products）

在如电子、通信、信息技术和汽车产业这样的行业中，产品的复杂性不断增加，最终成品往往包含了大量的专利组件。这时，也有必要评估无条件的判决停止侵害是否会对侵权人的整个业务运营产生严重的（虽然一般来说权利人的利益要优于侵权人的利益）以至于不成比例的经济影响。如果涉及侵权的专利产品是一个次要的组件，或不重要的元素（如车辆座椅的技术特征），而该组件或元素又是一个复杂的整体产品（如车辆）的部分，就可以假定停止侵害判决对侵权人的整个业务运营没有造成严重到不成比例的经济影响（见Wärmetauscher案）。与之相反，如果重设产品需投入大量的时间和财力，那么要优先考虑侵权人的利益，特别是需要重新遵守认证的法规（certification regulations）或取得许可证（permits）的情况。如果判决停止侵害的后果（如长期停产）与被侵权专利的价值完全不成比例，则权利人的停止侵害请求权不得不屈居次位。

④ 主观因素（Subjective elements）

全案评估中可能也包括主观因素（见Wärmetauscher案）。侵权行为可责的程度特别重要，取决于侵权人是否采取了可能和合理的预防措施来避免专利侵权，例如是否进行了自由实施调查（FTO）。此外，侵权人是否为许可协议的落地付出了足够多的努力也是考虑因素。另一方面，也要评估权利人是否有不符合诚实信用原则的行为，例如权利人分明有更早的主张停止侵害请求权的机会，却有意等到侵权人作出相当大的投资后才诉请停止侵害。

⑤ 第三方利益（Third party interests）

BGH未阐明专利侵权案件中的第三方利益对判决停止侵害的影响。杜塞尔多夫地区法院在2017年3月9日作出裁决（案件编号：4a O 137/15, CIPR 2017, 74 – Herzklappen），授予用尽期不应考虑第三方利益或者公共利益，因为这些利益已经受到《专利法》第24条强制许可的充分保护。法院进一步指出，强制许可——不同于用尽期——只在有限的时间内有效。尽管这两种方法都允许违背专利权人的意愿使用专利，然而法院强调，他们的要求不同：一方面，只有公共利益要求授予强制许可时，才能授予强制许可（专利法第24条第2款），这考虑了（医疗方面）患者的利益（GRUR 2017，373）。然而，有一个先决条件是，实施者曾在合理条件下试图寻求权利人的许可，但没有成功（专利法第24条第1款）。如果未满足专利法第24条第1款的情况，即侵权人没有尝试过寻求权利人的许可，仅仅基于第三方的利益就授予用尽期，那么更严格的强制许可制度就会受到破坏。因此，在评估停止侵害判决是否对侵权人构成了不成比例的困难时，只能间接地考虑第三方的利益：即，当判决停止侵害后，患者对侵权人产品的供应再也不能得到保证（the patients’supply with the infringer's products can no longer be guaranteed），或者重要的基础设施将受到损害（important infrastructures are impaired），据此侵权人可能因此永远失去其产品的市场份额。

⑥ 法律后果（Legal consequences）

具体案件中，所有情节的仔细评价将交由法院判断，因此草案有意回避详细说明具体的法律后果。例如，法院可以授予侵权人一个合理的转化期（conversion period），用于开发非侵权的替代产品。或者授予侵权人用尽期，使其在此期限内得以继续出售库存的侵权产品。当然，也不排除判决长期停止侵害或永久停止侵害。如果法院认为某些情形下有必要设置有限的期间，来限制停止侵害请求权，这并不意味着认可专利侵权行为的合法性——与专利法第24条规定的强制许可不同。在这种情形下，任何赔偿或补偿的主张都不受影响，专利权人仍可基于专利法第139条第2款规定的损害赔偿请求权向侵权人提出主张。不过，极少会发生即使授予转化期或用尽期依然构成对侵权人的不合理困难的情况，即极少会永久的驳回权利人的停止侵害请求权。因此，所提交的草案也只是让法院在具体个案中作出适当的决定。

4 美国颁发永久禁令的“四要素测试法”

Thus, indisputes arising under the Patent Act (35 U.S.C.S. §§ 1 et seq.), a prevailing plaintiff  seeking a permanent injunctionmust demonstrate that(1) the plaintiff has suffered an irreparable injury;
(2) remedies available at law, such as monetary damages, are inadequate to compensate for that injury;

(3)considering the balance of hardships between the plaintiff and defendant, a remedy in equity is warranted; and(4) the public interest would not be disserved by a permanent injunction.This four-factor test, historically employed by courts of equity, applies with equal force to patent disputes.

eBay,Inc. v. MercExchange, L.L.C. (eBay III),547 U.S. 388(2006).

因此，在专利纠纷中，主张寻求永久禁令的原告须证明：

（1）原告遭受了不可挽回的损害；

（2）法定救济（如经济赔偿）不足以弥补这一损害；

（3）考虑到原被告双方的利益平衡后，衡平法的救济依然是必要的；

（4）颁发永久禁令不会损害公共利益。

传统衡平法院所采用的这四要素测试法也同样适用于专利纠纷。

相关阅读：

注释  请向上滑动阅览

[1] Elard Freiherr Schenck zu, Thure Schubert and Christian-Leopold Zapp: GERMANY: An Introduction to Intellectual Property: Patent Litigation.  https://chambers.com/content/item/3636

[2]第一稿原文：https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/DiskE_2_PatMoG.pdf?__blob=publicationFile&v=1

第一稿的英文译文：Kather Augenstein: ENGLISH TRANSLATION – DISCUSSION DRAFT OF THE GERMAN FEDERAL MINISTRY OF JUSTICE ON THE REFORM OF THE GERMAN PATENT ACT.  https://www.katheraugenstein.com/wp-content/uploads/2020/02/Draft-for-Amendment-German-Patent-Act.pdf

[3]第二稿原文：https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RefE_PatMog2.pdf?__blob=publicationFile&v=1

[4] Michael Rainer: German patent law draft modernization act approved. Nov. 27, 2020. https://www.irglobal.com/article/german-patent-law-draft-modernization-act-approved/

[5]最终稿原文：https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RegE_PatMog2.pdf?__blob=publicationFile&v=2

[6]同注2

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排版/张校铨

同济知识产权与竞争法研究中心

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