最高法院涉外定牌加工商标侵权案件裁判思路之梳理与分析评论之二

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往期回顾

推理：从商品全部出口到不侵权

一

推理过程梳理

我们把从产品全部出口的事实到最终得出不侵权的结论的过程，制作成一个流程图如下：

（点击查看大图）

过滤掉多余的信息之后，这个流程图用文字表示如下：未在国内销售——未发挥识别功能——没有混淆可能性——未破坏权利人商标的识别功能——非用于识别商品来源——不构成商标使用——不侵权。

二

铺垫、腾挪、切换与模糊

这个看似完整的推理过程，其实是有很多问题的。抛开命题与逻辑关系不说，行进的方向很难把握，一不小心就会走到不同甚至相反的方向。为了完成推理过程，最高法院不得不进行引入一些事实或学术观点，在一些关键节点上改变行进的方向或讨论的视角，以便把话题引到能够得出最终结论方向。我们下面分别使用“铺垫”、“腾挪”和“切换”三个词来简要地分析上述推理过程中这些动作是如何发挥作用的。

铺 垫

铺垫主要有两处：

一是在推理开始前叙述加工商品出口、不在国内销售的事实。涉外定牌加工商标侵权纠纷是因商标的使用而引发的，不是因为使用了涉案商标的商品的生产和销售，最高法院在PRETUL案和“东风”案中都对被诉人侵权人商品加工出口情况进行了叙述，是为了讨论国内相关公众的混淆或误认问题作铺垫。

另一处铺垫是商标法保护商标的识别功能的学术观点。从表面上看，最高法院是要其作为学理依据来得出不侵权的结论。其实，这只是一个铺垫，目的只是为了引出“未破坏权利人商标识别功能”的话题，进而要得出“未破坏权利人商标识别功能就不侵权”的结论，这一点在后面分析最终不侵权结论时还会再讨论。

腾 挪

腾挪主要有三处，最高法院这样做的目的只有一个：将话题按照预设的方向继续讨论，以得便出下一个它想要的结论。

第一个腾挪是从“未发挥识别功能”到“没有混淆可能性”。按照2013年商标法修改之前的做法，一旦得出了被诉侵权人使用在商品上的商标“未发挥识功能”的结论之后，很自然地就可以得出下一个结论：被诉侵权人使用的不是商标；或者更进一步：被诉侵权人的行为不构成商标使用。无论哪一个，都可以直接得出不侵权的结论。但最高法院没有沿着这个方向往前走，而是继续拐弯，转到了“没有混淆可能性”上。

第二个腾挪是从“没有混淆可能性”到“未破坏权利人商标的识别功能”。在新商标法上，混淆可能性是商标侵权构成的要件之一，缺少这个要件即不构成侵权。即便适用旧法，学理上也普遍承认混淆可能性作为商标侵权的构成条件。因此，从“没有混淆“直接往下走就可以得出”不侵权”的结论，根本不需要中间的过程。但最高法院在这里拐了一个弯，转到了“未破坏权利人商标的识别功能”上。这样做的目的显然是最高法院不想在这里就把话题结束了。

第三个腾挪是从“未破坏权利人商标的识别功能”到“非用于识别商品来源”。按照一般的理解，对权利人商标的识别功能的破坏，是由被诉侵权人使用商标的行为引起的，衡量是否破坏的标准就是看是否产生了误认或混淆，正如最高法院在“东风”案中所说的那样“不用于识别或区分来源的商标使用行为，不会对商品或服务的来源产生误导或引发混淆，以致影响商标发挥指示商品或服务来源的功能”。因此，从“未破坏权利人商标的识别功能”直接往前走，结论就是没有混淆可能性，然后就到了终点“不侵权”了。最高法院再次拐弯，到了“非用于识别商品来源”上。

切 换

切换也主要有三处。切换就要改变讨论的对象或内容，目的是为一下个结论作好“桥引”。

第一个切换是从“未在国内销售”到“未发挥识别功能”。未在国内销售的是使用了商标的商品，未发挥识别功能的是商品上使用的商标。可能有人会觉得从商品全部出口没有在国内销售当然就可以直接得出商品上使用的商标未在国内产生识别作用的结论，其实不然。这里既有观念上的模糊，也有逻辑上的不周延。从观念上说，使用了商标的商品是否投入市场，后果不是商标是否发挥识别功能，而是相关公众是否发生了误认误购。这是损害后果问题，要解决的是侵权责任，与非侵权构成要件。从逻辑上说，即使投入了市场销售也未必会发挥识别功能。作为立体商标的蓝色菱形药片被密封在不透明包装里，消费者在购买时根本看不到药片，颜色和三维形状都不会发挥识别作用，法院早已有过判决。因此，单独强调“未在国内销售”就“未能发挥识别功能”，在逻辑上是不周延的。后面的推理过程可以印证，最高法院在这里根本无意讨论未发挥识别功能的商标是不是商标，它只是要把讨论的对象从被诉侵权人使用了商标的商品转换到商品上使用的商标。

第二个切换是从“没有混淆可能性”到“未破坏权利人商标的识别功能”，这既是腾挪，也是切换。从表面上看，“没有混淆可能性”和“未破坏权利人商标的识别功能”都是站在被诉侵权人角度来说，主体前后一致。但是，“没有混淆可能性”是使用行为对相关公众认知所产生的后果，而“未破坏权利人商标的识别功能”则是使用行为对权利人的影响，行为的作用对象是不同的。经过切换，讨论的视角就完全由被诉侵权人转到了权利人身上，为“商标法保护商标的识别功能”埋下伏笔。

第三个切换是从“未破坏权利人商标的识别功能”到“非用于识别商品来源”。这也是一个腾挪兼切换的地方。在这个过程中，最高法院又把讨论的主体切换回了被诉侵权人。前边的“识别功能”显然是针对权利人商标来说的，后边的“识别商品来源”则是指被诉侵权人的商标。通过切换，讨论就顺利进入了商标法第四十八条框架里，最高法院的目的终于达到了。

模 糊

除了铺垫、腾挪、切换这些动作之外，最高法院在PRETUL案和“东风”案中使用了一些含义不清的概念或表述，其中最重要的两个：

一个是识别功能。识别功能是最高法院论证涉外定牌加工商标使用不构成商标法意义上的商标使用的最核心概念。这原本就是商标法最复杂的概念，它与识别、区别开、误导、误认、混淆以及识别性、显著性等概念之间是什么关系，几乎没有几个人能够把它说得非常清楚。最高法院没有以任何方式来阐述识别功能的含义，被诉侵权人的商标“未发挥识别功能”究竟是指不具有识别功能、没有误导、没有混淆，或者其他含义，就没有办法弄清楚了。

另一个是未用于识别商品来源。最高法院在PRETUL案中称，“亚环公司在委托加工产品上贴附的标志，不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能”。在“东风”案中，最高法院将涉外定牌加工中的商标使用描述为“不用于识别或区分来源的商标使用行为”。这些表述，可以看作是新法第48条中的“用于识别商品来源”的否定形式。但在第48条语境下，以商标的形式出现在商品的标志，如果不是用于识别商品来源，就是用于描述商品属性，或描述某个客观事物，或者作为商品的装饰。“不具有区分所加工商品来源的意义”及“不用于识别或区分来源”恐怕与这些意思都没有关系，那它们究竟要表达什么意思呢？我们实在无法搞清楚。

三

第48条与尺子

经过前面梳理与分析之后，我们不难发现一个颇让人费解的问题：明明有多次机会可以直接得出不侵权的结论，最高法院为什么偏要不断腾挪改变方向呢？从这些腾挪发生的环节上，我们大致上可以猜测到最高法院这样做的目的。

在得出“未发挥识别功能”的结论之后，最高法院其实完全可以得出被诉侵权人使用的不是商标的结论，回到先前的路子上。

不过，这样做仍然要对旧法第52条第（一）项中的“商标”进行学理解释。这似乎也不合最高法院的意。

从“未发挥识别功能”到“没有混淆可能性”之后，最高法院也可以直接得出不侵权的结论。它没有这么做，显然是要避开旧商标法第52条。

最高法院在PRETUL案中已经明确表示，新法第48条是适用旧商标法第52条第（一）项的前提。当然，新法第57条第（一）项和第（二）项也要以新法第48条为前提。直接从“没有混淆”到不侵权结论，就只能依据旧法第52条第（一）项的学理解释，或者“参照”新法第57条第（二）项来解释旧法第52条第（一）项。这当然不是最高法院想要的东西。

经过这两次腾挪，我们可以看到，最高法院终于把讨论焦点从商标使用的后果和商标成功地引导到商标使用的行为上来，离引入新法第48条就差一步之遥了。

这是最关键的一步，也是最艰难的一步，因为这里有一个严重障碍：“没有混淆可能性”指的是使用结果而非使用目的，而第48条中的“用于识别商品来源”是使用目的而非使用结果，二者出现了严重错位。

消除这个障碍的最佳办法就是模糊处理，找一个可以作两面解释的概念，从使用后果过渡到使用目的或意图。

“未破坏权利人商标的识别功能”就可以起至关重要的模糊作用，因为它可以作两面解释。由于权利人商标的识别功能已被限定在中国境内，而涉外定牌加工中被诉侵权人加工商品不能在国内市场上销售，因此，被诉侵权人既没有破坏权利人商标的识别功能的意图，往下可以引出“非用于识别商品来源“；其使用也不会产生破坏权利人商标的识别功能的后果，承接了“没有混淆可能性”。其实，“未破坏权利人商标的识别功能”与一个似乎已经被普通接受并且得到了最高法院首肯的概念——“非商标性使用”具有类似的含义。 “非商标性使用”可以指“不作为商标使用”，也可以指“没有产生商标效果的使用”。前者是从使用人的角度来说的，指的是使用的目的或意图；后者是从相关公众的角度说的，指的是使用的后果。

在最高法院已经宣称商标法要保护商标的识别功能，未破坏权利人商标的识别功能就不构成侵权的具体语境下，按我们的理解，“未破坏权利人商标的识别功能”与“非商标性使用”，基本是同一个问题的正反两个方面。

在认定被诉侵权人的商标使用未破坏权利人商标的识别功能之后，一个非常奇怪的现象发生了。由于最高法院已经宣称破坏权利人商标的识别功能是认定被诉侵权人商标侵权的前提，因此，一旦得出认定被诉侵权人的使用未破坏权利人商标的识别功能，不侵权的结论就已经摆到了桌面上。而最高法院却视而不见，继续走向“未用于识别商品来源”。显然，最高法院宣称商标法要保护商标的识别功能的目的，并不是要以这种学理解释作为其认定不侵权的依据。这就是我们在前面说这只是一个铺垫的原因。

很多人在看到“非用于识别商品来源”之后，首先会想到这是“用于识别商品来源”的否定形式。后者恰好就是新法第48条在定义“商标的使用”的行为特征时对行为目的的限定，“非用于识别商品来源”的使用行为不符合新法第48条规定的“商标的使用” 应具有的行为特征，不构成“本法所称商标的使用”。

真相终于大白了。原来，最高法院从被诉侵权人的商品全部、不在国内销售的事实开始，经过一番复杂的铺垫、腾挪和切换，一步步推导下来，目标只有一个——新法第48条！这是一个预设好的目标，所有的铺势、腾挪、切换、概念、表达，都是为了这个目标！我们不禁要问，新法第48条作为一个定义“本法所称商标的使用”的条款，究竟有什么特别之处，受到最高法院如此青睐呢？！

让我们把前面梳理出来的推理过程倒过来，从终点到起点重新梳理一遍，答案就会显现出来。

最高法院认定被诉侵权人的行为构成不侵权，依据是其行为不属于第48条规定的“商标的使用”，认定不属于商标的使用的依据是被诉侵权人的行为未破坏权利人商标的识别功能，认定未破坏识别功能的依据是被诉侵权的使用没有混淆可能性，认定没有混淆可能性的依据是被诉侵权人使用的商标未发挥识别功能，认定没有发挥识别功能的依据则是被诉侵权人的商品全部出口未在国内销售。可谓环环相扣，逻辑严密！

在整个过程中，自商品全部出口未在国内销售以下的所有环节都是由上一个环节推导出来的，与事实完全无关。被诉侵权人的商品是否全部出口未在国内销售是一个事实问题，需要建立在证据的基础之上。从理论上说，有没有混淆可能性也是一个事实问题，但这个事实可以从商标未发挥识别功能推导出来。因此，只要确认了商品全部出口未在国内销售的事实，就可以推导出未发挥识别功能，然后就一直推导下去，得出被诉侵权人的使用不属于商标的使用的结论。整个过程只需要一个事实（商品全部出口未在国内销售），只根据一个法条（新法第48条），就能得出不构成商标使用的结论！

在涉外定牌加工这个特定语境下，商品全部出口未在国内销售是涉外定牌加工自身必备的特点，不具备这个特点的便不是涉外定牌加工。这意味着，法院只要确认被诉侵权人的加工出口活动属于涉外定牌加工，就可以直接得出被诉侵权人的行为不构成商标的使用的结论。

四

东风案：裁掉多余因素的尺子

适用新法第48条来处理涉外定牌加工商标侵权纠纷案件，按照最高法院在PRETUL案的裁判思路和推理过程，最大的好处就是裁判结果的确定性极高，因为过滤掉了所有事实，不可能出现不同的结果，只要是涉外定牌加工都不会构成侵权。

这不正是最高法院要统一司法尺度、实现同案同判的那把不弯、不曲、不伸、不缩的“尺子”吗？通过PRETUL案的再审，最高法院终于将这把尺子造出来了！接下来要做的，是验证一下这把尺子的威力。江苏高院在PRETUL案再审判决之后才审结的“东风”案，就这样撞在枪口上了。

“东风”案与PRETUL案涉虽然都发生在涉外定牌加工过程中，但二者的案情存在着明显的差异。在PRETUL案中，境外委托人在多国注册该商标，是这个“品牌”的真正所有人，境内权利人存在着抢注的嫌疑。“东风”案的情况正相反，国内权利人是“品牌”所有人，生产产品并享有很高的声誉，也曾经在境外委托人所在国家销售，而境外委托人则利用早年中国企业普遍缺乏商标意识的机会注册了涉案商标。

简单地说，PRETUL案中的国内权利试图凭其商标来干扰（如果不能说要挟的话）境外委托人在中国持续多年的经营，被诉侵权人不幸成为了“牺牲品”；而“东风”案的境外委托人则试图凭其商标绕过国内权利人来寻找替代供应商，被诉侵权人只是境外委托人的“工具”。

“东风”案中的被诉侵权人是江苏常州的一家企业，权利人是上海柴油机股份有限公司。一审法院以被诉侵权人的行为不构成商标法意义上的商标使用为由，驳回了权利人的诉讼请求。这完全符合最高法院的观点和方法，但被江苏高院二审推翻。江苏高院依据其查明的事实，按照平衡各方利益的原则，以境外委托人在境外取得涉案商标不具有正当性、被诉侵权人未尽合理注意义务以及国内权利人遭受实质损害等为由，认定被诉侵权人的行为侵权。江苏高院回避了被诉侵权人的行为是否构成商标法意义上的商标使用的问题，没有像PRETUL案的一、二审法院那样，明确根据2002年商标法实施条例第3条认定被诉侵权人的行为构成商标使用，只依旧法第52条第（一）项认定侵权。

由于有PRETUL案的再审结论在先，最高法院在“东风”案再审判决书中的说理部分就简单得多了。最高法院先是在没有明确指出来源的情况下全文引述了新法第48条，然后从商标的本质属性入手，给出了在PRETUL案中已经确定下来的分析方法和结论：“不用于识别或区分来源的商标使用行为，不会对商品或服务的来源产生误导或引发混淆，以致影响商标发挥指示商品或服务来源的功能，不构成商标法意义上的侵权行为。”不知道是出于谨慎还是对二审法院查明的那些对国内权利人明显有利的事实有所顾虑，最高法院在这段话前面加了四个“一般来讲”，似乎留下一个“活口”。接下来需要的事情就极为简单，只要把被诉侵权人接受境外委托人的委托、产品全部出口的事实摆出来，其行为不构成商标法意义上的商标使用的结论就完全可以确定下来了。

不过，有一个奇怪的现象，最高法院在“东风”案中并没有明确指出被诉侵权人的使用不构成商标法意义的商标使用，而是直接认定了不侵权。

这就留了一个想象的空间：是不是最高法院对于涉外定牌加工商标侵权问题的态度有所和缓，尺度有所放松，有了回寰余地了呢？如果只看再审判书中“本院再审认为”部分，这种印象会很明显。但是，如果将“本院再审认为”与二审法院查明的事实及认定侵权的理由作为一个整体，恐怕就没有那么乐观了。

01

首先，最高法院在“东风”案中没有直接认定被诉侵权人的使用不构成商标法意义上的使用，并不意味着它不再坚持原有的立场。否则，它就没有必要在“本院再审认为”部分一开始就引述新法第48条关于商标的使用的定义。

比较切合实际的理解是，最高法院觉得没有必要讨论这个问题。一是因为在PRETUL案的方法和结论在前，再讨论只是重复劳动；二是因为江苏高院在二审判决书中也没有明确认定，正如可以顺水推舟，把重点放到江苏高院认定侵权的理由上。

02

其次，江苏高院以案情的特殊性为突破口，且不论其法律依据是否充足、论证方法是否得当，但至少公开了一个人人皆知的事实：涉外定牌加工中相关各方的利益关系并不是整齐划一的，国内权利人并不都是损人利己的恶意抢注者，境外委托人和加工方也不都是无辜受害者。至少在“情”和“理”的方面，江苏高院的二审判决更容易被人接受。说得直白一点儿，关于涉外定牌加工商标使用不侵权的司法政策的目的不就是为了保护国内加工方的利益吗？都是出于保护国内产业或企业利益的目的，最高法院做得，别的法院就做不得？这显然是没有道理的。如果最高法院还是像其在PRETUL案中那样，认为江苏只顾讨论诚实信用、注意义务、实质损害、利益平衡等实体标准问题，而“忽略了本案诉争行为是否构成商标法意义上的商标使用之前提”，那就会给人留下这样的印象：最高法院只讲法，不讲“情”和“理”。因此，最高法院在“东风”案中不去讨论商标使用的问题，恐怕还是要为自己在后面从“情”和“理”方面来批驳江苏高院留有余地罢了。

03

最后，最高法院根据原审法律查明的部分事实，认定“常佳公司接受委托从事定牌加工业务，对于相关商标权利状况已经适当履行了审慎适当的注意义务”。

对于权利人的实质损害问题，最高法院认为，“上柴公司自行使用相同商标生产相关或同类相关产品，实际已经无法合法出口至印度尼西亚销售”；“常佳公司根据印尼PTADI公司授权委托从事涉案定牌加工业务，对于上柴公司在印度尼西亚境内基于涉案商标争取竞争机会和市场利益，并不造成实质影响。”最高法院最后总结道：“虽然商标具有识别商品或服务来源的基本功能，但归根到底，相关公众需求的并非商品标识本身，而是其指示或承载的商品及其良好品质。即便综合国际贸易现实需要进行综合衡量，也没有足够理由认定常佳公司从事涉案定牌加工行为已对上柴公司造成实质损害，并进而有必要作为商标法意义上的侵权行为予以认定。”失去了“情”与“理”的支撑，最高法院撤销江了二审判决的做法既合法，又合情合理。

最高法院撤销二审判决的理由颇值得玩味：“二审判决认定常佳公司侵犯上柴公司注册商标权的事实依据不足，适用法律偏颇”。最高法院的再审判决的依据也与PRETUL案有了明显的不同，既没有提2001年商标法第52条第（一）项，也没有提2002年商标法实施条例第3条，似乎也传递出某些信息。

在涉外定牌加工商标侵权案件中，“东风”案二审过程中查明的事实，即便算不上最极端的，也应该算得上“一般”之外的特殊了。最高法院显然认为“东风”案中的事实还只是“一般”，那我们或许有权期待最高法院告诉我们这个“不一般”究竟该是什么样子。我们宁可相信，最高法院通过“东风”案要向全国法院传递一个强烈的信号：在涉外定牌加工商标侵权问题上，没有例外！

最高法院将新法第48条作为法院审理涉外定牌加工商标侵权案件的唯一依据的立场，在“东风”案进一步得了强化。如果说最高法院在PRETUL案中造出了一把尺子，作为各地法院审理案件的标准，各国法院在“划线”的时候还可能会出现偏差，那么，经“东风”案实补强，这把尺子已成为各地法院审理涉外定牌加工商标侵权案件的“专用通道”：只有起点的入口和终点的出口、中间没有任何出入口。从起点能且只能达到终点。

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