销售正品也会侵权吗？
王亚西
元合律师事务所
合伙人
武悦
元合律师事务所
律师
一般认为，如果平行进口商单纯销售拥有合法来源且保持原有品质和样态的正牌商品，那么基于商标权一次销售即用尽的原则，商标权人应对转售方在商品本身上使用商标的行为予以容忍。但即便销售的商品为正品，如果经营场所的店招、指示牌不恰当地使用了所售商品的品牌，经营者也会面临商标侵权的风险。在此情形下，经营者往往会提出“指示性使用”的理由作为辩解。
指示性使用一般是指在销售商品时，为说明来源、指示用途等，在必要范围内善意地使用他人注册商标标志，描述或说明该商品的行为。从既往案例来看，法院对于指示性使用抗辩一般会考察使用目的是否正当和善意、使用方式是否超过说明商品来源的必要限度、是否符合诚信的商业惯例等要素。具体到本文所讨论的场景，由于店招、外部指示牌等本就具有表明店铺经营者身份、向消费者提示店铺所经营商品、指引店铺所在位置的多重作用，出于指示商品来源或便利消费者的考虑，在店招上使用正品商标可能存在一定合理性，还需要结合个案情况判断是否构成正当使用。
在“维多利亚的秘密”诉上海麦司公司商标侵权及不正当竞争案中，被告麦司公司不仅在上海美罗城商场经营的店铺招牌、店内墙面、货柜及收银台、员工胸牌、VIP卡等处使用“VICTORIA’S SECRET”等标识，而且对外宣称其系维多利亚的秘密上海直营店、中国总部总经销商等，该行为明显超过了指示商品来源的必要范围，具备了指示、识别服务来源的功能，侵害了原告第35类服务上的商标权。本案代表了法院对于此类案件的一种裁判思路，即转售正品不侵害商标权人在商品商标上的权利，但由于对商标的使用超出指示性使用的限度从而构成对相关服务类别商标的侵权。
对于品牌集合店，如果经营者在店招、宣传中将多个品牌商标并列使用而未对突出使用其中某个商标，可不认定为商标侵权。在“普拉达”诉重庆瑞富公司案中，被告经营的“Fabulously&F”欧洲精品店销售包括Prada在内的八个知名品牌，其在购物中心入口处灯箱广告、精品店玻璃墙、店内广告牌使用包括“Prada”在内的八个相应商标。法院认为被告的使用行为是善意的，仅出于说明商品来源的目的，没有超过商标指示性使用的合理范围。
也有部分判决认为，指示性使用抗辩成立的另一要件是不会造成消费者混淆。对此，上海高院在近期审结的芬迪公司诉益朗公司、昆山奥特莱斯案再审一案中指出，客观上可能导致消费者产生混淆的商标使用行为可能也是商标合理使用。这一观点可做两重解读：一方面，造成消费者混淆是构成商标侵权的积极要件，应由商标权人承担举证责任；另一方面，对于被诉侵权人而言，在证明其使用目的善意、使用方式必要合理的基础上，指示性使用抗辩能否成立仍要回归混淆可能性的判断。
该案中，益朗公司在以低价名牌商品吸引顾客的奥特莱斯商城经营若干店铺，在店铺外部显著标注所经营商品的“Fendi”商标有一定必要性，但其既非品牌专营店又非品牌集合店，却模糊了二者区别，对原告商标的使用行为足以导致公众误认为其与原告存在控制、许可关系，其在廊桥、购物袋等处使用自有商标也不足以消除这种混淆，最终被认定商标侵权。
值得一提的是，尽管近年来不少法院开始在判决中使用“商标合理使用”的概念指代上文所称的指示性使用，但商标的指示性使用与著作权法层面的“合理使用”存在重要区别：一是指示性使用不属于商标侵权意义上的“商标性使用”，因而从构成要件的层面上讲，商标侵权行为就不能成立，这与著作权法的合理使用明显不同；二是，著作权合理使用制度的目的是促进作品的传播和演进，而商标法保护的客体是商业标识，侧重对于权利人专有权的保护，对于在后使用行为的规制本就更加严格，“合理使用”适用的空间较小。这也能够解释法院在认定“商标合理使用”成立时相对谨慎的态度——经营者在店招上使用商标固然存在一定合理性，但商标的来源识别功能以及商标权人的利益在大多数时候是更值得保护的。
作者 | 元合律师事务所合伙人王亚西、律师武悦
本文刊载于《商法》2021年4月号，原标题为“销售正品也可能侵权”。如欲阅读电子版，欢迎浏览《商法》官网。
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