陈钧毅 王心晨 | 解读最新加拿大专利法实施细则修正案

加拿大专利法实施细则修正案（简称“修正案”）将于2022年10月3日生效。

加拿大为实施《加拿大-美国-墨西哥协议》（CUSMA）中有关专利期限调整（PTA）的条款而引入了该修正案。该修正案还落实了加拿大需履行的《专利合作条约》（PCT）中关于WIPO序列表新标准ST.26。

目次

    

· 修正案的主要内容· 生效日期和过渡条款一、权利要求超项费（ECF）
二、继续审查请求（RCE）三、附条件授权通知（CNOA）四、进入加拿大国家阶段的译文五、PCT序列表标准 （WIPO ST.26）

修正案的主要内容

修正案的主要内容包括：

1. 如权利要求超过 20 项，收取权利要求超项费（ECF）。
2. 加拿大知识产权局（CIPO）首先在申请人提交审查请求（RE）时评估权利要求数，然后在申请人缴纳授权费用时再次评估权利要求数。具体而言，在提交审查请求时，申请人必须为超过 20 项的每一项权利要求缴纳超项费。在缴纳授权费（FF)时，申请人必须为在提交审查请求时未缴纳的但在提交审查请求和缴纳授权费之间提交的超过 20 项的每一项权利要求缴纳超项费；
3. 继续审查请求（RCE），申请人在收到第三次审查意见后需请求继续审查并缴纳RCE费用。在提交 RCE后，申请人在审查再次终止之前最多可以再收到两份审查意见。申请人此时需要提交再一次的 RCE继续审查，依此类推；
4. 附条件授权通知（CNOA），以纠正审查员在CNOA中指出的微小缺陷；
5. 以RCE代替现有的撤销授权通知且继续审查的程序；
6. 进入加拿大国家阶段后，PCT翻译要求及修改；以及
7. PCT序列表标准（WIPO ST. 26）。

生效日期和过渡条款

关于新的PCT序列表标准（WIPO ST. 26）的条款适用于申请日为2022年7月1日或之后的加拿大专利申请。该修正案的其他条款将于2022年10月3日生效。特别指出，ECF和RCE条款不适用于在2022年10月3日之前已向CIPO提交RE的专利申请。然而，即使申请人在2022年10月3日之前已提交RE，对于已获准的专利申请，如果申请人在2022年10月3日或之后通过RCE撤销授权通知（NOA），仍会触发RCE。

由于2022年10月3日是星期一，因此使用现行的专利法实施细则要求审查或撤销授权通知且继续审查的实际时限为2022年9月30日。

在本文中，我们针对该修正案的上述主要内容提出建议。

一、权利要求超项费（ECF）

现行规定：

无ECF。申请人于时限前提交RE并缴纳RE的官费（时限：申请日为2019年10月30日或之后的申请，自申请日起4年；申请日为2019年10月30日之前的申请，自申请日起5年）。

新规定：

CIPO首先在申请人提交RE时评估权利要求数，然后在申请人缴纳FF时再次评估权利要求数。具体而言，在提交RE时，申请人必须为超过20项的每一项权利要求缴纳超项费。在缴纳FF时，申请人必须为在提交RE时未缴纳的、在提交RE和缴纳FF之间提交的超过20项的每一项权利要求缴纳超项费。

目前CIPO对超过 20 项的每一项权利要求收取100加币（如申请人为小实体，该项费用为50加币）的ECF。然而，一项权利要求中的并列方案（例如马库什（Markush）权利要求或多重附属权利要求）仍为一项权利要求，不产生ECF。

为了进一步说明，我们举例以下两种情况：

例1

例2

我们的建议：

1. 对还未提交RE的申请，申请人可考虑在2022年9月30日之前提交RE。
2. 申请人可考虑在2022年9月30日之前提交新的专利申请（包括分案申请）或进入加拿大国家阶段、并在提交上述申请的同时提交RE。
3. 若需在2022年10月3日或之后提交RE，申请人可考虑在提交RE之前或在提交RE时提交主动修改以减少附加权利要求数。因CIPO在计算ECF时将包括并列方案的权利要求（如多重附属权利要求）视为一项权利要求，可以考虑主动修改引入多重附属权利要求。

二、继续审查请求（RCE）

现行规定：

无RCE。CIPO对出具授权通知书或最终驳回前的审查意见的数量无限制。

新规定：

在申请人提交RE后，CIPO最多出具三次审查意见。如在收到第三次审查意见后希望继续审查，申请人需提交RCE并缴纳816加元（如申请人为小实体，该项费用为408加币）。之后，申请人可在审查再次终止之前最多收到两份审查意见。申请人此时需提交再一次的 RCE继续审查，依此类推。

我们的建议：

1. 对还未提交RE的申请，申请人可考虑在2022年9月30日之前提交RE。
2. 申请人可考虑在2022年9月30日之前提交新的专利申请（包括分案申请）或进入加拿大国家阶段、并在提交上述申请的同时提交RE。
3. 由于RCE适用于任何在收到授权通知后提交的RCE（即使申请人于2022年10月3日前提交RE），申请人可考虑在2022年9月30日之前根据现行规定撤销授权通知并继续审查。该选择的官费（407.18加币）比RCE（如申请人为标准实体：816加币；如申请人为小实体：408加币）要低，且在第二次审查意见后不会强制触发RCE。
4. 对于2022年10月3日或之后提交的RE：

1. 申请人可考虑在加拿大推迟RE直至在外国（尤其是在美国专利与商标局（USPTO）或欧洲专利局（EPO））的同族专利申请获得授权。该选择将允许申请人在RE前针对潜在的驳回（特别是基于现有技术的驳回）对申请进行修改，以尽量减少审查意见的数量。虽然由于在加拿大推迟RE将延迟申请的授权，为弥补该延迟，申请人可考虑使用专利审查高速路（PPH）加快审查；以及
2. 在答复审查意见前，尽可能地与审查员电话沟通。

三、附条件授权通知（CNOA）

现行规定：

无CNOA。审查员有时会主动发起电话会议并要求申请人提交主动修改以改正申请中的微小缺陷。

新规定：

CIPO可出具CNOA通知申请人该申请已符合授权条件但仍存在微小缺陷。申请人需改正CNOA中指出的微小缺陷并缴纳FF以获得授权。CIPO目前草拟可包括在CNOA中的微小缺陷。

我们的建议：

1. 申请人在收到CNOA或NOA后可对申请进行的修改将非常有限。在答复CNOA或缴纳FF时，申请人不能修改申请，除非该修改针对CNOA中提及的微小缺陷或该申请中的明显错误。如需对申请文件进行任何其它修改，申请人需提交RCE。因此，申请人应审阅申请文件并考虑在收到CNOA或NOA前提交主动修改（尤其是当审查意见中仅提及形式缺陷时，因为在该情况下，如申请人克服形式缺陷，CIPO将很有可能出具CNOA或NOA）。

四、进入加拿大国家阶段的译文

现行规定：

为进入加拿大国家阶段，如果PCT申请文件不是完全用英文或法文撰写的，申请人必须提供PCT申请的英文或法文翻译件（序列表除外）。

新规定：

PCT申请进入加拿大国家阶段的翻译要求与现行规定大致相同。然而，

1. 除非添加的翻译是现有技术，申请中未翻译的内容不能用来支持修改或分案申请、或解读专利申请寻求的或专利获得的保护范围；
2. 序列表中的自由说明和附图中的文本内容如不是英文或法文，必须要翻译成英文或法文；
3. 在进入加拿大国家阶段时如提交的译文有误，可通过提交下述文件改正：

1. 修改后的译文；
2. 要求用修改后的译文取代原译文；以及
3. 声明“原译文包含错误，更正后的译文是准确的译文，尽管申请人谨慎翻译，但原译文中的错误还是发生了”。

此外，翻译中的错误对于熟悉双语翻译人员来说是显而易见的。

申请人必须在收到CNOA或NOA之前对译文中的错误进行改正。

最后，如果更正译文是在专利申请的英文或法文公布后提交，申请文件将被视为在申请人提交更正译文的当天以英文或法文公布。因此，更正译文可从实质上改变申请的公布日。

我们的建议：

1. 申请人应提交PCT申请的完整译文，包括序列表中的非英文或法文部分和附图中的非英文或法文部分，以符合进入加拿大国家阶段的要求。
2. 因为申请人需在收到CNOA或NOA之前对译文中的错误进行改正，且更正译文可从实质上改变申请的公布日，所以申请人应审查译文以避免翻译错误，并在发现错误时尽快进行更正。
3. 对以中文提交的PCT国际申请，由于加拿大代理人大多不懂中文，中国代理人应提供完整且无误的PCT英文译文，以便加拿大代理人提交国家阶段申请。

五、PCT序列表标准 （WIPO ST.26）

2022年7月1日或之后的新规定：

对于在2022年7月1日或之后提交的加拿大专利申请，如申请中包括序列表，该序列表必须符合WIPO标准ST.26。因此，序列表必须是XML格式，而不是TXT或PDF格式。由于PCT国家阶段申请的加拿大申请日是PCT国际申请日，新的序列表规定将仅影响PCT国际申请日在2022年7月1日或之后的加拿大国家阶段申请。

修正案正式实施还有不到一个月，我们建议申请人尽快审阅已提交或待提交的加拿大专利申请，考虑是否要在9月30日前要求审查，提交加拿大申请/进入加拿大国家阶段或要求撤销授权通知。

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参考文献（上下滑动阅览）

【1】加拿大专利法：https：//laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-4/FullText.html【2】加拿大专利法实施细则：https：//laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2019-251/index.html【3】加拿大专利法实施细则修正案：https：//www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2022/2022-06-22/html/sor-dors120-eng.html【4】加拿大知识产权局针对专利法实施细则修正案的常见问题解答：https：//www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/h_wr05095.html

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作者：陈钧毅 王心晨

编辑：Sharon

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