魏征 | 发明分案申请专利临时保护期问题研究——兼评“国家知识产权局指导案例第4号”

目次

    一、临时保护期的立法初衷二、针对“较早说”的两种分析方法（一）实证分析：从一个假想的分案专利谈起（二）临时保护“公开日”的确定采取“法定主义”三、“双落入”标准的法理与“较早说”的逻辑缺陷分析

四、结语

引 言
Foreword

我国专利法规定对发明专利申请采用早期公布延迟审查的制度。因应发明专利申请的审查程序特点，《专利法》第十三条规定：发明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。该条规定在业内被称为“临时保护”。临时保护期是发明专利申请的特有现象，只有发明专利申请才涉及到临时保护的问题。

分案申请是发明、实用新型和外观设计共有的一种专利申请的形态，是指某一在先专利申请A在其申请日之后，出于某种原因，申请人又从该在先专利申请文件中“分出”一部分内容再次提出的专利申请B，专利申请B即被称之为专利申请A的“分案申请”（divisional application），而专利申请A便成为专利申请B的“母案”（parent application）。

当分案申请为发明专利时，其临时保护的起算点应依照专利法第十三条规定从“发明专利申请公布日”起算，本不应该有争议，因为专利法第十三条中提到的“发明专利申请”，并没有区分母案与分案。但是，国家知识产权局在2020年岁末发布了第一批知识产权行政执法指导案例，其中的指导案例第4号的“案件要点”是：“‘临时保护期’为发明专利申请的公开日至授权日。其中对于分案申请的公开日判断，以其母案、分案申请中较早的公开日为准。本案中母案申请公开日早于分案申请公开日，以母案申请公开日为公开日。” 

对于分案申请，该指导案例确定了公开日“以其母案、分案申请中较早的公开日为准”的规则（以下为了行为方便，将该规则称为“较早说”）。显而易见的是，“较早说”规则假设在“时间”维度上，存在着两种情形，第一种情形是，“分案申请公开日早于母案申请公开日”的情形，第二种情形是，“母案申请公开日早于分案申请公开日”，对于第一种情形以“分案申请公开日”为准，则字面含义上与专利法第十三条的“发明专利申请公布时”完全吻合，本身就不是问题，没有讨论的必要。因此，本文概括的“较早说”，应理解为第二种情形即“母案申请公开日早于分案申请公开日”。本文下面出现的“较早说”，均特指第二种情形，即“较早说”是指“以母案申请公开日为准”。

必须承认，“较早说”下的临时保护期的时间长度变大，这有利于专利权人从“实施其发明”的一方获得更多的使用费，因此引起业内的广泛关注与争鸣，使其成为一个值得深入探讨的专利法理论问题。

一

临时保护期的立法初衷

专利法第十三条中所称的“发明专利申请公布”，是指专利法第三十四条规定的“国务院专利行政部门收到发明专利申请后，经初步审查认为符合本法要求的，自申请日起满十八个月，即行公布”的情形。该条规定的目的在于：“通过早期公开制度，将构成发明专利申请的技术方案尽早地公之于众，以避免社会各界就同一发明主题或者技术方案进行重复研究或重复投资”^[1]。但是，发明专利一经公布，任何人都可能依照专利申请文件的内容实施该发明。因此，在实行早期公开延迟审查制度下，如何保护发明专利申请人在其申请公开后至授权前这段期间的合法权益，是专利制度所要解决的重要问题。

在发明专利申请公布至授权前的临时保护期内，专利申请人还没有成为专利权人，其不享有专利法第十一条规定的排他权。因此，即便发现有任何单位或者个人“实施其发明”，申请人也无法获得切实的法律救济，即不能在临时保护期间要求“实施该发明”的单位或者个人停止“实施其发明”的行为。但如果对这种实施行为放任自流而无需付费，也于情理不通。鉴于此时专利申请尚未被授予专利权，因此专利法仅仅要求“实施该发明”的单位或者个人“支付适当的费用”，而不能如同对待专利侵权行为那样，要求实施人“停止侵权行为，赔偿损失”。

可见，在发明专利申请公布至授权前这段时间内的“实施行为”与“发明和实用新型专利权被授予后”未经专利权人许可的“实施行为”是两种不同法律性质的行为，不能混为一谈。后者是专利权保护的应有之义，而前者只是临时保护。况且，这种临时保护的前提是发明专利申请最终经过实质审查被批准授权专利权。反之，如果经过实质审查，发明专利申请被依法驳回，该申请就不能受专利法保护，更谈不上临时保护了。

尽管临时保护期间为发明专利申请公布至授权前这段时间，但是，专利权人请求“临时保护”的时间起点，也只能是从专利授权公告之日起。因此，要求支付适当费用的“请求权”诉讼时效三年，自专利权授予之日起计算。这一点已经规定在专利法第七十四条中了。

对于个案的发明专利而言，其临时保护期的起点与终点是具体明确的，是指同一个专利号的具体专利的“屋檐”之下的“公开日”和“授权日”。因此，其“公开日”的非常明确的，仅仅查阅专利授权公告文本上的著录项目便可确定，并没有任何识别的难度。

那么，为什么对于发明专利的分案申请就另眼看待？根据指导案例第4号的“案件要点”，识别该分案申请的“公开日”并不简单，需要引入母案申请的公开日，要“以其母案、分案申请中较早的公开日为准”，为什么要引入母案申请的公开日与分案申请的公开日相比较呢？本文认为，这种“较早说”规则违反专利制度的基本运行秩序和逻辑，请看下面的分析。

二

针对“较早说”的两种分析方法

（一）实证分析：从一个假想的分案专利谈起

以最高人民法院知识产权法庭审结的徐州中森智能装备有限公司与常州格瑞德园林机械有限公司、宁波昂霖智能装备有限公司侵害发明专利权纠纷案^[2]为例，专利权人徐州中森智能装备有限公司拥有名称为“电动绿篱机”的发明专利，该专利的申请日为2016年4月1日，正好与愚人节巧合。其发明申请公布日为同年的6月8日，专利授权日为2018年7月24日。该发明专利的权利要求1如下：

“一种电动绿篱机，包括连杆、工作舱、电机和刀片，所述连杆一端设有所述工作舱，所述工作舱上设有所述刀片，所述电机设于所述连杆之上，所述电机带动所述刀片做往复移动，其特征在于，

所述电动绿篱机还包括弧形支架和第一连接件，所述弧形支架一端与所述刀片的末端连接，另一端通过所述第一连接件连接在所述工作舱上，所述弧形支架的弯曲朝向所述刀片方向；当所述弧形支架绕着所述第一连接件转动时，所述弧形支架的转动使所述刀片产生曲变形。”

根据该发明专利的说明书，其面临着现有技术存在的技术问题是，传统剪刀在修剪圆形绿篱时，工作效率低、操作难度大。因此，其解决该问题的主要技术手段是“发明”了“可用作平剪也可用作圆形剪”的“二合一”的刀片。

不幸的是，该权利要求1请求保护的是“一种电动绿篱机”（参见上图），这是一个系统级的技术方案。而作为其“发明核心”部分的“二合一”的刀片，只是写在该权利要求1中的“其特征在于”后面，而没有单独写成一个请求保护的主题——“一种二合一刀片”。

但更为不幸的是，在专利侵权诉讼中，二审法院认为“专利权人在撰写专利申请文件时已明确知晓相关技术方案，但并未将其纳入权利要求保护范围之内的，则在侵权诉讼中不得再适用等同理论将该技术方案纳入保护范围”，撤销了一审法院的判决，改判被告不侵权。这个裁判结果意味着，这个愚人节那天申请的专利，真成为免费的午餐了，使包括被告在内的“任何单位或者个人”都可以免费使用该发明专利技术方案的核心部件---“一种二合一刀片”，见下图。

假设在该发明专利办理专利权登记手续之时，权利人突然意识到其发明专利的核心就是该“二合一刀片”，利用该“二合一刀片”，既可以制造出“电动”驱动的绿篱机，也可以制造出“燃油”驱动的“绿篱机”。权利人便可以利用分案申请制度，在办理专利权登记手续期间，及时提出一件分案申请，将“二合一刀片”作为保护主题写入权利要求书。这样，由于母案符合授权条件，该发明分案也必然会得到授权。两者的保护主题之间，呈现出“装置级”-“系统级”的层次关系，相当于重新调整对专利保护的布局。

这样一来，母案已经有一个公开日，即2016年6月8日。分案申请的提出日是在母案获得授予专利权通知书之后，即在母案专利授权日2018年7月24日之前提出分案申请，假设在2018年6月的某日提出基于母案的分案申请，该分案申请也一定会公开^[3]，从而存在分案的“公开日”。此时，与母案公开日相比，分案申请的公开日一定晚于母案的公开日。

接下来，我们进一步假设，分案申请也获得授权。之后，专利权人徐州中森智能装备有限公司以该分案申请向前述两被告提起诉讼，案由为“发明专利临时保护期使用费纠纷”和“侵犯专利权纠纷”。对于“发明专利临时保护期使用费纠纷”的临时保护期的起算日，根据专利法第十三条的规定，应从涉案专利（即分案申请）的公开日起算。但如果按照上述指导案例第4号给出的“较早说”规则，就应该用“较早”的母案公开日——“2016年6月8日”作为起算点，一直到该分案申请的授权日。无形中，将该分案的临时保护期向前推进了两年。

确定了临时保护期的“长度”之后，接下来就该判断两被告在这段临时保护期内是否“实施”了该发明分案专利。最高人民法院在《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第十八条第二款给出了判断标准：“发明专利申请公布时申请人请求保护的范围与发明专利公告授权时的专利权保护范围不一致，被诉技术方案均落入上述两种范围的，人民法院应当认定被告在前款所称期间内实施了该发明；被诉技术方案仅落入其中一种范围的，人民法院应当认定被告在前款所称期间内未实施该发明。”业内将该标准称之为“双落入”，既要求落入“发明专利申请公布时申请人请求保护的范围”，又要求落入“发明专利公告授权时的专利权保护范围”。

假设我们遵从上述指导案例第4号给出的“较早说”规则确定临时保护期的期限，接下来的分析，就会变得十分有趣了。

在母案公开日那一天公布的“申请人请求保护的范围”，其中根本就没有该“二合一刀片”的权利要求，因此没有比对基础，自然就无关落入与否，也就不可能满足“双落入”。故根据上述司法解释的规定，就应该得出被告一方根本就没有“实施”该“二合一刀片”的结论，因此被告无需“支付适当的费用”，但事实上，被告的确制造或销售了含有该“二合一刀片”的“燃油”绿篱机。因此，按照“较早说”规则，专利权人反而得不到临时保护期的使用费了。这个结果显然是专利权不愿意看到的。

但如果抛开“较早说”规则，以分案的公开日为准，那么，“发明专利申请公布时申请人请求保护的范围”就含有该“二合一刀片”的权利要求，则被告制造或销售含有该“二合一刀片”绿篱机的行为，已然满足了“双落入”，即得出被告在临时保护期间内“实施”该“二合一刀片”，落入了该分案申请公开时的“请求保护范围”，也落入授权时权利要求的“保护范围”。因此，被告应该为其在临时保护期实施该发明“支付适当的费用”。

我们可以看出，国家知识产权局的“较早说”规则，其“初心”是在满足“双落入”的前提下，让专利权人获得“更长”临时保护期的使用费。为了不忘这个初心，我们就需要做一个“数学游戏”，即临时保护期的起算日以较早的母案公开日为准，但是不用该母案公开日时的权利要求书，而是用后面的分案申请公开时的权利要求书确定“请求保护范围”，这样一来，既可以延长临时保护期的时间长度，又可以确保被告的实施行为“双落入”。

明眼人可以看出，这是一种“偷梁换柱”的做法，即，将分案申请公布时的权利要求书内容当成母案专利申请公布时的权利要求书。将发明专利申请公开日时的“申请人请求保护的范围”与公开日人为地进行切割，即切割了母案，又切割了分案。使得原本在一件专利申请中（不论是母案还是分案）的“公开日”，与该“公开日”之时公开的“申请人请求保护的范围”，生生地被切割开，人为隔断两者的天然联系。这种做法十分“有创意”，好比将一个人的生日与该人切割开一样，离开了具体的人，生日还有何存在的意义？

（二）临时保护“公开日”的确定采取“法定主义”

从PCT国际申请关于临时保护“公开日”的规定看，我们可以得出临时保护“公开日”的规定应采用“法定主义”。

我国于1994年正式加入《专利合作条约》组织，并成为该组织的受理局、国际检索单位和国际初审单位。中文也同英文、法文、德文等十几种语言一样，成为了国际公布的正式语言。中国国家知识产权局作为《专利合作条约》组织的受理局之一，目前只接受用中文或英文提出的国际申请。

PCT国际申请的审查分为两大阶段：国际阶段和国家阶段。经过国际阶段的审查后，申请人可以选择其欲获得专利保护的国家进入国家阶段^[4]。PCT国际申请经历两次公布，即国际阶段的“一次公布”和进入国家阶段的“二次公布”。

对于进入中国国家阶段的PCT国际申请而言，专利法第十三条中涉及的“公布日”，是以“一次公布”还是“二次公布”为准，《专利法实施细则》第一百一十四条第二款做出如下明确规定：

“要求获得发明专利权的国际申请，由国际局以中文进行国际公布的，自国际公布日起适用专利法第十三条的规定；由国际局以中文以外的文字进行国际公布的，自国务院专利行政部门公布之日起适用专利法第十三条的规定。”

根据上述规定，对于进入中国的“要求获得发明专利权的国际申请”，如果在国际阶段是以中文进行国际公布的，则“国际公布日起适用专利法第十三条的规定”；如果在国际阶段是以中文以外的文字进行国际公布的，“自国务院专利行政部门公布之日起适用专利法第十三条的规定。”用通俗的大白话说，如果PCT国际申请是用中文提出的，那么“一次公布”产生的“国际公布日”就是专利法第十三条所涉及的“公布日”；如果是以中文以外的文字进行国际公布的，则以“二次公布”的“公布日”才作为专利法第十三条所涉及的“公布日”。

换言之，以PCT国际申请使用的文字区分，做区别对待。这个区别规定的道理何在？这正是我们需要认真思考的问题。

对于用中文提出的PCT国际申请，其“一次公布”之日，“发明专利申请公布时申请人请求保护的范围”就以中文同时公布了，之后进入中国国家阶段后，国家知识产权局的“二次公布”只公布记载进入中国国家阶段的专利号等信息的首页，而不再对申请文件进行全文公布。也就是说，“二次公布”时，没有同时再公布权利要求书。因此，此时只有“一次公布”的权利要求书。因此，专利法第十三条中的“公布”，只能上溯到“一次公布”之日。而对于用中文以外的文字提出的PCT国际申请，其是否最终进入中国国家阶段还没有确定，如果进入中国国家现阶段，则根据《专利法实施细则》第一百一十四条第二款的规定：“国际申请以中文以外的文字提出的，应当公布申请文件的中文译文。”其中的“申请文件”包括权利要求书。而“一次公布”之日的权利要求书并非以中文公布。

下面的三幅图，取自最高人民法院审结的丘炎卫与国家知识产权局发明专利申请驳回复审案（案号：2021最高法知行终1063号），涉及到的PCT国际申请是“一次公布”与“二次公布”的区别。

在“一次公布”时，权利要求书以中文公布。而在该国际申请进入中国国家阶段后的“二次公布”，只是公布了含有著录项目信息的首页，没有将申请文件全文再次公布。

从上述对PCT国家申请的“公布”日的效力规定看，“公布”日的确定，关乎临时保护期的“时间长度”的起点，关乎到“公开换保护”的践行，更关乎专利权人与公众之间的利益平衡。因此，对于“一次公布”与“二次公布”的法律效力，必须要遵循“法定主义”，而不可以随意解释。

三

“双落入”标准的法理与“较早说”的逻辑缺陷分析

最高人民法院在《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第十八条第二款给出的“双落入”标准，是十分合理的。既没有直接规定临时保护以发明专利申请公布日时公布的权利要求为准，也没有简单地规定临时保护以发明专利授权时公布的权利要求为准，而是体现公众利益优先的原则。

由于在授予专利权之前，公众只能看到发明专利申请公布日时公布的权利要求，依赖信赖保护原则，公众应有权根据公布时的权利要求来调整自己的行为，如果授权后的权利要求新增了公布时权利要求书没有的新的权利要求，则不应该对临时保护的范围产生影响。

例如在前述“电动绿篱机”案中，某单位发现该发明专利申请的权利要求书中，只请求保护一种电动绿篱机，而没有请求保护期发明核心部件——“二合一刀片”，则其可以在临时保护期内选择制造“二合一刀片”并进一步制造“燃油绿篱机”。若授权时的权利要求书中出现了关于“二合一刀片”的新权利要求，则不应该影响该单位在在临时保护期内的行为定性，若用授权时的权利要求作为判断依据，明显对公众不公平，公众在临时保护期时，根本看不到这个授权时的权利要求。

当然，如果该单位在专利授权后继续制造销售上述产品，则该产品落入授权后的权利要求保护范围，专利权人可以依据授权后的权利要求主张该单位的侵权责任，但无法主张该单位支付临时保护期的使用费。

因此，以下两种情况满足“双落入”标准：

其一，授权后的权利要求保护范围与公布时权利要求的保护范围没有实质差别，只要落入其中之一，都能满足“双落入”标准；

其二，授权后的权利要求保护范围“大于”公布时权利要求的保护范围，如果被告的实施行为落入公布时权利要求的保护范围，则必然落入授权后的权利要求保护范围内。同样满足“双落入”标准。

因此，特别值得指出的是，在授权后的权利要求保护范围“小于”公布时权利要求的保护范围时，则不能满足“双落入”标准。

至于“较早说”的逻辑缺陷，需要从母案与分案之间的关系谈起。

从内容形式上看，分案申请出自母案，分案申请与母案“本是同根生”，分案申请可以保留原申请的申请日，原申请享有优先权的，可以保留优先权日，但是不得超出原申请记载的范围。而且，分案申请的类别保持与原申请类别一致。

《专利法实施细则》第120条进一步明确：除首次提交专利申请文件外，向国务院专利行政部门提交各种文件、办理各种手续的，应当标明申请号或者专利号、发明创造名称和申请人或者专利权人姓名或者名称。因此在本质上，分案申请与母案是两个独立的申请。对于发明专利申请而言，只要在公布之前不被申请人主动撤回，初审合格后必然被公开，公开日的法律意义在于：自公开日起，专利申请以“发明专利申请公开说明书”的形式向全社会公开并可以作为公开日之后提出的专利申请的“现有技术”。同时，公开日之日起，发明专利申请进入临时保护期。

因此，“公开日”与“发明专利申请公开说明书”（其中包括如权利要求书）两个要素，是专利法第三十四条中“公开”内涵的两个“捆绑”在一起的要素。两要素须臾不可分离。离开公开日，权利要求书便失去法律意义，只有公开日，却没有在该日公布权利要求书^[5]，也是不可能出现的。因此，无论是母案还是分案申请，“公开日”与公开日之时公布的权利要求书是“结伴而行”的，同理，专利授权后，“授权公告日”与公告时的权利要求书也是一体出现的内容。

由此可见，“较早说”破坏了上述“公开日”与之时公布的权利要求书之间的“骨肉相连”的内在规律，不符合专利法“公开换保护”的运行逻辑。

四

结语 

本文分析了国家知识产权局指导案例第4号确定的“较早说”存在的问题，指出“较早说”人为扩大临时保护期的“时间长度”，与专利法基本原理不符。更重要的是，该指导案例第4号难以承担指导案例的重任，建议国家知识产权局慎重评估现行的行政执法程序案例指导制度之可行性，如果确有必要，建议及时增加指导案例的退出机制。

注释（上下滑动阅览）

【1】参见 中国专利教程之《专利法释义》，专利文献出版社，1994年3月第1版，第49页。【2】参见（2021）最高法知民终192号民事判决书。【3】根据专利法第三十四条的规定，发明专利申请自申请日起，满十八个月即行公开。由于分案申请的申请日继承母案申请日，因此分案申请提出之时就已经“满十八个月”，所以分案在初审合格后会被及时公开。【4】我国规定最迟自优先权日之日起32个月内进入中国国家阶段，过期不候。【5】《专利法实施细则》第39条明确规定：“发明或者实用新型专利申请缺少请求书、说明书（实用新型无附图）或者权利要求书的，或者外观设计专利申请缺少请求书、图片或者照片、简要说明的；” 国务院专利行政部门不予受理。

魏征专栏文章SPECIAL COLUMN

作者：魏征

编辑：Sharon

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