孙一 | 专利间接侵权制度及前药侵权问题研究
金秋十月，硕果累累，在众多医药知识产权界专家、IPR、律师朋友的关心与支持下，第八届知产前沿医药论坛于2023年10月20日在上海龙之梦大酒店圆满闭幕。本次大会吸引了线上与线下、海内外近800位生物医药IP人士参加，现场交流互动热烈。
如需购买第八届知产前沿医药论坛直播回顾，请点击文末“阅读原文”（购买3天全程直播优惠价格为2666元）；如需开具发票，请添加工作人员Sharon：chanying_930。
一、专利间接侵权制度介绍
专利间接侵权并非是我国法律条款中的标准术语，至少在中国专利法中没有此概念，它是随着专利侵权行为的复杂化和侵权理论与实践的发展应运而生的概念，主要用来规制下列行为：行为人并未实施侵权行为，但教唆、诱导他人实施了侵权行为；行为人并未实施侵权行为，但为他人实施侵权行为提供了帮助；行为人与他人分工协作共同实施了侵权行为。间接侵权人通过这些间接行为（规避全面覆盖原则），从专利权人所创造的核心市场中获得实质性利益，侵害了专利权人的合法权益。那么必然值得去追究间接侵权人的责任，各国对此都有探讨。
比如美国、日本和德国。美国通过《专利法》第271条详细规定诱导侵权与帮助侵权，其主观要件上要知道专利存在，并且知道部件的使用会侵犯专利权；客观要件上物品要构成发明的实质部分、不具实质性非侵权用途。在司法实践中通常采用单一主体原则，单一主体原则源于英美法系中的替代责任，也就是说一个主体在整个多主体侵权行为中起到指示、控制的效果。
德国《专利法》第十条规定了帮助侵权，此规定不再关注主体之间的关系，而是更关注侵权产品与专利之间的关系。德国将诱导侵权作为间接侵权的例外。司法实践中采实现发明目标准的归咎责任理论，事实上是回归德国民法典，用共同侵权理论追究共同过错责任。
日本是典型的二元化，帮助侵权是通过专利法单独立项的，第101条引入了专用品与非专用品的概念，侵犯专用品专利承担无过错责任，在司法实践中体现了工具理论原则。
我国专利法没有间接侵权的立法，但司法解释中有相关规定。2016年颁布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》认可了间接侵权情形的存在并规定适用共同侵权理论对其进行规制。第二十一条 最高院明确指出提供侵权专用品的帮助侵权与诱导使用普通商品的教唆侵权应根据《民法典》第1169条的规定承担连带责任，即专利间接侵权行为适用民法典侵权责任，并未在现行法律框架之外给予专利权人额外保护。从行为要件分析其规定帮助侵权中行为人为生产经营目的将产品提供给他人实施侵权行为，教唆侵权中行为人为生产经营目的对他人实施侵权行为进行了积极诱导；即间接侵权以直接侵权的存在为前提。从主观要件分析其要求帮助侵权和教唆侵权中均以“明知”限定行为人的主观过错，帮助侵权中行为人有向直接侵权人提供专用物品实施侵权的主观故意，其知道或应当知道专利的存在且该专用物品会用于专利实施；诱导侵权中行为人有积极诱导直接侵权人实施侵权的主观故意，其知道或应当知道专利的存在。从客观要件分析，帮助侵权限定了物品的适格性，即专门用于实施专利的材料、设备、零部件、中间物等，其对于涉案专利技术方案具有实质性作用，在司法实践中还表述为“该物品不具有其它实质性非侵权用途”。
结合我国专利间接侵权司法实践的案例分析，以西电捷通案为例，原告专利多主体通信方法，是由终端、认证服务器和无线接入点三个互相配合来进行的一个方法的专利要求。被告实际上只做了一个行为，就是制造和销售终端。那么消费者就是购买终端后进行使用与其有相应功能的认证服务器、无线接入点配合的实施专利方法。案件中一审法院认为，被告明知被控侵权产品中内置有WAPI功能模块组合，且该组合系专门用于实施涉案专利的设备，未经原告许可，为生产经营目的将该产品提供给他人实施涉案专利的行为，构成帮助侵权。二审法院认为，包括个人用户在内的任何实施人均不能独自完整实施涉案专利，同时也不存在单一行为人指导或控制其它行为人的实施行为，或多个行为人共同协调实施涉案专利的情形。在没有直接实施人的前提下，仅认定其中一个部件的提供者构成帮助侵权，不符合帮助侵权构成要件，被告不构成帮助侵权。
两个不同的判定，事实上是受不同司法实践理论影响的结果，一审受到德国实现发明目的的司法实践影响，二审又回归到共同侵权理论中。
另一个案件是吉祥腾达案，案件中原告专利涉及多主体通信方法（前两个步骤由“接入服务器底层硬件”完成，后一个步骤由“门户业务用户设备”完成），被告行为是制造和销售路由器（接入服务器底层硬件）。消费者购买路由器后使用可触发所有步骤，实施专利方法。二审法院认为，如果被诉侵权行为人以生产经营为目的，将专利方法的实质内容固化在被诉侵权产品中，该行为或者行为结果对专利权利要求的技术特征被全面覆盖起到了不可替代的实质性作用，也即终端用户在正常使用该被诉侵权产品时就能自然再现该专利方法过程的，则应认定被诉侵权行为人实施了该专利方法，侵害了专利权人的权利。
二审文书中体现了工具理论的实质，也就是说提供路由器的人，其实是把专利方法的实质内容固化到被侵权产品中，那么这种行为对于整个专利权利要求的被全面覆盖起到了不可替代的实质性作用。
二、专利间接侵权制度与药品专利
药物专利布局中，为了实现专利长青化会布局很多组合专利代谢药物是所有专利丛林中必不可少的，也是很多原研药延长保护期采用的一种方式。
对于代谢物的可授权性，每个国家有不同的讨论。
观点一：美国、英国“固有预期理论”认为活性代谢物作为相应前药固有公开的现有技术，通常是病人使用前药后经历人体代谢必然获得的代谢物成分，因此不具有新颖性，不能被授予专利权。
观点二：印度专利法“自然产物学说”认为代谢是自然过程，代谢物为自然产物，不可成为专利主题，自然也不能被授予专利权。
观点三：我国台湾地区“非实践理论”认为鉴于体内代谢的无意识，应当区分体内无意识产生的代谢物和体外纯化或合成的代谢物，人体代谢产物的使用和生产不应当成为专利法的保护对象，而体外纯化或合成的代谢物可以成为授予专利权的对象。
观点四：欧洲专利局、中国专利局认为如果活性代谢物的前药化合物没有公开活性代谢物的结构，也不包括如何制备活性代谢物的步骤或启示，该前药化合物不能作为现有技术破坏代谢物专利的新颖性。
前药代谢物专利授权在我国是没有问题的，而前药研发不管对原研药还是对仿制药来说都具有巨大的独立价值。前药研发的巨大价值在于前药用于克服母体药物性质中的特定障碍，如低溶解性、低穿透性、低口服吸收、不稳定性、毒性和非靶向性。前药是药物化学未来发展的方向之一，不仅用于解决经典的药学和药理学方面的问题，还用于解决药物部位专一传输和药物靶向作用等问题。
三、前药与代谢物专利的侵权分析
针对前药上市，使用代谢物维权，有几种情况。
第一种原研药先后申请了前药专利与代谢物专利，但是前药专利已过期；
第二种专利授权过程中删除了前药保护，或授权专利未覆盖某种前药。
第三种申请药品专利时没有发现前药，更没有公开前药。
在此类情况下，可以有等同侵权或间接侵权两种路径来维权。主张前药与代谢物实质相同则构成等同侵权或主张前药生产商构成间接侵权，例如帮助侵权和诱导侵权。
目前我国还没有前药与代谢物专利等同侵权的案例。从我们的审查标准来看，这样的案例是很难出现的。前药和代谢物结构不相同，难以说明其手段基本相同；前药很可能比代谢物本身有更好的功能或者效果；且本领域技术人员不一定能从代谢物专利直接联想到前药结构。韩国与美国的审判实践中就有相应的案例。涉案专利权人AstraZenca请求保护代谢化合物达格列净。Dong-A ST公司开发前药为甲酸达格列净（达格列净的甲酸酯），甲酸达格列净被人体服用后在体内代谢产生达格列净，而达格列净化合物才产生实际的药理活性。韩国专利法院认为，根据等同原则，Dong-A ST开发的甲酸达格列净落入涉案专利的保护范围。美国ORTHO VS Herchel SMITH专利纠纷案中，法院根据证据中的检测结果认定，前药可以在体内转化成代谢物，两者采用基本相同的技术手段，实现基本相同的功能，且前药的发明人承认，该前药是由代谢物辅以简单技术生产而来的，其不知道如何生产代谢物（跨越专利屏障的技术处理）。最终法院认定，等同侵权成立。
对于间接侵权，最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）第二十一条规定了，明知有关产品系专门用于实施专利的中间物，为生产经营目的将该产品提供给他人实施了侵犯专利权的行为，或者积极诱导他人实施了侵犯专利权的行为，属于民法典第一千一百六十九条规定的帮助、教唆他人实施侵权行为。帮助、教唆他人实施侵权行为首先需要他人实施了侵权行为，由于前药的代谢过程是在人体体内进行的，用药人是否以生产经营为目的“制造、使用、许诺销售、销售、进口”代谢物存在争议。
美国和英国法院明确肯定了体内转化理论在间接侵权中的适用，确认体内转化的代谢物是存在构成诱导侵权的可能性的。所以侵权用药者是直接侵权人，生产商诱导用药者制造或者使用落入涉案专利保护范围的代谢物，是诱导侵权者。两者共同构成前药侵权的可能性。
以Zenith Laboratories Inc. vs Bristol-Myers Squibb Co.案为例， Cefadroxil头孢羟氨苄是青霉素的替代品，属于头孢类抗生素，专利属于Bristol已过期【专利US3489752】。之后Bristol继续开发出来Cefadroxil新晶型（Bouzard monohydrate）【专利US4504657】。Zenith获得FDA批准销售cefadroxil DC（头孢羟氨苄半水化合物）。Bristol指控Zenith的产品在患者胃中转化为专利化合物，构成诱导侵权。一审认为由于摄入头孢羟氨苄DC后，患者的胃部会发生字面上的侵权行为，这构成了侵权使用，因此Zenith出售头孢羟氨苄DC将构成35 U.S.C. § 271（b）下的侵权诱导。
通过案例研究可以发现，即使是在英美国家体内转化理论也是被限制适用的。主要有三方面原因，其一证明难度问题，前药在体内转化为代谢物的事实难以证明。Zenith Laboratories Inc. vs Bristol-Myers Squibb Co. 专利纠纷案例中，二审法院认为专利权人并没有将前药的代谢物与权利要求进行比对，而是直接将代谢物与专利权人提供的样品进行比对，专利权人提供的样品的XRD谱图明显少于权利要求中所保护的，因此该比对基础错误，专利权人不足以证明在人体内实际产生了落入涉案专利保护范围的代谢。在Roche Palo Alto LLC v. Ranbaxy Laboratories Ltd案中，由于专利权人的检测方法不能证明区分晶体形态和非晶体形态的化合物，因此专利权人没能证明前药在体内转化成了落入涉案专利保护范围的代谢物。
其二权利要求解释的问题，专利权人在专利要求的解释上也可能遇到问题；Marion Merrell Dow Inc. vs Baker Norton Pharmaceuticals Inc.专利纠纷案件中，Dow专利US3878217保护复方特非那丁及其用于人过敏反应治疗的用途；217专利到期，Baker提交仿制药ANDA；Dow发起侵权诉讼，指控Baker制造销售仿制药特非那丁侵犯了Dow专利US4254129，129专利保护特非那定酸代谢物（TAM）及其用途，仿制药在患者肝脏代谢为TAM，Baker构成主动诱导侵权。法院认定争议专利中的“化合物”应限于从体外合成中获得的TAM。专利从属权利要求保护药物组合物，其涉及有效抗过敏量的TAM与“显著量的药学上可接受的载体”的组合。如果允许权利要求1保护体内转化的代谢物，从属权利要求就保护了一种从将体内转化的代谢物取出再结合其他载体的模式，这种结果是荒谬的。Novartis Pharmaceuticals Co. vs Eon Labs Mfg Inc.案件中，Novartis专利US5389382保护含有环孢菌素固体颗粒的水溶胶。Eon销售的环孢菌素胶囊被患者服用后在胃中变成水溶胶。审理法院结合说明书和审查历史认为：专利权利要求所使用的术语“水溶胶”应该限于在体外制备的由固体颗粒的液体胶体溶液分散体组成的药物制剂，因此其保护范围不能延及体内形成的产物，被告的行为不构成字面侵权；同时，等同侵权要求所保护的特征与被控产品的特征之间的区别属于非实质性的，也不构成等同侵权。
其三固有预期原则扩张导致专利丧失新颖性的问题，体内转化理论是一把双刃剑，甚至有可能造成代谢物专利被无效。Schering Corp. vs Geneva Pharmaceuticals, Inc.案例中，先灵公司专利US4282233保护氯雷他定（前药专利已过期），US4659716保护氯雷他定活性代谢物DCL去羰乙氧基氯雷他定（代谢物专利保护期内）。先灵公司试图通过代谢物专利阻止其他公司生产销售前药。审判法院认为，716专利中对DCL的权利要求包括“通过新陈代谢产生”和“体外合成”。根据固有公开的原则，虽然前药专利完全没有公开代谢物专利的化合物，但是前药专利明确公开了对病人使用前药，而对病人使用前药必然导致代谢物的生成，本领域技术人员不需要付出额外劳动就可以获得代谢物，因此代谢物专利不具备新颖性。SmithKline Beecham Co. vs Apotex Co. Ferrosan案件中，专利US4007196保护帕罗西汀的结晶盐酸盐(PHC)及其用途。Ferrosan将专利授权给原告生产PHC，原告获得专利US4721723保护PHC半水合物。原告指控被告制造PHC无水物将不可避免地产生微量的PHC半水合物，因此侵犯了723专利。196专利公开了一种化合物的无水形态，723专利保护这种化合物的半水形态，联邦巡回法院认定，由于制作无水形态的化合物一定会至少产生痕量的半水形态化合物，所以196专利可以破坏723专利的新颖性。
欧洲各国在该问题上的态度存在一定的分歧，其中德国和英国作为两种主流观点的代表，值得重点关注。Marion Merrell Dow Inc. vs Baker Norton Pharmaceuticals Inc.专利纠纷案件中，原告Merrell Dow同时在德国和英国提起了侵犯代谢物专利权的诉讼。德国法院在判决中认为化合物体内转化生成不属于第三人的行为（即不承认体内转化理论），在被告生产前药的行为没有直接侵权的情况下，其也不满足间接侵权的构成要件。虽然英国法院也得出了不侵权的结论，但是其理由与德国法院存在较大差异。英国法院在承认体内转化理论的基础上，使用了类似美国的“固有预期原则”，通过主张代谢物专利无效来解决争议。
中国台湾地区采用“非实践理论”，在Takeda Pharm. Co. v. China Chem. & Pharm. Co.案中，台湾法院认为鉴于体内代谢的无意识，应当将人体代谢产物的使用和生产排除在专利法的侵权行为范围之外。
四、前药专利间接侵权问题总结
美国、英国“体内转化理论”与“固有预期原则”的平衡：在实际起诉过程中，由于事实认定困难、权利要求解释、固有公开影响新颖性等方面的问题，代谢物专利权人获得胜诉判决的难度是非常大的。
印度专利法自然产物学说：代谢是自然过程，代谢物为自然产物，是不可专利的客体。
中国台湾地区“非实践理论”：鉴于体内代谢的无意识，将人体内代谢物的生产和使用排除在专利法侵权行为的范围之外。充分限制了活性代谢产物专利的保护范围，平衡了专利权人和其他前药生产商以及公众的利益。
中国、德国：不能以“利益被损害”或“专利被执行”突破法律规定，法律是否规定某种行为属于侵权行为才是逻辑的起点。
刘庆辉 | 最高人民法院知识产权法庭对于药品补充实验数据的接受标准——基于司法案例的解读
作者：孙一
点击图片查看文章
(www.meddeviceip.com)
(www.caiips.com)