张臻贤 | 近期典型专利无效决定观察

目次

    1、说明书的充分公开包括技术效果能够再现2、惯用技术手段不必然属于公知常识3、创造性，浓厚个案色彩4、无效过程中的权利要求修改方式已经统一5、“直接地、毫无疑义地确定”审查标准依然严格

本文对近期几篇具有典型意义的专利无效决定进行了简要分析，并提供了对于未来处理专利申请、专利无效、专利分析和诉讼等业务的实用性建议。

1、说明书的充分公开包括技术效果能够再现

在决定日为2023年7月31日的第563247号和第562899号无效决定（请求人：中创新航科技股份有限公司，专利权人：宁德时代新能源科技股份有限公司）中，国家知识产权局以说明书公开不充分的无效理由宣告涉案两项发明专利全部无效，两份决定中对无效理由的具体分析过程是类似的，下面仅以第563247号无效决定为例进行讨论。

第563247号无效决定的涉案专利的权利要求为一种正极极片，特别包括一种正极活性材料的正极膜片，并通过两种设计特征（决定中将其称为“模型”）对该正极极片进行了限定，一是控制正极膜片的OI值C_OI小于等于150，二是控制正极膜片的OI值C_OI和面密度ρ的乘积取值范围为0.015≤C_OI×ρ≤4；并没用使用表示正极膜片的组成的结构特征、或者组分配比对正极膜片这一部件进行限定。说明书述及，发明人研究发现，采用具备上述两个设计特征的正极极片，可以更好地提升电池的充电能力以及循环寿命。但是，说明书并未给出上述发现的定量计算过程，而是仅给出了定性分析。为证明上述方案（发明人发现的诀窍）的可行性，说明书给出了正极极片的制备工艺，提供了改变C_OI值三种方法，给出了电池制备和性能测试的方法，并且直接给出了34个实施例和3个对比例的测试结果，但未详细描述实验过程数据和具体的实验条件等内容。据此，专利权人认为通过对实验结果的统计分析已经可以获得权利要求所保护的正极极片。

该案的争议焦点指向说明书提及的电池的性能测试方法，具体是说明书中的如下表述：“（2）循环性能测试：在25℃下，将实施例和对比例制备得到的电池以最大充电倍率充电、以1C倍率放电，进行满充满放循环测试，直至电池的容量衰减至初始容量的80％，记录循环圈数。”

专利权人认为，说明书中已经记载了电池的制造方法以及性能检测方法，而且给了多个实施例和对比例，验证了涉案专利的技术效果，已经达到足以实现的程度，对于过程数据不影响本领域技术人员去实施本专利的方案。应当指出，专利权人的这种理解有一定的普遍性，表现在：

（1）涉案专利保护的是产品正极极片，说明书已经披露了在制造过程中如何进行控制以实现该产品的具备两个关键设计特征的重要部件正极膜片，对产品制造而言，应当认为达到了专利法第26条第3款所要求的“能够实现”的程度。

（2）说明书披露的实验结果也支撑该产品具有声称的技术效果，即优异的动力学性能以及循环寿命。

（3）涉案两件专利在此之前赢得了两项有利的民事侵权判决，法院支持的赔偿额共计达5700余万元^[1]，可见，一审法院认为涉案专利所保护的产品已被制造出（能够被实现），并且可以推测专利侵权诉讼被告的现有技术抗辩是失败的。

（4）涉案两发明专利实审阶段的审查员似乎都持这种观点，因为在两案实质审查过程中并未质疑过说明书公开不充分的问题。

（5）涉案两件专利在此次被无效之前均有无效宣告案件结案的记录，据此在一定程度上可以推测出请求人和合议组曾在这个无效条款上有过不确定或摇摆。

该案合议组指出，对于发明的技术方案中的经验模型必须依赖实验结果才能成立的情形，说明书充分公开的法律要件不单单是产品能够制造、具有预期效果，还包括提供实验过程数据、实验方法和效果测定方法等。翻开审查指南第二部分第二章第2.1.3节，是对说明书公开不充分的“能够实现”要件的规定，列出了由于缺乏解决技术问题的技术手段而被认为无法实现的五种情形，其中第（5）中情形为：“说明书中给出了具体的技术方案，但未给出实验证据，而该方案又必须依赖实验结果加以证实才能成立。例如，对于已知化合物的新用途发明，通常情况下，需要在说明书中给出实验证据来证实其所述的用途以及效果，否则将无法达到能够实现的要求”。该种情形下仅举例说明对于化合物的新用途发明需要提供实验证据来证实其所称能达到的技术效果，且对实验证据的完备程度（例如是否包含实验过程数据）规定不清晰。这或许是专利权人乃至业内部分人士与合议组就上述争议焦点存在分歧的根源。

该案涉及对“公开换保护”的专利制度基本原理的公开程度的理解，例如专利权人或许认为诸如经验模型这样的技术诀窍的披露已经是对业内的极大贡献了，理应获得专利保护的权利，而对诀窍悉知过程的披露则是锦上添花之事。涉案两专利涉及高额赔偿额，有理由推测上述无效决定将会经历行政诉讼一审、二审、甚至再审程序，涉案无效决定并非生效决定。虽如此，但对于广大申请人而言，对于技术方案与实验数据密切相关的专利申请，仍应尽可能地在说明书中完整披露实验过程，包括实验中间过程数据、关键实验条件、关键测定方法、典型实验结果图表等，以求在专利的后续维权过程能够抵抗住说明书公开不充分的挑战。

另外，上述无效决定的审查结论一定程度上预示了审查机关（具体是实质审查阶段的审查员和复审和无效阶段的合议组）拒绝权利要求时会平等地选择说明书公开不充分、权利要求不支持、或不清楚等非三性条款和新创性、实用性、客体等实体条款，而未必是优先考量实体条款。

2、惯用技术手段不必然属于公知常识

在决定日为2023年1月31日的第441001号无效决定（第一请求人：博士视听系统（上海）有限公司，第二请求人：瓦尔达微电池有限责任公司，专利权人：惠州亿纬锂能股份有限公司）中，该案合议组给出了认定惯用技术手段是否属于公知常识的认定标准：公知常识的认定，不仅要关注技术方案中所采用的技术手段是否为所属领域技术人员惯用的技术手段，同时还要关注技术手段本身所能解决的技术问题是否为所属领域技术人员广泛知晓的，技术手段所实现的技术效果是否为所属领域技术人员能够预料得到的，是否产生预料不到的技术效果，从而确保公知常识客观准确地认定，避免主观因素的影响。

该案权利要求1中限定了电池壳体的壳体弯折部和电池盖帽的密封边弯折部都是向电池外侧凸出，而最接近的现有技术对比文件8的对应公开内容是，电池杯和电池盖的弯折部都是向电池内侧凸出。面对此差别，合议组认定其属于所属领域技术人员惯用的技术手段，但并未轻率地得出其属于公知常识的结论，而是接着从技术问题的广泛知晓程度、技术手段的惯用性、技术效果的可预期性这三个方面出发仔细论证和分析了上述差别对于本领域技术人员是容易想到的，不足以致使权利要求1相对于对比文件8具备创造性。

业内通常认为，若某特征属于本领域的惯用技术手段，则应当落入公知常识的范畴。但该无效决定认识到惯用技术手段和公知常识之间的细微差别，惯用技术手段并不必然属于公知常识，个案中需要经过合理的分析以确定惯用技术手段是否属于公知常识。

另外，该案说明，确定某技术手段是否属于公知常识并非必然要依赖于公知常识性证据，合乎逻辑的分析说理也应得到允许。对于无效请求人而言，可以通过技术问题的广泛知晓程度、技术手段的惯用性、技术效果的可预期性这三个方面的相互印证，来更全面地论证某技术手段属于本领域的公知常识，而对于申请人或专利权人而言，则可以从上述三个方面中的任一个出发来阐述某技术手段不属于本领域的公知常识的理由。

3、创造性，浓厚个案色彩

在决定日为2023年1月11日的第60288号无效决定（请求人：三星（中国）投资有限公司，专利权人：西安西电捷通无线网络通信股份有限公司）中，该案合议组认定，权利要求1保护的方案与对比文件1相比的区别在于：权利要求1中限定了基于端口的对等访问控制方法，当用户和接入点要进行通信时，启用各自的认证控制实体，两个认证控制实体相互认证，两个认证控制实体通过非受控端口进行通信，它们的认证子系统进行相互的认证。

该案合议组得出上述区别之前、在对对比文件1的分析过程中认可，对比文件1的IBSS架构公开了，每个STA都是请求端和认证端，请求端和认证端都通过端口访问实体PAE实现认证，端口访问实体PAE相当于认证控制实体；当STA要进行通信时，必然要启用请求端PAE和认证端PAE，相当于启用认证控制实体；两个认证控制实体具有认证子系统，认证子系统包括实现认证和端口控制功能，所述的认证子系统和非受控端口相连，受控端口的状态转变由认证子系统控制。另外，涉案专利权利要求1中的用户实际指的是用户终端或用户设备，并且本领域技术人员知悉IEEE 802.11协议下的站STA可以包括接入点。由此，似乎是，对比文件1公开了上述区别特征中的用户和接入点之间进行的基于端口的对等访问控制的具体方法，差别仅在于执行主体的不同，一个是在用户和接入点之间执行，而另一个是在两个STA之间执行。对此，该案合议组给出了进一步的分析。

合议组指出，虽然对比文件1公开了“对于IBSS，每个STA都是认证端和请求端。每个STA都实施认证服务器”，但是这种情况下认证端和请求端都是同一个STA，其PAE进行认证，虽然是对等的认证，但并不是用户和接入点之间的通信，也不是用户和接入点的认证控制实体之间相互实现认证，因此对比文件1没有公开权利要求1中的用户和接入点之间基于端口的对等访问控制架构。可见，合议组更加强调参与访问控制方法的执行主体的差别。

合议组进一步指出，虽然对比文件4、对比文件5等公开了接入点AP对用户终端MT进行认证以及MT对AP进行认证的步骤，但是这些并不涉及用户和接入点之间基于端口的对等访问控制架构及相应方法，即未公开上述区别特征，也未给出相关的技术启示。

由此，或许引发考虑的是，合议组认定的上述区别特征能否进一步拆分，拆分出更具体的区别特征，以及AP和MT之间的访问控制架构在多大程度上会阻止本领域技术人员从两个用户终端MT之间的访问控制架构下去寻求技术启示。

在决定日为2023年3月14日的第560238号无效决定（第一请求人：小米通讯技术有限公司，第二请求人：OPPO广东移动通信有限公司，专利权人：超清编解码有限公司）中，该案合议组认定，权利要求1相对于最接近现有技术对比文件证据1的区别之一在于，对于当前帧高频带信号的信号类型为非瞬态信号、并且当前帧高频带信号的前一帧高频带信号的信号类型为瞬态信号的情形，对当前帧高频带信号的时域包络进行平滑及缩放处理，获得当前帧高频带信号需要进行编码的时域包络。

专利权人争辩，非瞬态信号原本是无需进行平滑及缩放的，本专利对非瞬态信号进行了额外的平滑及缩放处理，从而提高了瞬态信号的性能，并不属于公知常识，同时证据4的处理对象并不是非瞬态信号，并且证据4公开的是对增益衰减施加平滑措施，其不同于时域包络。对此，会议组指出：证据1公开了针对当前帧为非瞬态信号，而前一帧为瞬态信号的情况下，按照瞬态信号的方式进行编码，同时，本领域技术人员知晓在瞬态信号编码中，为了避免编解码带来的前后向回声，对信号的时域包络进行平滑及缩放是常规技术手段；进一步地，证据4公开了针对前一解码超帧能量显著高于当前超帧能量，对增益衰减施加平滑措施以抑制回声的技术方案。因此，在证据4给出采用平滑措施以抑制回声的技术启示下，本领域技术人员有动机将其结合至证据1中，同时采用本领域公知的缩放处理，从而对时域包络进行处理。

可见，面对上述区别中的当前非瞬态信号帧的平滑及缩放处理与证据1中的当前非瞬态信号帧的编码处理的差别、以及上述区别中的对信号时域包络的平滑处理与证据4中的对增益衰减的平滑处理的差别，该案合议组通过分析认定，证据4给出了将其结合至证据1以得到上述区别的技术启示。

众所周知，技术方案创造性的判断与案件本身的技术领域、具体技术事实、对比文件公开内容的详略程度等密切相关，因此具有很强的个案性。在进行创造性判断时应当站位于所属技术领域的技术人员，所属技术领域的技术人员是出于统一审查标准目的而拟制的“人”，审查员不可能恰好达到该拟制人的知识和能力水平、只能无限接近。另外，专利审查指南要求在进行非显而易见性的判断时，要站位所属技术领域的技术人员进行合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验^[2]，而对“合乎逻辑”和“有限”的理解和适用会因具体案件、因判断者不同而有所差异。因此，创造性判断难以避免一定程度的主观性。实践中，在进行创造性判断时，应严格遵循审查指南规定的创造性判断方法，避免考量案件是否涉诉、当事人的性质（公司还是个人）、以及当事人的公司体量等“案外”因素。

4、无效过程中的权利要求修改方式已经统一

在决定日为2022年8月17日的第57812号无效决定（请求人：锦州汉拿电机有限公司，专利权人：瓦莱奥电机设备公司）中，该案合议组指出，一项权利要求经过进一步限定式的修改之后，应当是：

（1）通过在所要修改的权利要求中补入原权利要求书中其他权利要求的一个或多个技术特征，形成一个新的保护范围更小的权利要求，以代替原来的权利要求，原来的权利要求不再保留；

（2）修改后的权利要求数量相对于原权利要求书不发生超出预期的变化；并且

（3）通常不能增加权利要求或重新撰写权利要求，从而构建出新的权利要求的层次体系。

《审查指南》第四部分第三章第4.6.2节规定，权利要求的进一步限定是指，在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征，以缩小保护范围。无效宣告程序中允许修改权利要求书是为了更好保护发明创造、鼓励创新，同时应当兼顾权利要求书的公示性。相较于实审程序、复审程序的修改要求，专利授权后程序更侧重于保障公众的期待利益，因而对权利要求的公示性要求应当更高。

上述无效决定再次明确了无效程序中对“权利要求的进一步限定”修改方式的判断标准，表明裁判者的认知已经统一。

回顾该修改方式的引入和适用过程，在于2017年4月1日起施行的国家知识产权局关于修改《专利审查指南》的决定（2017）（局令第74号）中，首次规定了无效过程中权利要求书的该修改方式，但是在该规定施行之初，业内对该规定的理解并不一致，有合议组允许针对同一项权利要求分别补入不同的技术特征、形成多项新的权利要求，认为这符合审查指南对该“权利要求的进一步限定”修改方式的字面规定，即便会导致修改后权利要求的数量大幅增加。随着该规定一年多的施行，在2019年底前后，业内对该规定的理解趋于统一，例如不再允许针对同一项权利要求分别补入不同的技术特征这样的修改方式^[3]。不过，在此之后，大部分合议组允许将隶属于一个独立权利要求的从属权利要求中的某个特征增加到其他独立权利要求中，但笔者也遇到合议组不允许这样的处理的情形。

5、“直接地、毫无疑义地确定”审查标准依然严格

在决定日为2022年7月26日的第57428号无效决定（请求人：OPPO广东移动通信有限公司，专利权人：诺基亚技术有限公司）中，该案合议组就优先权审查中的相同主题的判断标准指出，在在先申请文件对技术方案中的相关技术特征只做了笼统或者含糊的阐述，而要求优先权的申请实质上增加了对上述技术特征的详细叙述，如果所属技术领域的技术人员不能从在先申请中直接和毫无疑义地得出上述技术方案，因此该在先申请不能作为在后申请要求优先权的基础。

具体到该无效决定，在后申请权利要求中记载的特征是“其中使用至少一个预先确定的序列和它的循环移位来安排所述数据无关控制信令信息”，而在先优先权文件中相关的记载为“使用例如CAZAC序列的循环移位可以将多个已调制序列正交复用到由Hadamard扩展提供的单个正交资源中”。

合议组据此认定，在后申请权利要求中的前述特征使用了上位概括的表述“预先确定的序列和它的循环移位”，而在先优先权文件仅记载了CAZAC序列及其循环移位的示例，从而在后申请权利要求概括了使用CAZAC序列之外的其他序列和它的循环移位来安排数据无关控制信令信息的其他实施方式，这些其他序列例如包括在后申请说明书中新列出的“ZAC（零自相关）序列”、“RAZAC（随机ZAC）序列”。可以推测，专利权人的争辩是具体序列类型的选择并非涉案专利对现有技术作出贡献的内容，并且CAZAC序列、ZAC序列、RAZAC序列都是该技术领域内可供选择的常见序列，但未被合议组接受。

优先权相同主题的判断标准与修改超范围、对比文件隐含公开内容的判断标准均相同，均是“直接地、毫无疑义地确定”标准。笔者查阅了多份涉及优先权相同主题的判断标准的无效决定，发现大部分决定的审查标准都和上述无效决定相同，裁判者均严格适用该审查标准^[4]。不过，有学者呼吁“直接地、毫无疑义地确定”标准过于僵化，未能体现“以公开换保护”的专利法本质原理，建议回归到“直接毫无疑义导出”标准^[5]。必须承认，尽管可能会导致实践中审查尺度难以统一，但这样的呼声有相当合理性。虽如此，在关于此问题的审查标准并未转向的情形下，专利律师或专利代理师在准备专利申请文件、出具分析意见时仍应对上述问题采用严格的审查标准。

注释（上下滑动阅览）

【1】https://www1.hkexnews.hk/search/titlesearch.xhtml?lang=zh，中创新航科技集团股份有限公司2023年2月21日和8月3日在香港证券交易所披露的多份诉讼进展公告，根据该公告，第563247号和第562899号无效决定涉及的专利分别为ZL201810696957.2和ZL201910295365.4，该两专利均存在对应的专利侵权诉讼，福州市中级人民法院针对该两专利分别一审判令被告赔偿专利权人经济损失和合理开支共计2030余万元、3680万元。

【2】《专利审查指南》第二部分第四章第2.2小节【3】知产北京微信公众号，“普法公开课丨专利无效宣告审查程序中‘权利要求的进一步限定’修改方式简介（上）、（中）、（下）”【4】 如第34899号、第36938号、第39735号、以及第38302号无效宣告请求审查决定【5】 知产前沿微信公众号，“关于专利法第33条的争论与原理探析——兼评‘直接毫无疑义地’确定标准的逻辑缺陷”

作者简介

张臻贤，北京沛微律师事务所律师

张臻贤律师拥有超过15年的专利实务经验，在专利无效、专利诉讼、专利检索和分析、专利申请和商业秘密等方面积累了丰富的实务经验。在加入沛微律所之前，曾任职于国家知识产权局专利审查协作中心、金杜律师事务所、铸成律师事务所、北汇律师事务所，任专利审查员、专利代理人和专利律师。拥有中国律师、中国专利代理人资格。

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作者：张臻贤

编辑：Eleven

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