林烨 | 一种新的专利权权属纠纷的抗辩类型——厦门卓元鼎汇工贸有限公司诉厦门米兹净水和技有限公司专利权权属纠纷案速评

目次

    

一、专利权权属纠纷之传统抗辩思路（一）诉争专利的专利权人为个人时，被告（专利权人）采用“非本职工作”进行抗辩（二）诉争专利的专利权人为单位时，被告（专利权人）采用“发明人为本单位员工”进行抗辩（三）采用“实质性特点”进行抗辩二、专利权权属纠纷之最新抗辩类型——现有技术抗辩说三、“现有技术抗辩说”给业界的启发（一）扩大了“现有技术抗辩”适用场景（二）将专利权属纠纷与专利侵权纠纷相提并论，丰富了专利侵权理论（三）突破专利制度“双轨制”四、结语

通说认为，专利权权属纠纷的法律关系与一般侵犯财产权在本质上是一样的，只是戴上了一顶专利权的帽子，但这顶帽子也改变不了专利权是一种财产权的属性，其相当于一个技术成果。这个技术成果的获得只有两个来源，一是自主研发从而构成原始取得，二是通过合法手段继受取得。至于该成果是否申请专利，全凭成果所有人处置。我国法律并不强制要求权利人必须申请专利。换言之，该成果无论是否申请专利，权利人都是该技术成果的主人——“所有权人”。因此，专利权权属纠纷审理中，主张专利权归属自己的一方作为原告，通过举证证明其是该成果的主人，而对方无权将将该成果申请专利，故其请求法院将专利权判归原主人所有，因此，法院应循着上述思路进行审理。至于专利权本身是否有效，在所不问。

2023年11月27日，针对上诉人厦门卓元鼎汇工贸有限公司与被上诉人厦门米兹净水科技有限公司专利权权属纠纷一案（以下简称“卓元案”），最高人民法院2023年11月27日作出驳回上诉维持原判的二审判决^[1]。该二审判决在裁判要点中将涉案法律问题总结为“现有技术抗辩”，从而树立了专利权权属纠纷中被告抗辩的新类型，又一次刷新了专利权权属纠纷的审理思路。

本文先简单梳理一下既往的专利权权属纠纷中被告抗辩的形式，再对最高法院在专利权权属纠纷中引入“现有技术抗辩”新类型给业内带来的启示展开分析。

一、专利权权属纠纷之传统抗辩思路

在专利权权属纠纷中，原告主张涉案专利被当前的专利权人不当占有，以当前的专利权人作为被告向人民法院提起专利权权属纠纷诉讼。被告为了否定原告的诉讼请求，通常会采用以下形式进行抗辩：

（一）诉争专利的专利权人为个人时，被告（专利权人）采用“非本职工作”进行抗辩

例如在中国专利权权属纠纷第一案——陶义与北京市地铁地基工程公司专利权权属纠纷案^[2]中，先后经历了北京市专利管理局的行政程序、北京市中级人民法院的一审程序、北京市高级人民法院的二审程序；陶义1983年1月前在中国人民解放军基建工程兵六支队任工程师，此后调任至构件厂任厂长，直至1988年离职，一直在构件厂任职，涉案专利技术方案为“钻孔压浆成桩法”，属于地基施工方面的研究和发明，完成时间是在陶义在构件厂任厂长期间。三个程序中，都围绕着发明人陶义做出的“钻孔压浆成桩法”发明专利是否属于“非本职工作”，如果属于“非本职工作”，则该发明为陶义的非职务发明，应归陶义个人，如果属于履行职务的“本职工作”，则该发明为职务发明，应归单位所有。

北京市专利管理局认为该“钻孔压浆成桩法”发明专利为职务发明，专利权由地铁地基工程公司所有；北京中院以陶义虽然对“钻孔压浆成桩法”的构思并完成专利技术内容起了决定性作用，但在该项专利技术的试验过程中，使用了被告专门为此购买的设备，据此认定 “钻孔压浆成桩法”发明专利权属原告陶义和被告地铁地基工程公司共有；

关于是否属于履行职务的“本职工作”，北京高院认为，第一，涉案专利技术方案不属于构件厂的经营范围，不应认为是构件厂厂长的本职工作；第二，涉案专利技术方案是陶义在其多年从事地基工程方面的工作经验积累的基础上研究出来的，不属于单位交付的任务；第三，陶义在完成发明过程中，主要依靠自己几十年从事地基工程施工的经验积累，并非主要利用本单位的物质条件。综上，北京高院判决涉案专利并非职务发明，专利权属归陶义所有。

（二）诉争专利的专利权人为单位时，被告（专利权人）采用“发明人为本单位员工”进行抗辩

人民法院在判断权利归属时，主要聚焦在谁是实际发明人的问题。结合实际发明人身份，根据相关法律法规判断是否属于职务发明，进而确认涉案专利的权利归属。如果实际发明人隶属于原告单位，或者是原告单位的前员工，但其离职自涉案专利申请日起算不满一年期间内的，判归原告单位所有。

在深圳信炜科技有限公司、莫良华、刘雪春与敦泰科技（深圳）有限公司专利申请权权属纠纷案^[3]中，法院围绕焦点首先就是“谁是涉案申请的实际发明人”，法院经审理后认定，涉案申请的实际发明人为莫良华，涉案申请上显示的发明人刘雪春不是涉案申请的实际发明人，莫良华为了规避法律，以刘雪春作为发明人提交多项专利申请，同时，因莫良华为涉案申请的实际发明人，涉案申请系莫良华在与敦泰公司劳动人事关系终止后1年内作出的、与其任职敦泰公司期间本职工作有关的发明创造，属于职务发明创造，相关权益应归属于敦泰公司。

（三）采用“实质性特点”进行抗辩

在上海东育金属石墨有限公司与袁庆扬专利权权属纠纷案^[4]中，一审上海知识产权法院审理后总结出争议焦点：原告为攀钢公司设计的酸洗切边卷取机的技术特征与涉案专利是否相同。

上海知识产权法院认为：

“涉案专利权利要求书中明确该装置的自动穿头是通过切边导料管实现的，切边导料管带有底板翻动机构。说明书中亦明确本专利需要解决的技术问题包括卷取开始时切边头子被卷筒的夹紧要能自动的问题，通过设置切边导料管，可以把切边剪剪下来的切边引导至卷筒并被夹紧，然后通过底板翻动机构使导料管离开原来的位置，使之不会影响随后的卷取。可见切边导料管和底板翻动机构正是涉案专利主要的发明点。鉴于原告在庭审中认可其设计的酸洗切边卷取机不具有切边导料管和底板翻动机构，即使如原告所说利用夹棍装置能够实现自动导料功能，其与涉案专利所使用的也是完全不同的技术方案，故本院认为原告为攀钢公司设计的酸洗切边卷取机的技术方案与涉案专利不相同，原告据此主张对涉案专利的专利权没有事实及法律依据。”

二审上海高院审理认为：

“根据专利制度的一般原理，在后技术方案即使完全包含了在先专利，如其符合可专利的实质条件，仍可获得专利权。现涉案专利既已获得授权，即应推定其相对于现有技术已具有新颖性、实用性、创造性等获得专利授权的必备条件，袁庆扬作为涉案专利发明的发明人而成为涉案专利的专利权人，并不违背专利法。如东育公司认为袁庆扬不应获得涉案专利权，可通过宣告专利权无效程序予以解决。……本院认为，涉案专利技术方案相较于东育公司为攀钢公司设计的技术方案，已增加了切边导料管和底板翻动机构的技术特征，两技术方案已不属于同一技术方案。社会公众有基于现有技术进行发明创造的自由，如在后的发明创造相较于现有技术具有可专利的实质性特点，即可以获得专利授权，这符合技术创新的规律，亦为现行专利制度所认可。现本案涉案专利已经获得授权，本院可以推定其具有专利的实质性特点，并进而认为其与东育公司为攀钢公司设计的酸洗切边卷取机并不相同。”

二、专利权权属纠纷之最新抗辩类型——现有技术抗辩说

在卓元案中，最高法院认为，涉案专利的技术方案在申请日前已经公开，应为现有技术，涉案专利不应获得专利授权，故不应将涉案专利判原告所有。此为“现有技术抗辩说”。详见下面的裁判要点。

裁判要点

三、“现有技术抗辩说”给业界的启发

（一）扩大了“现有技术抗辩”适用场景

在我国的专利法语境下，现有技术抗辩专指专利法第六十七条的规定，是专利侵权纠纷其中一个抗辩理由，限于比对被控方案与现有技术，其背后的法理是公众有实施现有技术方案的自由。

但在卓元案中，最高院明确了该专利权属纠纷案的法律问题为“现有技术抗辩”，将涉案专利与现有技术的比对也纳进“现有技术抗辩”中，将现有技术抗辩适用的案件从专利侵权纠纷扩大到专利权属纠纷，从而扩展了“现有技术抗辩”适用场景。

（二）将专利权属纠纷与专利侵权纠纷相提并论，丰富了专利侵权理论。

我国的专利法语境下的专利侵权，仅指“未经专利权人许可，实施其专利”的情形，属于狭义的专利侵权，现有技术抗辩也仅限于狭义专利侵权纠纷使用。而本案判决将权属纠纷纳入了广义的专利侵权的“大口袋”中，从而丰富了专利侵权理论，使现有技术抗辩也能够应用在专利权权属纠纷中。

（三）突破专利制度“双轨制”

专利制度“双轨制”是指在职权分工主义下，法院负责审查专利民事纠纷，而对于专利权的有效性审查，专属于国务院专利行政机关——国家知识产权局，两个机关分工配合，但不得相互替代。

本案中，最高法院在专利权权属纠纷中接受“现有技术抗辩”，既将涉案专利与现有技术进行比对，又将涉案专利与原告的在先技术成果比对，使法院的司法审查具有多重视角，通过对涉案专利的专利性的否定性评价，涉案专利实际上已处在“社死”的状态，巧妙地突破我国专利制度中的“双轨制”，实现司法“一元化”，免去社会公众启动无效程序的诉累，又遏制了现专利权人发动侵权诉讼的冲动，践行最高人民法院提出能动司法、‘抓前端、治未病’、双赢多赢共赢、案结事了、政通人和等司法为民的理念，不断推动法院审判工作现代化，从而节约司法资源提高审判效率。

四、结语

本文通过梳理专利权权属纠纷传统审理规则，介绍最高人民法院在卓元案中确认的新的抗辩类型——现有技术抗辩说。略有遗憾的是，卓元案中出现了 “本案现有证据可以证明涉案专利系现有技术不应获得专利授权，故本案不应将涉案专利判归卓元公司所有”的逻辑错误，其中的“涉案专利系现有技术不应获得专利授权”与“本案不应将涉案专利判归卓元公司所有”没有任何逻辑关联；又如，判决认为“如果卓元公司认为涉案专利亦不应归米兹公司所有，可通过无效宣告程序或者其他法律途径予以解决”。

其实，无效宣告程序只能解决该专利的有效性与否问题，而不能得出在该专利权“帽子”下的技术方案（不论其是否申请）到底归属于谁的问题，而“其他法律途径”恰恰只能是提起专利权权属纠纷，本案原告卓元公司已经这样做了。不过，瑕不掩瑜，我们仍然欣赏最高人民法院的勇于探索的精神，并期待着最高人民法院进行总结审判经验，积极探索多角度的争端解决机制。

注释（上下滑动阅览）

【1】见（2023）最高法知民终1956号民事判决书。【2】陶义诉北京市地铁地基工程公司发明专利权属纠纷案，《最高人民法院公报》1992年第3期。【3】深圳信炜科技有限公司、莫良华、刘雪春与敦泰科技（深圳）有限公司专利申请权权属纠纷案：最高人民法院（2021）最高法知民终524号民事判决书。【4】上海东育金属石墨有限公司与袁庆扬专利权权属纠纷案，上海知识产权法院(2015)沪知民初字第568号民事判决书，上海市高级人民法院(2016)沪民终171号民事判决书，最高人民法院(2016)最高法民申2905号民事裁定书。

作者简介

林烨，山东大学法学硕士，广东君之泉律师事务所合伙人，拥有十年以上的专利、商业秘密、不正当竞争、竞业限制等领域的诉讼及非诉经验，代理了诸多高端知识产权诉讼案件，例如华为诉SolarEdge专利侵权系列案（获得诉中禁令、评为2020年度广州知识产权法院十大典型案例）、汇顶公司诉极豪公司等侵犯发明专利权纠纷案（获得诉前禁令）、Staples专利无效行政诉讼再审案（评为2017年度具有指导意义的典型知识产权案件）等，拥有丰富的知识产权诉讼经验；同时为多家企业提供知识产权非诉业务，包括企业知识产权合规建设、企业专利战略、企业商标管理系统、定制化培训等。

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作者：林烨

编辑：Sharon

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