目次
一、337调查简介二、启动337调查的基本要件分析（一）原告应该是涉案专利“全部实质权利”的主体（二）原告应当具有“国内产业”要件三、从“337调查的基本要件”为出发，寻求抗辩路径337调查程序是美国国际贸易委员会（International Trade Commission，ITC）依据美国《1930年关税法》第337节的有关规定，针对进口贸易中的知识产权侵权行为以及其他不公平竞争行为开展行政调查，裁决是否侵权及有必要采取救济措施的一项准司法程序。[1]337调查在程序法方面，主要适用《ITC操作与程序规则》、美国《联邦法规汇编》关于ITC 调查的有关规定、《联邦证据规则》中关于民事证据的规定及《行政程序法》中关于行政调查的有关规定等。其中，《ITC 操作与程序规则》是美国国际贸易委员会这一行政机构自身的程序规则，也是337调查的核心规则。337调查是因申请或自行对进口贸易中的知识产权侵权以及其他不公平竞争行为启动调查并采取制裁措施的制度，是美国特有的一种贸易救济手段，在保护美国知识产权方面作用显著。其中，所采取的制裁措施包括普遍排除令、有限排除令、停止令、同意令、罚款、扣押没收令和临时救急措施等。337调查的基础程序主要包括提出申请、立案调查、应诉、证据开示、预审会议、听证会、行政法官（ALJ）初裁、ITC复审和终裁、总统审查及联邦巡回上诉法院等，其审理周期一般在18个月内完成。由于337调查具有快速且起诉门槛低等优点，近年来成为众多大企业在美国进行知识产权维权的一个重要选择，尤其是专利权侵权纠纷案件基本占到和知识产权有关的337调查的90%，从而实现制止竞争对手在美国市场的过度抢占。下图是2012—2022年中国大陆企业涉美国337调查案件量的统计数据，[2] “根据美国国际贸易委员会的官方数据，2021年，美国新增337调查案件达82起，创下自2006年以来的新高。自2012年以来，337调查案件中超过30%的案件都涉及中国大陆企业。在2019年，中国大陆企业涉案26起，占当年全部调查案件量的近60%。截至2022年5月23日，在今年337调查程序新增案件中，已有三十余家中国大陆企业成为涉案企业。”[3]
图1
337调查中的申请人是向ITC提出申请，宣称其一项或多项知识产权受到侵犯，或者受其他不公平行为影响的当事方。其中，在一起337调查中，申请人可以是一个或多个实体或自然人，只要其认为进口产品侵犯了其在美国登记或注册的专利权、商标权、版权或集成电路布图设计权，并能够证明美国国内已经存在或正在形成相应的国内产业，都可以依法向ITC提起337调查申请。[4]具体来说，若是申请人（即“原告”）打算启动337调查，则需要满足以下基本要求[5]：（2）原告是适格的原告，不存在必要共同权利人未参与此337调查程序的情形；（5）原被告间未达成妨碍提起337调查的仲裁协议。以上5个基本要件可以认为基于程序法的要求，第（1）和（5）项是针对管辖和救济途径的限定；第（2）项是对原告适格性的要求；第（3）项是对原告的涉诉知识产权的实施的要求；第（4）项是对涉诉产品的存在形态的要求。其中，由于以上5个基本要件中，原告是否满足第（2）、（3）和（4）项的基本要件，则是对337调查的结果起着决定性的作用。故，在很多337案例中，被申请人（即“被告”）会针对第（2）、（3）和（4）项的基本要件，提出抗辩，从而迫使原告撤诉。以下笔者将尝试针对以上基本要件中的第（2）和（3）项进行分析，旨在厘清相关条款的内涵和适用情形。首先，美国专利侵权诉讼的适格原告主体的相关法律依据是《美国专利法》。根据《美国专利法》第35 U.S.C. § 281条规定的可提起专利侵权诉讼的“专利权人（patentee）”应指获得了涉案专利“全部实质权利（all substantial rights）”的主体，该主体包括原专利权人的后继者和获得了“全部实质权利”的专利被许可人。获得了涉案专利“全部实质权利”的主体有权以自己的名义（针对侵权行为）单独提起诉讼。原告是否获得了涉案专利“全部实质权利”就成为法院评估其是否有权提起侵权诉讼的决定性考量因素。在评估原告是否获得了涉案专利“全部实质权利”时，主要的考量因素是专利权人将哪些权利授予给了被许可人，而自己又保留了哪些权利。具体来说，在这些考量因素中，法院将重点评估专利权人是否将针对侵权人的起诉决定权授予被许可人、专利权人是否自己保留了针对侵权人的起诉决定权、被许可人是否有权将其在专利许可协议下获得的权利转让予他方等方面。[6]也就是说不论是在337调查或者地区法院的专利侵权诉讼中，原告的适格性问题都是要依据《美国专利法》第35 U.S.C. § 281条规定而判定。其次，若是原告是由于不具有“全部实质权利”而可能被驳回起诉，针对原告的救济程序，主要存在以下可能性：（1）法官在程序上给予原告保护，允许原告在一定期限内增加其他共同专利权人为共同原告，从而满足原告的适格性。例如：“在 Alpha One Transporter, Inc. v. Perkins Motor Transport, Inc., Case No. 13-cv-2662-H-DHB (S.D. Cal. Sept. 11, 2014)案中，法官因部分共同专利权人未能一同提起诉讼而驳回了原告的起诉，但法官也允许原告在三十天内增加其他共同专利权人为共同原告。”[7]（2）ITC内部的救济程序：针对ITC/ALJ的裁决，申请复审/复议。（3）ITC裁决的救济：针对ITC/ALJ的最终裁决，可以向CAFC上诉（美国联邦巡回上诉法院）。最后，虽然原告适格性是属于程序问题，但基于每个案子的具体情况不同（包括但不限于是否存在共同权利人、被许可人对涉案专利的权限范围、专利许可协议的期限等等问题），针对原告是否具有“全部实质权利（all substantial rights）”，都是需要具体分析，同时还有审理法官的个人对此法条的理解等因素的影响。若是原告选择337调查作为知识产权的维权路径，原告则需要承担证明其在美国存在国内产业的举证责任。这一点也是337调查与普通的美国地区法院的民事诉讼程序完全不同。那么，为何申请ITC的程序进行救济，原告需要承担“国内产业”的举证责任呢？如前所述，337条款其根本上是一个贸易条款，而不是如《美国专利法》这样的具体执行知识产权的专门法。对于“国内产业”的要求，ITC所要解决的根本问题是对本国产业的保护，其要裁决的对象是“美国产业和那些寻求从国外进口产品的人之间的贸易纠纷”。解决贸易中的知识产权纠纷也是美国ITC机构所担当的重要使命和任务。基于法定的知识产权权利的337调查案件构成了337调查的大部分，美国国际贸易委员会通常将国内产业的分析分成“经济方面”（在美国有重大的不仅仅是销售行为的商业运行）和“技术方面”（证明原告的经济活动和它主张的知识产权的使用有关，通常通过证明原告的产品利用了争取以的知识产权来证明）两个要素。经济方面，当原告能够证明在美国的实质性或重要的经济活动与所主张的知识产权有关联时，就满足了国内产业要求的经济要件。证明国内产业的经济要件的标准取决于所指控的不公平行为的类型，如是专利或商标侵权的等法定知识产权类型的337调查。根据《美国法典》第19卷第1337(a)(3)条，原告可以通过证明与涉案的知识产权有关的下列情况之一来满足经济方面的要求，即可被视为存在美国国内产业：“有争议的专利、版权、注册商标、或者半导体集成电路布图设计（掩膜作品），如果在美国有——（A）对工厂和设备的重大投资。
（B）大量雇佣劳动力或资本；
（C）在使用知识产权方面（包括工程、研究和开发、或是授权许可）有实质的投资。”[8]
其中，原告需要作出“大量”的经济投资，但该法规中未明确说明判定“大量”的标准。ITC不会根据“任何死板的数学公式”确定相关投资或雇佣的劳动力是否为“重大”或“大量”。相反，ITC会根据受知识产权保护的产品，就具体情况个案分析评估符合资格的投资和/或雇佣活动是否为“重大”或“大量”。技术方面，即在337调查中，原告需要举证被告的产品是在美国实施了涉案知识产权的技术。这也是通常在专利侵权纠纷案件中，在原告起诉阶段，原告需要提供涉案专利的权利要求和涉案产品的技术特征比对表的原因所在。其法律依据是根据《美国法典》第19 卷第1337(a)(2)条规定的“国内产业要求”的“技术要点”，原告必须实施诉争的知识产权的“产品”。对于专利侵权纠纷案件而言，要求原告证明其本身或其授予许可的一个被许可人至少实施了每个被主张专利的其中一个有效权利要求，但不要求该实施权利要求必须是原告主张侵权的权利要求。同样，对于非专利案件，原告必须证明有实际利用该知识产权的产品。针对以上所探讨的337调查所要满足的基本要件，若是所在企业遭遇337调查，则可以考虑从具有决定性作用的程序法层面出发，通过深入分析案情，找出突破点。同时，要积极运用337调查中“百日速裁”程序助力，以实现逼迫原告撤诉的目的。ITC在2013 年推出了被称为“百日速裁”的程序，并于2018 年正式确立了“百日速裁”程序。该是美国国际货易委员会(ITC)提供的一种快速的证据开示、事实查明和裁决机制，旨在337 调查中优先解决是否存在国内产业、是否满足进口要件和原告是否适格等前置性问题。该程序最大优势是为企业快速赢得不满足337 调查基本要求或在决定性问题上存疑的案件提供了可能性，将应诉对企业的影响降到最低，为付出低成本取得速胜创造了条件。（1）在应诉准备工作启动之时，我们就需要做到 “切勿推定认为提起诉讼的专利权人是适格原告”。若是遭遇ITC的专利侵权纠纷时，被告方应当仔细审查涉案专利的发明过程之诉讼文件，不能推定认为提起诉讼的专利权人是适格原告，而是需要深挖涉案专利是否存在其他专利权人（或者被许可人等信息）。如果确实存在其他专利权人，且未参与诉讼的其他专利权人未明确放弃“以共同原告的身份加入专利侵权诉讼”，则被告有机会在ITC调查的早期就从ALJ处获得驳回起诉的裁决。[9]与此同时，可以考虑向ITC提交“百日速裁”的申请，并提供充分的证明材料，以快速实现诉讼目的。（2）针对非美国本土企业或美国非实体产业所提起的337调查，要着眼于原告是否符合“国内产业”要件进行突破。例如，在案例1：牛磺酸案（337-TA-1146）中，针对原告的“国内产业”的挑战，并充分利用“百日速裁”程序，实现原告撤诉，快速结案。2019 年1 月30 日，美国Vitaworks IP 公司等申请人依据《美国1930年关税法》第337节规定，向ITC 提出申请，指控对美出口、在美进口或在美销售的牛磺酸（2-氨基乙烷磺酸）产品及其生产工艺侵犯其专利权，请求ITC 发起337 调查并发布有限排除令和禁止令，主要被告是湖北潜江永安药业股份有限公司等中国企业。2 月14 日，中国企业提交启动百日速裁程序的申请。在2019 年2 月28 日ITC 颁布的立案通知中，ITC 支持了被告的百日速裁程序请求，指定行政法官在立案后100 天内，先确定原告是否满足国内产业经济要件。因为百日速裁程序的调查中心落在原告一侧的国内产业问题上，这不仅减轻了被诉企业在时间、精力和成本上的负担（包括进行全面证据开示的成本和工作量），还使得原告的前期负担大大增加，为被诉中国企业赢得了宝贵的应诉主动权。再如，案例2：便携式电池启动器案（337-TA-1256）中，同样也是针对原告的“国内产业”的挑战，并递交“百日速裁”申请（未被ALJ同意），实现原告撤诉，快速结案。2021年1月，美国NOCO公司向TC申请发起337调查，指控中国公司电将军公司等110 家汽车应急启动电源企业，侵犯其两件专利和两件商标，并请求颁布普遍排除令和禁止令；2021年3月17日ITC启动337调查；电将军公司针对其涉案专利US10,604,024（简称’024）提出不满足“国内产业”挑战。2022年4 月29日， ITC作出初裁，即’024专利不满足国内产业要求，电将军公司未违反337 调查的规定；2022 年8 月29 日，ITC作出终裁，即’024专利不满足国内产业要求，电将军公司未违反337 调查的规定。通过以上337案例可知，作为应诉方在早期应该全面且深入地针对每一件涉案的知识产权，从其需要满足的“337调查的基本要件”出发，寻找突破点。同时积极尝试“助力程序”，如百日速裁等，以实现“四两拨千斤”，节省应诉过程中的成本开支，塑造中国企业积极的国际知识产权形象注释（上下滑动阅览）
【1】中化人民共和国商务部，美国337调查， http://ipr.mofcom.gov.cn/zhuanti/337/337_index.html，访问时间：2023-11-06。【2】徐四立、熊巍，《特稿丨2012—2022年中国大陆企业涉美国337调查案件统计分析》，知产力微信公众号，2022-06-25。【3】同2。【4】同1。【5】桂佳、国家海外知识产权纠纷应对指导中心，《美国337调查程序详解与实务指南》， 2021年12月21日。【6】JOHN C. PAUL, D. BRIAN KACEDON; MINDY L. EHRENFRIED. Exclusive Patent LicenseesLack Standing to Sue for Infringement Without the Patent Owner if the LicenseAgreement Contains a Fixed Term that Expires Before the Term of the LicensedPatent and the Licensor Retains a Reversionary Interest [OL].【7】桂佳，《周末特稿 | 美国专利实务分享——谁是提起专利侵权诉讼的适格原告？》，知产力公众微信号，2020-02-08。【8】《美国法典》第19卷第1337(a)(3)条。【9】同7。
作者简介
朱娟 隆天律师事务所 合伙人、律师、专利代理师朱娟律师擅长专利 FTO、侵权分析、专利无效、公众意见、专利申请、法律意见等知识产权实务工作，尤其在显示技术、新能源电池、新能源光伏、半导体领域及通信等多个技术领域具有深入的法律、技术和商业层面研究；同时，兼具大型跨国企业丰富的企业识产权管理经验，擅长知识产权策略制定和执行，以及知识产权精细化和全流程管理等。联系方式：
邮箱：zhujuan@lungtinlaw.com电话：+ (86)-21-6085 0566
作者：朱娟
编辑：Eleven
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