董春华丨美国知识产权法中的惩罚性赔偿

董春华

上海市法学会外国法与比较法研究会理事，华东政法大学知识产权学院教授

主要研究方向：比较侵权法

代表作：《论美国侵权法限制运动及其发展趋势》，（《比较法研究》2014.2）、《论比较过错制度在故意侵权中的适用》，（《现代法学》2017.6）、《论单独侵权致同一损害适用按份责任的例外》，（《法商研究》2022.1）。

一、缘起

2008年，我国国务院发布《国家知识产权战略纲要》，决定实施国家知识产权战略，将知识产权工作上升至国家战略层面。2018年，国务院政府工作报告明确提出，要强化知识产权保护，实行侵权惩罚性赔偿制度。

在过去的10年里，我国从2013年商标法第63条规定恶意商标侵权的惩罚性赔偿，至今已经形成了著作权法、商标法、专利法、反不正当竞争法、植物新品种等故意侵权的惩罚性赔偿立法体系，最高人民法院也配套了《关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》，对司法实践中故意和情节严重的考量因素做了详细规定。我们的立法、司法和学术研究都对知识产权故意侵权的惩罚性赔偿做了很多工作，但要在短期内，把握好知识产权适用惩罚性赔偿的标准，还有很长的路要走。美国知识产权法中的惩罚性赔偿特别是专利法中的惩罚性赔偿已有200多年的历史，深刻地影响着美国的实业甚至整体创新经济的发展。因此，了解美国知识产权法中的惩罚性赔偿，对我国当下知识产权侵权惩罚性赔偿立法的准确适用有重要意义。

二、知识产权惩罚性赔偿的名称如何互通

我国虽然建立了知识产权故意侵权的惩罚性赔偿立法体系，但商标法、著作权法、专利法、反不正当竞争法和种子法中实际上从未出现过“惩罚性赔偿”这五个字，所使用的语言是“在一倍以上五倍以下确定赔偿数额”。2009年通过的侵权责任法第47条在产品侵权责任中使用了“惩罚性赔偿”这一表述，这是我国首次从侵权意义上规定惩罚性赔偿，民法典继承了该条文规定，新增加的生态环境故意侵权和知识产权故意侵权适用惩罚性赔偿，所使用的也是“惩罚性赔偿”这一说法。

大家知道，按照惩罚性赔偿的直接翻译，惩罚性赔偿应该翻译成punitive damages，可当你使用Punitive damages in IP或IP law的关键词搜索相关信息时，你会发现你很难找到美国知识产权法的相关内容，因为搜到的内容都是中国知识产权法中惩罚性赔偿的立法和司法适用状况的介绍。为什么呢？原来美国知识产权法中的惩罚性赔偿并不叫punitive damages，而叫做enhanced damages，翻译成中文叫“加重赔偿”，punitive damages主要在一般侵权的tort中使用。所以，大家下次搜索相关信息时一定要找对关键词。

三、美国传统知识产权法中的惩罚性赔偿

美国知识产权惩罚性赔偿历史那么悠久，应该立法完备、司法适用也很准确了吧？和我们中国不同，美国知识产权侵权的惩罚性赔偿看似并不完备，因为它的著作权法中至今都没有采纳惩罚性赔偿制度，只有专利法和商标法适用惩罚性赔偿制度，虽然也有学者大力倡导在著作权法中适用惩罚性赔偿，但至今也未奏效。美国专利法的第284条规定发生故意专利侵权行为时，美国现行商标法兰哈姆法第35条（b）款规定发生counterfeiting即仿冒商标行为时，法院可以判决实际损失或者利润的最高三倍的赔偿，表述的语言是：increase the damages up to three times。

四、中美知识产权惩罚性赔偿的比较

刚才提到，我国知识产权侵权惩罚性赔偿的立法规定1-5倍的损害赔偿，美国知识产权法规定增加的损害赔偿最高可至3倍，你会不会认为我们国家的知识产权保护更加严格、惩罚力度更大？目前看来，还很难得出这样的结论。我分享两个小例子，大家自己体会：

关于知识产权侵权惩罚性赔偿的构成要件

中国知识产权侵权惩罚性赔偿的构成要件是故意和情节严重，美国专利法和商标法规定的加重赔偿只要求“故意侵权”，英语表述为willful infringement，并没有“情节严重”的要件。大家知道，责任构成要件越少，构成责任的可能性越大，所以，大家体会一下，中国知识产权侵权惩罚性赔偿多一个情节严重的要件是不是举证难度大一些。

Tiffany v. Costco案

这个案件的当事人都为大家所熟知，Costco因出卖的饰品上带有Tiffany的标志，被认定构成商标侵权。虽然该案二审期间被调解了，但一审判决赔偿数额的计算非常有趣。陪审团判决，Costco支付给Tiffany370万美元的直接利润损失，180万美元的间接利润损失，以及825万美元被叫做punitive damages的赔偿，法官则将直接利润损失370万美元乘以3倍，加上180万美元间接利润损失，再加上825万美元的punitive damages，判决2115万美元的损害赔偿。可见，美国知识产权侵权中的3倍加重赔偿是可以和punitive damages同时适用的。请体会一下这个赔偿的力度。

以上例子可以看出，美国知识产权侵权的惩罚性赔偿实际上不见得比中国宽松、力度弱，我们没有办法因为我国规定最高可至5倍的损害赔偿，就得出我国知识产权保护力度更大的结论。说哪个国家的惩罚性赔偿制度更严格，要视情况而定。

五、思考

我国未来知识产权侵权惩罚性赔偿的适用要如何把握尺度，美国专利故意侵权惩罚性赔偿的发展能给我们一些启发。还是用两个小例子和大家分享。

美国专利法早期惩罚性赔偿的修订

对于加重赔偿的规定，1793年的专利法规定损害赔偿至少为三倍；1800年的专利法修订为实际损失的三倍；1836年的专利法则修订为不超过实际损失的三倍。能够感受出，加重赔偿倍数之修订的背后肯定是惩罚措施和创新经济发展之间互动的结果，并非惩罚力度越大越好。

美国专利法司法实践相关标准的起伏发展

1983年，美国联邦法院在Underwater Devices v. Morrison-Knudsen案中确立了侵权人的“积极注意义务”规则，被告必须通过相当的证据证明咨询过专业律师或者专家，才可能排除故意侵权的认定，对被告的举证要求实质更高了。而在2007年的Seagate案中，联邦法院将故意侵权的举证责任由被告转移至专利权人，还提出了确定惩罚性赔偿较为严格的两步测试标准，权利人需要提供“明确且有说服力”的证据，因此，要证明构成故意侵权的难度大大增加了。为了改变这一局面，2016年的Halo和Stryker Corporation两个案件中，美国联邦最高法院将证据标准修改为一般民事案件要求的优势证据标准，还明确指出，Seagate案标准中设立的严格标准和条件与美国专利法第284条的内容是不符的。此案是美国联邦最高法院首次直接审理加重专利侵权损害赔偿的案件，它对Seagate案标准的否定，降低了专利权人证明故意侵权以及增加赔偿金的难度。

因此，美国专利法惩罚性赔偿的立法修订和司法中证据标准和故意侵权标准有时松有时紧的变化，反映出美国立法机关和法院对适用知识产权侵权惩罚性赔偿不断变化的态度，也反映出惩罚性赔偿的措施与当时的创新经济发展之间的张力。我国当下虽然在知识产权侵权中大力倡导适用惩罚性赔偿，也有了极其细致的司法解释作为指引，但法院在个案中如何把握适用惩罚性赔偿的尺度，如何确定最适当的赔偿数额，以平衡好保护知识产权权利人和侵权人之间的利益，进而平衡好知识产权垄断和公共利益的关系，还需要长期的探索，更需要对惩罚性赔偿的适用持谨慎态度。

责任编辑：骆  珍   张雪雯

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