略谈权利要求的解释及“禁止反悔”原则的适用-简评湖北午时药业股份有限公司与澳诺（中国）制药有限公司、王军社侵犯发明专利权纠纷案

作者： 鲁礼炎  隆安律师事务所 合伙人  专利律师

   中国医保商会药融圈分会 副会长

   主要从事生物技术及制药领域专利保护、专利分析与布局、专利实施与转化；专利无效、专利侵权诉讼等。熟悉医药FDA/CFDA监管规则，擅长医药初创项目的股权设计与规划，拥有医药项目天使轮、A轮、B轮成功融资经验。鲁律师先后就读于华东政法大学法律学院、上海交通大学药学院。

导读

2006年11月25日，澳诺公司起诉至河北省石家庄市中级人民法院称，澳诺公司发现午时药业公司生产并在河北等地广泛销售其产品新钙特牌“葡萄糖酸钙锌口服溶液”，并在王军社经营的保定市北市区鑫康大药房公证购买了被诉侵权产品，午时药业公司和王军社侵犯其发明专利权。一审法院判决午时药业公司构成侵权。午时药业公司不服该判决，向向河北省高级人民法院提起上诉，河北省高级人民法院于2007年12月17日作出判决，驳回上诉。午时药业公司不服，向最高院提出再审请求，最高院经审理认为午时药业公司、王军社生产、销售被诉侵权产品的行为不构成侵犯专利权。

1案件当事人信息  

申请再审人(一审被告、二审上诉人)：湖北午时药业股份有限公司

被申请人(一审原告、二审被上诉人)：澳诺(中国)制药有限公司

审理法院：最高人民法院

案件编号：（2009）民提字第20号

2案件背景信息  

1、孔彦平是 “一种防治钙质缺损的药物及其制备方法”发明专利的专利权人，与澳诺公司签订《专利实施许可合同书》，约定，孔彦平将涉案专利许可澳诺公司独占实施，授权期限同专利期限，无地域和使用方式限制，如发生第三方实施对本专利的侵权行为，由被许可方独立向侵权行为人提起诉讼，相关法律后果(利益或损失)均由被许可方承担。

2、涉案专利申请公开文本中，其独立权利要求为可溶性钙剂，国知局在审查过程中认为该权利要求书中使用的上位概念“可溶性钙剂”概括了一个较宽的保护范围故得不到说明书的支持，应当对其进行修改，申请人根据审查员的要求，对权利要求书进行了修改，将“可溶性钙剂”修改为“活性钙”。

3、为判断午时药业公司生产的“葡萄糖酸钙锌口服溶液”技术特征是否落入澳诺公司所主张的专利权保护范围，一审法院委托了北京紫图知识产权鉴定中心进行了技术鉴定。该机构做出的鉴定结论为：“湖北午时药业股份有限公司生产的‘新钙特牌’葡萄糖酸钙锌口服溶液药品与涉案专利的技术方案相等同。”

3争议焦点  

• 权利要求1是否为封闭式结构以及对于权利要求1中记载的“活性钙”应如何解释？

• 活性钙与葡萄糖酸钙是否等同？

4法院观点 

4.1 权利要求1是否为封闭式结构以及对于权利要求1中记载的“活性钙”应如何解释？

专利权利要求1为组合物权利要求，采用了“由下述重量配比的原料制成的药剂”的表达方式。权利要求1的这种表达方式，并不属于国家知识产权局制定的《审查指南》(2006年版)第二部分第十章第4．2．1节所列举的“由……组成”、“组成为”等封闭式表达方式的形式。此外，从权利要求1与权利要求2的限定关系看，权利要求1也不是封闭式表达方式。从属于权利要求1的权利要求2限定了药剂为散剂或口服液。一般而言，从属权利要求是对独立权利要求的进一步限定而非扩张。在从属权利要求2进一步限定了权利要求1中的药剂可以是散剂或口服液的情况下，显然权利要求2还包括除了活性钙、葡萄糖酸锌、谷氨酰胺或谷氨酸之外的其他组分，说明权利要求1可以包括除了活性钙、葡萄糖酸锌、谷氨酰胺或谷氨酸之外的其他组分。因此，权利要求1应当理解为开放式表达方式的权利要求。

在专利申请公开文本中，葡萄糖酸钙与活性钙是并列的两种可溶性钙剂，葡萄糖酸钙并非活性钙的一种。从涉案专利审批文档中可以看出，专利申请人进行上述修改是针对国家知识产权局认为涉案专利申请公开文本权利要求中“可溶性钙剂”保护范围过宽，在实质上得不到说明书支持的审查意见而进行的，同时，专利申请人在修改时的意见陈述中，并未说明活性钙包括了葡萄糖酸钙，故被申请人认为涉案专利中的活性钙包含葡萄糖酸钙的主张不能成立。     

4.2 活性钙与葡萄糖酸钙是否等同

专利权人在专利授权程序中对权利要求1所进行的修改，放弃了包含“葡萄糖酸钙”技术特征的技术方案。根据禁止反悔原则，专利申请人或者专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，在专利侵权纠纷中不能将其纳入专利权的保护范围。因此，涉案专利权的保护范围不应包括“葡萄糖酸钙”技术特征的技术方案。被诉侵权产品的相应技术特征为葡萄糖酸钙，属于专利权人在专利授权程序中放弃的技术方案，不应当认为其与权利要求1中记载的“活性钙”技术特征等同而将其纳入专利权的保护范围。原审判决对禁止反悔原则理解有误，将二者认定为等同特征不当。

5观点及启示 

5.1 关于发明专利权保护的范围和解释

根据现行《专利法》第五十九条之规定，专利权的保护范围以权利要求的内容为准。但权利要求对于技术方案的保护范围往往是模糊的，特别是权利要求采用功能或者效果的限定来表述某些技术特征时，权利要求的范围往往是模糊的，此时如何进行合理解释变得尤为重要。

根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》相关规定，专利申请文件的说明书、权利要求书、附图及专利审查档案可作为解释权利要求的依据。在解释权利要求时，可以结合专利说明书中记载的技术内容以及权利要求书中记载的其他权利要求，确定该权利要求中技术术语的含义。

5.2 “禁止反悔”原则及其适用

禁止反悔原则”是指在专利审批和无效程序中，专利权人通常会进行意见陈述或修改权利要求，专利权人通过陈述或修改明确放弃的内容，在专利侵权诉讼中不得再次纳入到权利要求的保护范围内。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（》法释〔2009〕21号）第六条规定“：专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（法释〔2016〕1号）第六条又规定：“人民法院可以运用与涉案专利存在分案申请关系的其他专利及其专利审查档案、生效的专利授权确权裁判文书解释涉案专利的权利要求。专利审查档案，包括专利审查、复审、无效程序中专利申请人或者专利权人提交的书面材料，国务院专利行政部门及其专利复审委员会制作的审查意见通知书、会晤记录、口头审理记录、生效的专利复审请求审查决定书和专利权无效宣告请求审查决定书等。”

上述司法解释明确了“禁止反悔”原则在审理专利侵权案件中的适用，本质上，“禁止反悔”原则是“诚实信用“原则在专利纠纷领域的具体体现。在专利的生命周期中，不同的阶段和情形，其具体如何应用“禁止反悔”原则，笔者认为需要根据具体的情形来理解和适用，譬如在申请授权阶段，发明人和审查员对于权利要求的范围存在边界不一致的情形，但是专利授权了，此时认定权利要求的范围，应该以发明人理解的为准还是审查员理解的为准？又如，在专利行政程序里，专利权人为了有效的举报侵权行为，在举报材料里对于专利权的范围表述未进行严谨的表述，缩小了范围，后续的侵权程序启动时，是否也可以此作为“禁止反悔”的证据？等等。

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