金杜知卓 | 申请美国专利必读秘笈系列（二）：专利管理策略篇
本文作者基于在美国、中国多年的执业经验，对企业申请美国专利的常见实务问题进行解答，并给出美国企业实务干货经验供借鉴。
上期回顾：
在本系列上一篇文章中，我们主要介绍了申请美国专利过程中的一些实务干货。本文中，笔者与大家分享一些国外企业在进行专利管理方面的策略及实践。
对于在中国完成的发明申请美国专利，目前中国企业的一种常见做法是先撰写并提交中国专利申请，然后中译英通过PCT（专利合作条约）或者《巴黎公约》进入美国。
而不少国外企业对于在中国完成的发明（比如由跨国企业的中国研发中心完成），常常是先以英文撰写好美国专利申请但不提交，然后英译中先提交中国专利申请以及请求保密审查，这样满足中国《专利法》第19条关于保密审查的要求，然后再将已经写好的美国专利申请通过《巴黎公约》进入美国。
这种做法不无道理。以英文作为初稿撰写语言有很多好处。首先是其进入欧洲等主流地区无需再进行翻译，其次一般认为以美国专利为标准撰写的文书质量较高，进入其他地区能够提升授权成功率和专利质量。但这对代理人的能力提出了较高的要求。
笔者曾经处理过很多基于中国专利申请然后中译英进入美国的申请，由于语言和法律的差异，中文翻译成英文的权利要求容易导致在中国法律下常用的一些语言，翻译后在美国法律下却是应该避免的语言。一个常见例子是中国专利申请中的方法权利要求中常会用到“第一步”“第二步”这样的词汇，然而在美国方法权利要求中这类词汇是应该避免的，因为只要没有这类明确顺序的词汇，美国方法权利要求中步骤实施的顺序是无限制的。另一个普遍问题是中文权利要求中常用的词汇诸如“模块”“单元”翻译过后则是“module”“unit”。而“module”“unit”这类词汇在美国专利申请中很容易被审查员解释成means-plus-function，而导致过窄的保护范围，因而是应该避免的语言。
美国法律有明确的专利期调整制度（Patent Term Adjustment - PTA），补偿由于美国专利局（USPTO）自身审查延误导致的专利期损失。USPTO自身审查延误往往会导致专利的授权日（issue date）延后，致使从授权日到专利过期日的专利期变短，因此需要补偿，也就是相应延后专利过期日。
美国PTA补偿是由USPTO自动给予专利权人，无需申请。PTA具体补偿天数会出现在USPTO的授权通知Issue Notification中，也会出现在公开的专利文件首页。实际情况中补偿天数时常能达到几百天，对于专利权人来说无论是收取许可费或者发起侵权诉讼都是不应忽视的一个因素。
中国2020年修订的《专利法》第42条也规定了类似的专利期调整制度，包括：自发明专利申请日起满四年，且自实质审查请求之日起满三年后授予发明专利权的，国家知识产权局应专利权人的请求，就发明专利在授权过程中的不合理延迟给予专利权期限补偿，但由申请人引起的不合理延迟除外。另外，为补偿新药上市审评占用的时间，对在中国获得上市许可的新药相关发明专利，国家知识产权局应专利权人的请求给予专利权期限补偿。补偿期限不超过五年，新药批准上市后总有效专利权期限不超过十四年。根据该规定，在中国，申请人需要主动提出申请才能获得专利期限的补偿。
在美申请专利比在中国昂贵得多。中国发明专利的官费仅900元（10项权利要求），而美国专利则高达1820美元/件，申请批准后还需要支付授权费1200美元。这还不算在申请过程中所需的官费，从零到上千美元甚至更高都有可能。申请过程中产生官费的情况主要包括提交一次甚至多次继续审查请求（Request for Continued Examination）或者上诉。所以怎么多快好省地申请美国专利是企业必须考虑的问题。以下是一些省钱秘笈：
（1） 虽然基础消费高，但该费用下，可以最多容纳20个权利要求，3个独权。就看专利代理人能不能帮企业充分利用了。
（2） USPTO对于大学以及500雇员以下规模的中小型企业所有官费减半。并且，符合要求的申请人在提交专利申请时直接主张小实体状态（small entity status）并缴纳50%官费即可，无其他手续。
（3） 专利撰写时对权利要求范围作出合理规划，避免提出继续审查请求。这样能省下相当数额的官费及律师费。这很大程度上取决于专利律师的代理经验。实务中，笔者在撰写时会有意在权利要求中包含1-2个较窄的从权，目的是争取收到第一次通知（Non-final Office Action）时这1-2个从权包含可批准内容（allowable subject matter）。此时企业处于可自主选择的地位，既可以接受这1-2个从权获得快速授权，也可以去争辩获得更广的独权。如果争辩成功最好，如不成功，仍然可以在收到第二次通知（Final Office Action）时接受这1-2个从权，从而避免提出继续审查请求。
具有成熟专利实践的企业内部通常将专利申请按重要程度分级，一般会分为三级到五级，主要是按该专利申请所保护的技术对公司重要程度来决定。比如最高一级的专利申请将来有可能成为标准必要专利，而最低一级的专利申请则主要是为了扩充专利库。
这种分级制度一个很重要的作用是告知外部律师不同分级对应不同的申请策略，因而对外部律师的工作目标有了明确的指导。比如对最高一级的专利申请，企业往往要求外部律师在撰写时权利要求范围广一些，而在申请过程中则不轻易修改权利要求，在申请策略上也不追求尽快获得批准，而是追求能够获得的最广的保护范围，并且为此不惜花更多的费用提交继续审查请求或者上诉。对于中间级别的专利申请，则以追求合理保护范围为目标，外部律师可以修改权利要求以获得批准，但对于审查员明显不合理的拒绝，在企业法务的授权下也可以提交继续审查请求或者上诉。而对于最低一级的专利申请，则要求外部律师在撰写时权利要求范围窄一些，申请时允许甚至鼓励外部律师为了尽快获得批准而修改权利要求。
另外，专利分级制度可以帮助企业决策是否需要继续为已经授权的专利支付年费。众所周知，发明专利的年费随着年限的提高而增加。对于拥有大量授权专利的企业来说，每年的专利年费是一笔不小的成本。专利分级制度可以帮助该类企业有效地筛选出已经被市场淘汰的技术、或已经不再需要继续维护的专利，从而帮助企业降低成本。
笔者认为这种专利申请分级制度能够有效地促进公司与外部律师的合作，并且能够做到在有限的财务预算范围内对公司的专利组合做出最佳规划和安排。
笔者在美工作期间曾赴硅谷参与跨国企业的专利挖掘（Invention Harvest），现将其模式做个简要描述供中国企业参考。
在硅谷，跨国企业一次专利挖掘周期一般会持续一到两天，每天会和该企业至少一个研发团队（通常包括10-20人左右的研发人员）面对面讨论该团队最近一段时间（比如半年）的研发进展。在讨论前1-2周通常研发人员会把描述研发进展的PPT发给外部律师，这样外部律师对于所要讨论的技术内容已有初步了解。
面对面讨论时，该研发团队骨干成员会依次对其所负责的各个具体研发项目依据PPT做介绍。外部律师的主要工作则是通过讨论，找到并当场记录下每一个研发项目中有哪些独立的发明点。
专利挖掘结束后，外部律师回到律所会再进行评估，将认为可申请专利的发明点整理出一个推荐申请清单发给企业法务。企业法务会根据企业需要决定同意申请，合并多个相关发明点为一个申请，或者否决申请。企业法务通常会同意外部律师的大多数推荐。
联系作者
瞿淼
金杜律师事务所
知识产权部 合伙人
qumiao@cn.kwm.com
李争
金杜律师事务所
知识产权部 顾问
lizheng8@cn.kwm.com
杜承彦
金杜律师事务所
知识产权部 资深律师
duchengyan@cn.kwm.com
往期热文