最高法院｜“东风”案改判，OEM并未实质性损害国内商标权人的利益

编者按：

  “东风”案二审法院判决常佳公司侵犯上柴公司商标权时论证，常佳公司“未尽到合理注意与避让义务，实质性损害了上柴公司的利益”原因，本编想到这几个问题（本来也想写篇文章，准备资料的过程中，发现相关问题已有文章回答，就此作罢。）：

  1、在OEM贴牌加工不侵权的判决指引下，常佳公司OEM贴牌加工商品，还要注意该品牌在国内是不是驰名商标？法的指引作用应该是怎样指引社会主体遵纪守法？

     2、国内企业OEM贴牌加工商品，还要审查印尼PTADI公司注册“东风”商标具不具有正当性？上柴在印尼商标注册失败的后果要OEM加工企业来承担？

      3、印尼公司持有效商标来中国委托加工，在最高法院判决支持OEM不侵权的情况下，中国企业接受贴牌生产，就明显给上柴公司造成实质性损害？这个结论的前题是否是中国的企业在接受OEM时还要考虑一下接受这一订单是不是损害了我们的民族品牌？是否表现的爱不爱国？

     4、承诺不侵权，是否就必然导致OEM就一定侵权？

     5、法院一方面论证常佳公司给“东风”带来“实质性损害”，一方面又论证“常佳公司所获取的利润仅仅是加工费”、“常佳公司生产的被控侵权产品柴油机及柴油机组件全部出口至印度尼西亚，并没有在我国市场上销售，对上柴公司在我国的市场份额未产生影响，故常佳公司承担的赔偿责任应相对较小”是否矛盾？

  6、“常佳公司在2008年就其涉嫌侵犯上柴公司“东风”商标专用权的行为与上柴公司达成过补偿协议，常佳公司保证不再发生此类侵权行为”，这一承诺是否必然与OEM相牵连？

  7、OEM中的贴标行为，究竟是“商标的使用”行为，还是“侵权”行为？

本案核心观点：

一审：根据法律规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的，属侵犯注册商标专用权。适用该规定的前提是首先构成商标法意义上的商标使用行为，不属于商标使用情形的，不落入商标权的保护范围。商标的基本功能是区分商品或服务来源的识别功能，侵犯商标权的本质即是对商标识别功能的破坏，使得一般消费者对商品来源产生混淆、误认。非识别商品来源意义上的使用行为，不构成商标法意义上的商标使用行为，不落入商标权的保护范围。

本案中，上柴公司系我国柴油机商品上“东风”注册商标的商标权人，基于商标权的地域性，上柴公司在我国对涉案商标享有商标专用权。常佳公司主张其根据印度尼西亚商标权人的委托，依照委托人提供的印度尼西亚商标证书生产制造涉案柴油机配件且全部出口印度尼西亚，构成定牌加工，予以采信。在定牌加工过程中，全部用于境外销售、在我国境内不进入市场流通领域的附加商标行为，在我国境内不具有识别商品来源的功能，因而不构成商标法意义上的商标使用行为，故常佳公司的行为未落入上柴公司涉案商标权的保护范围，不构成侵权。上柴公司的诉讼请求不具有事实和法律依据，不予支持。

二审：涉外定牌加工业务涉及全球化背景下的国际贸易分工与合作，对于其是否构成商标侵权的分析与判断，不仅要以我国现行商标法为依据，同时还要充分考虑推动国际贸易发展的现实需求，因而对此类纠纷的解决，特别是法律适用及司法政策的确定，应当充分平衡国内商标权人、国内加工企业与境外商标权人或商标使用权人的利益。一般而言，如果国内加工企业不以销售为目的，接受境外委托人的委托，贴牌加工生产的产品全部出口不在国内销售的，以认定国内加工企业定牌加工行为不构成商标侵权为宜。但是，在作出上述不侵权认定时，仍要以国内加工企业对境外委托贴牌的商标本身已尽到合理的审查或注意义务为前提。

虽然常佳公司接受印尼PTADI公司的订单生产加工的产品全部出口至印度尼西亚，可以认定其行为属于涉外定牌加工行为，但常佳公司系明知上柴公司涉案“东风”商标为驰名商标，仍然接受境外委托，在被控侵权产品柴油机及柴油机组件上使用与上柴公司“东风”商标相同的商标，未尽到合理注意与避让义务，实质性损害了上柴公司的利益，侵犯了上柴公司的注册商标专用权。理由如下：

第一，上柴公司的涉案“东风”商标历史悠久，经过其长期使用，已经被认定为驰名商标。经查，涉案第100579号商标最早由上海柴油机厂于1962年8月1日在我国注册在柴油机上，且“东风”牌柴油机自上世纪60年代起就已经出口印度尼西亚等多个国家和地区，在东南亚地区享有良好声誉与较高知名度，该商标也已于2000年被国家工商行政管理局商标局认定为驰名商标，受到我国商标法的特殊保护。而印尼PTADI公司在印度尼西亚注册中文“东风”商标的时间为1987年，晚于上柴公司“东风”商标在我国首次注册的时间以及“东风”牌柴油机出口印度尼西亚的时间。

第二，印尼PTADI公司注册“东风”商标不具有正当性。印度尼西亚使用的官方通用语言为印度尼西亚语，但印尼PTADI公司却在“东风”牌柴油机早在上世纪60年代即进入印度尼西亚市场后，于1987年在印度尼西亚注册与上柴公司“东风”商标相同的商标，即以中文“东风”与汉语拼音“dongfeng”为主要部分，其注册明显不具有合理性。上柴公司以其东风柴油机图商标（即第100579号商标）在印度尼西亚申请在柴油机商品上注册遭驳回，印尼PTADI公司的注册行为构成对其权益的侵犯为由，与印尼PTADI公司就“东风”商标的权属在印度尼西亚法院进行过长期诉讼。尽管经过多次诉讼，上柴公司的诉请最终被驳回，但基于以上因素的考虑，仍然有理由相信印尼PTADI公司的注册行为不具有正当性，其返回中国委托贴牌生产，且贴附与上柴公司“东风”商标相同的商标，明显给上柴公司造成实质性损害。

第三，常佳公司作为接受印尼PTADI公司委托贴牌生产的国内加工商，应当知晓上柴公司涉案商标系驰名商标，也应当知晓上柴公司与印尼PTADI公司就“东风”商标在印度尼西亚长期存在纠纷，且其曾经承诺过不再侵权，但其仍受托印尼PTADI公司贴牌生产，未尽到合理注意与避让义务，故上柴公司关于常佳公司构成商标侵权，要求其承担民事责任的主张，予以支持。

再审：商标使用是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。可见，商标的本质属性是其识别性或指示性，基本功能是用于区分商品或者服务的来源。一般来讲，不用于识别或区分来源的商标使用行为，不会对商品或服务的来源产生误导或引发混淆，以致影响商标发挥指示商品或服务来源的功能，不构成商标法意义上的侵权行为。常佳公司与印尼PTADI公司签订委托书接受该公司委托，依据印尼PTADI公司合法拥有的商标权生产柴油机及柴油机组件，并将产品完全出口至印度尼西亚销售。并未影响上柴公司涉案注册商标在国内市场上的正常识别区分功能，不会导致相关公众的混淆误认。考虑到定牌加工是一种常见的、合法的国际贸易形式，除非有相反证据显示常佳公司接受委托未尽合理注意义务，其受托加工行为对上柴公司的商标权造成了实质性的损害，一般情况下不应认定其上述行为侵害了上柴公司的商标权。      

  合议庭：夏君丽、曹刚、董晓敏  

 相关判例：

1、（2001）深中法知产初字第55号【“NIKE”案】--侵权--2002.12.10

2、（2007）苏民三终字第0034号【“LACOSTE” 案】--侵权--2007.5.16

3、（2009）沪高民三（知）终字第65号【“JOLIDA” 案】--不侵权--2009.11.2

4、（2011）粤高法民三终字第467号【“CROCODILE” 案】--不侵权--2011.12.16

5、（2012）苏知民终字第0297号【“SOYODA” 案】--不侵权 --2013.9.24

6、（2014）民提字第38号【“PRETUL” 案】--不侵权--2015.11.26（链接：最高法院｜PRETUL案——涉外委托加工中商标使用行为不会在我国领域内发挥商标的识别功能)

7、（2016）最高法民再339号【“东风” 案】 --不侵权--2017.12.28

8、（2012）行提字第2号【“无印良品” 案】—【OEM不是商标的使用】--2012.6.29（链接：最高法院｜“无印良品”——境内OEM加工不属于商标的使用）

9、（2015）京知行初字第408号【“DCLSA”案】--【OEM是商标的使用】--2015.8.20

10、（2015）京知行初字第5119号【“SODA”案】--【OEM是商标的使用】--2016.5.23

引申阅读：

宋健：对涉外定牌加工商标侵权“合理注意义务+实质性损害”判断标准的解读——以“东风”案为例

徐春江：听“东风”案代理人讲最高法改判心路历程

张伟君："商标性使用"可以休矣!

董炳和：最高法院“东风”定牌加工商标案再审判决逻辑三问之第一问

董炳和：最高法院“东风”定牌加工商标案再审判决逻辑三问之第二问

董炳和：最高法院“东风”定牌加工商标案再审判决逻辑三问之第三问

张伟君、张韬略：从商标法域外适用和国际礼让看涉外定牌加工中的商标侵权问题

余晖：从标识贴附到商标使用—关于“pretul”案的阅读理解

熊文聪：“定牌加工”侵权吗？——近期案例评述

中华人民共和国最高人民法院

民 事 判 决 书

（2016）最高法民再339号

再审申请人（一审被告、二审被上诉人）：江苏常佳金峰动力机械有限公司。

住所地：江苏省常州市武进区湟里镇工业园区。

法定代表人：许佰金，该公司董事长。

委托诉讼代理人：徐春江，北京志霖律师事务所律师。

被申请人（一审原告、二审上诉人）：上海柴油机股份有限公司。

住所地：上海市杨浦区军工路2636号。

法定代表人：蓝青松，该公司董事长。

委托诉讼代理人：邹建伟，上海舒滨律师事务所律师。

委托诉讼代理人：程天吉，上海舒滨律师事务所律师。

再审申请人江苏常佳金峰动力机械有限公司（简称常佳公司）因与被申请人上海柴油机股份有限公司（简称上柴公司）侵犯商标权纠纷一案，不服江苏省高级人民法院（2015）苏知民终字第00036号民事判决，向本院申请再审。本院于2016年6月30日作出（2016）最高法民申448号民事裁定，提审本案。本院依法组成合议庭，于2016年11月15日公开开庭审理了本案。常佳公司法定代表人许佰金、委托诉讼代理人徐春江，上柴公司委托诉讼代理人邹建伟、程天吉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

上柴公司向江苏省常州市中级人民法院（简称一审法院）提起诉讼称：使用在商品和服务国际分类第7类柴油机等商品上的“东风”商标，是上柴公司的注册商标，商标注册证为第100579号、第624089号，其商标专用权受法律保护。第100579号商标注册于1962年，经过上柴公司60年的连续使用及大量的广告宣传，在市场上享有较高知名度和商业信誉。1992年至2013年连续被上海市工商局认定为上海市著名商标，2000年被国家工商局商标局认定为驰名商标。常佳公司未经其许可，在柴油机等商品上擅自使用与其注册商标相同的商标，并生产制造大量假冒上柴公司“东风”牌柴油机等产品，已构成2001年修正的《中华人民共和国商标法》（简称《商标法》）第五十二条第一项所述侵犯注册商标专用权行为。请求判令常佳公司：1、立即停止对上柴公司注册商标专用权的侵害；2、赔偿经济损失人民币105万元（含合理开支）；3、承担本案诉讼费。

常佳公司答辩认为，常佳公司没有实施所谓的侵害上柴公司注册商标专用权行为，也未给上柴公司造成任何经济损失。上柴公司所称涉嫌侵权产品在2013年10月24日被常州海关扣押。在扣押之后，常州海关经过调查不能认定常佳公司的产品构成商标侵权，进行了放行，可以印证被扣押产品没有构成侵权。另外，常佳公司从事的是依据委托人的授权进行的定牌加工行为，定牌加工使用的是委托方提供的商标证书。该商标证书是委托方在印度尼西亚依法获得，并至今有效。常佳公司从事定牌加工行为生产的产品，根据授权书全部出口国外，不在国内进行销售，不在国内进入市场流通环节，不会给国内的相关商标造成误认混淆。请求驳回上柴公司的所有诉讼请求。

一审法院经审理查明：

上柴公司系我国注册商标“东风”文字和图形组合商标的商标权人。商标注册证第100579号、第624089号。其中，第100579号商标由上海柴油机厂于1981年注册，核定使用商品为第1类（国际分类第7类）柴油机，经过续展注册有效期至2023年2月28日。该商标最早由上海柴油机厂于1962年8月1日在我国注册在第1类柴油机（内、外销商品），商标注册证号为第41765号。第624089号商标核定使用的商品为第7类柴油机、内燃机配件，该商标由上海柴油机厂注册，注册有效期限自1992年12月30日至2002年12月29日，经过续展注册有效期限至2022年12月29日。 

第100579号注册商标

第624089号注册商标

上海柴油机厂于1993年12月24日经上海市工商行政管理局核准变更企业名称为上海柴油机股份有限公司。

2013年10月1日，常佳公司与印度尼西亚企业PTADI PERKASABUANA（简称印尼PTADI公司）签订一份委托书，内容为：PTADI PERKASABUANA以“DONGFENG（东风）”商标及标志（证书号码：IDM000089328）持有人的身份，委托常佳公司依据商标证书号码IDM000089328以“DONGFENG（东风）”商标及标志，生产柴油机及柴油机组件，出口至进出口商，但仅可以在印度尼西亚销售。该委托有效期至2017年1月19日。

印尼PTADI公司系在印度尼西亚注册成立的公司，并系印度尼西亚注册编号为IDM000089328商标证书登记的“DONGFENG（东风）”商标所有人。该商标注册登记类别为07类货品／服务，包括各种电动发电机、交流发电机、柴油发动机和柴油发电机等。该注册商标在印度尼西亚受保护期为10年，从2007年1月19日算起。上述委托书签订时，该商标在有效期内。

2013年10月8日，常佳公司向常州海关申报出口柴油机配件（包括机体总成、油箱、水箱），运抵国印度尼西亚，该批货物申报出口共计228000千克，总价为659700美元。上柴公司以常佳公司申报出口的该批柴油机配件涉嫌侵犯上柴公司的注册商标权为由，向常州海关提出扣留申请。常州海关根据上柴公司的申请于同年10月23日将常佳公司申报出口的上述柴油机配件予以扣留。

根据上柴公司的申请，一审法院于2014年1月2日采取了证据保全措施，在常州海关对被控侵权货物进行拍照及清点数量。该批货物在柴油机机体总成和油箱上的标识与上柴公司涉案商标相同，与印度尼西亚注册编号为IDM000089328的商标亦相同。

一审法院经审理认为：

根据法律规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的，属侵犯注册商标专用权。适用该规定的前提是首先构成商标法意义上的商标使用行为，不属于商标使用情形的，不落入商标权的保护范围。商标的基本功能是区分商品或服务来源的识别功能，侵犯商标权的本质即是对商标识别功能的破坏，使得一般消费者对商品来源产生混淆、误认。非识别商品来源意义上的使用行为，不构成商标法意义上的商标使用行为，不落入商标权的保护范围。

本案中，上柴公司系我国柴油机商品上“东风”注册商标的商标权人，基于商标权的地域性，上柴公司在我国对涉案商标享有商标专用权。常佳公司主张其根据印度尼西亚商标权人的委托，依照委托人提供的印度尼西亚商标证书生产制造涉案柴油机配件且全部出口印度尼西亚，构成定牌加工，予以采信。在定牌加工过程中，全部用于境外销售、在我国境内不进入市场流通领域的附加商标行为，在我国境内不具有识别商品来源的功能，因而不构成商标法意义上的商标使用行为，故常佳公司的行为未落入上柴公司涉案商标权的保护范围，不构成侵权。上柴公司的诉讼请求不具有事实和法律依据，不予支持。

综上，一审法院依照《商标法》第五十二条第一项，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决驳回上柴公司的全部诉讼请求。一审案件受理费人民币14250元，由上柴公司负担。

上柴公司不服一审判决，向江苏省高级人民法院（简称二审法院）提起上诉，请求撤销一审判决，依法改判支持其一审全部诉讼请求；一、二审诉讼费用由常佳公司负担。具体理由为：1、商标使用行为是一种客观行为，只要在生产制造或加工的产品上以标注方式或其他方式标注使用了商标，就达到区别商品来源的目的，应当认定为商标法意义上的商标使用行为。常佳公司在同一种商品上使用与上柴公司相同的商标是一种典型的商标使用行为，常佳公司生产的柴油机商品在不在中国市场销售，会不会造成中国相关公众混淆与误认，并不是认定是否属于商标法意义上商标使用行为的构成要件。2、根据商标法规定和最高人民法院的规范性文件，在同一种商品上使用相同商标，在认定侵权行为时完全不必考虑其混淆可能性。3、是否发生实际损失不应作为是否判断侵犯商标专用权的构成要件。4、常佳公司在接受委托定牌加工和出口产品的过程中未尽到必要的审查注意义务，超出委托方在印度尼西亚的商标注册证核准使用商品范围，构成商标侵权。5、常佳公司是一家专业经营柴油机生产制造的企业，其曾因侵犯“东风”商标专用权而与上柴公司签订了一份补偿协议，该协议中约定常佳公司保证不再实施侵犯上柴公司“东风”注册商标专用权的行为，即常佳公司明知“东风”商标为上柴公司所有，却再次生产制造销售标有“东风”商标的柴油机，具有明显过错，应当承担相应的民事责任。6、印度尼西亚委托人以复制方式将上柴公司在先注册、使用的“东风”商标抢注，违反诚实信用原则，具有明显的攀附利用上柴公司商标商誉的故意，其抢注的商标虽然没有被撤销，但商标具有地域性，只能在印度尼西亚范围内有效，其在国内未经上柴公司许可，生产加工带有“东风”商标的行为，是对上柴公司权利的侵犯，应当予以制止。

常佳公司答辩称，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求驳回上诉，维持原判。理由为：1、常佳公司已经尽到了必要的审查义务，不但审查了委托方主体合法资质，也审查了委托方商标权属证明。2、定牌加工依据的是委托方提供的商标证书和商标样式，完全在委托方的授权范围内，且明确约定所有产品出口印度尼西亚，不在中国境内销售，不会接触到国内消费者，不会发挥商标的识别功能，不会给上柴公司在国内市场造成任何损害以及潜在的损害风险。3、商标侵权的前提是侵权人进行了商标法意义上的商标使用，非识别来源意义上的商标使用行为不落入商标权保护范围。4、常佳公司与上柴公司签订的和解协议是在2008年，但是经过印度尼西亚最高法院2009年的审理，最终上柴公司在印度尼西亚不再享有“东风”商标的专用权，故之前和解协议的基础事实和法律依据都不再存在，上柴公司称其违背承诺和诚信原则不符合事实。5、上柴公司称其驰名商标在印度尼西亚遭到不正当抢注没有事实与法律依据，而且该商标的权属不是本案的审理范围。

二审法院认为本案争议焦点为，常佳公司的行为是否构成商标侵权。

二审期间，上柴公司提供了一份上海市对外经济贸易委员会于2007年9月11日向中国驻印度尼西亚大使馆经济商务参赞处出具的函件，以证明“东风”牌柴油机在印度尼西亚的出口情况。

常佳公司未提供新证据，其对上述证据的质证意见为，不认可该证据的真实性、合法性与关联性。

二审法院基于上柴公司提供的函件加盖了上海市对外经济贸易委员会更名后的“上海市商务委员会”公章，对该证据的真实性、合法性与关联性予以认可。

双方当事人对于一审法院查明的事实均无异议，予以确认。

二审法院另查明：

1、上柴公司的“东风”商标于1962年8月1日由中央工商行政管理局核准注册，注册号为：41765，用于柴油机（出口商品），有效期自1962年8月1日起至1982年7月31日止。上世纪七十年代，根据相关规定，该商标由上海市工商行政管理局清理并注册，1976年1月7日换证，注册号为沪工商标字第0490号，核准商品为柴油机。1981年5月1日，“东风”商标由国家工商行政管理局重新核准注册，注册号为第100579号，使用商品为柴油机。上述第41765号、第0490号及第100579号“东风”商标的图样相同。

2、2000年9月27日，上柴公司注册并使用在柴油机商品上的“东风”商标被认定为驰名商标，商标图样包括涉案第100579号与第624089号注册商标。2005年，上柴公司生产的东风牌多缸柴油机被授予中国名牌产品称号，有效期三年。

3、上海市对外经济贸易委员会于2007年9月11日向中国驻印度尼西亚大使馆经济商务参赞处出具函件，表示上柴公司的柴油机产品自上世纪60年代就出口印度尼西亚市场，其持有的经国家商标局认定的“东风”牌柴油机驰名商标在印度尼西亚被抢注。该公司为维护知名的民族品牌和自己的合法权益，现已委托上海伟卓国际贸易有限公司代理该公司在印度尼西亚对“东风”商标抢注人提起法律诉讼，以夺回被抢注的“东风”柴油机商标的注册专用权。

4、双方当事人二审庭审中一致认可印尼PTADI公司在印度尼西亚注册“东风”商标的时间是1987年1月19日。

5、上柴公司与印尼PTADI公司就“东风”商标权属争议在印度尼西亚法院进行过多次诉讼。

2006年，由于上柴公司就东风柴油机图商标（即第100579号商标）向印度尼西亚司法和人权部知识产权总署提出在柴油机商品上注册申请时，遭该知识产权总署驳回。于是，上柴公司向印度尼西亚雅加达商事法院（简称雅加达法院）起诉印尼PTADI公司，起诉的理由为上柴公司的中文“东风”商标和标识于1962年在中国即已注册，并在多个国家获准注册，是世界驰名商标，但印尼PTADI公司在上柴公司不知情且未经同意的情况下于1987年在印度尼西亚注册了与上柴公司中文“东风”商标和标识实质上相同的10个商标，并将该商标用于柴油机等商品上，该行为属于恶意抢注，故向该法院请求宣布上柴公司为中文“东风”商标和标识的所有人；宣布上柴公司的中文“东风”商标和标识为世界驰名商标；宣布印尼PTADI公司恶意注册了上述10个商标，并撤销该10个商标。2007年10月9日，雅加达法院认定印尼PTADI公司是中文“东风”商标和标识在印度尼西亚的首位注册人，作出编号为47/Merek/2007/PN、Niaga、Jkt、Pst的一审判决，驳回了上柴公司的全部诉讼请求。

上柴公司不服该判决，向印度尼西亚最高法院提出上诉，要求改判。印度尼西亚最高法院经审理后认为，上柴公司所有的“东风”商标及其标志已于1962年8月1日在中国注册，且该商标已经是在中国、澳大利亚、巴基斯坦、韩国、罗马尼亚、瑞士、秘鲁、古巴、越南、埃及、蒙古注册的驰名商标，而印尼PTADI公司非法地在1987年注册“DONGFENG（东风）”商标及其标志，该商标及其标志无论在词语和发音上都与上柴公司所有的在先注册的“DONGFENG（东风）”驰名商标基本相同，故于2008年2月19日作出编号为249K/Pdt、Sus/2007的二审判决，撤销雅加达法院的一审判决，支持了上柴公司在一审中的全部诉讼请求。

2008年4月17日，印度尼西亚司法和人权部知识产权总署根据上述印度尼西亚最高法院的判决撤销了印尼PTADI公司注册的上述10个商标。2008年7月31日，上柴公司经印度尼西亚司法和人权部知识产权总署核准在第7类柴油机、电动机等商品上注册了“东风”商标（即第624089号商标），注册证号为IDM000167428。

印尼PTADI公司不服印度尼西亚最高法院的249K/Pdt、Sus/2007判决提起再审请求。2009年4月29日，印度尼西亚最高法院经审理后，认为“DONGFENG（东风）”商标是印尼PTADI公司所有，没有证据证明上柴公司所有的“东风”商标是已在数国注册的驰名商标，故作出编号为102PK/Pdt、Sus/2008的判决，撤销上述249K／Pdt、Sus／2007判决，支持雅加达法院作出的一审判决。与此同时，印度尼西亚司法和人权部知识产权总署恢复了印尼PTADI公司上述10个商标的注册登记。

由于印度尼西亚最高法院的先后不同判决，造成印度尼西亚司法和人权部知识产权总署在柴油机商品上同时核准了上柴公司和印尼PTADI公司的中文“东风”商标的注册，故印尼PTADI公司于2009年12月向雅加达法院起诉上柴公司，要求法院撤销上柴公司编号为IDM000167428号“东风”商标的注册登记，同时上柴公司亦提起反诉，要求法院撤销印尼PTADI公司在柴油机商品上注册的“东风”商标。2010年6月16日，雅加达法院经审理后，以2009年4月29日印度尼西亚最高法院作出的判决为依据，作出编号为85/Merek/2009/PN、Niaga、Jkt、Pst的判决，支持了印尼PTADI公司的诉讼请求，并驳回了上柴公司的反诉请求。上柴公司不服该判决提起上诉，印度尼西亚最高法院以相同理由于2010年11月23日经审理后作出编号为769K/Pdt、Sus／2010的判决，驳回上柴公司的上诉请求，支持雅加达法院作出的一审判决。

2011年2月11日，印度尼西亚司法和人权部知识产权总署依据上述印度尼西亚最高法院的判决，撤销了上柴公司注册号为IDM000167428号“东风”商标的注册登记。

6、2008年11月17日，上柴公司作为商标权利人与涉嫌侵权人常佳公司、商标被许可人案外人上海伟卓国际贸易有限公司（简称伟卓公司）签订一份补偿协议。该协议记载，常佳公司在未知的情况下未经上柴公司与伟卓公司的许可或授权，擅自使用“东风”商标生产单缸柴油机736台报关出口至印度尼西亚，涉嫌侵犯上柴公司在海关总署备案的“东风”商标专用权和伟卓公司的合法权益，现经三方充分协商，达成如下协议：常佳公司保证不再发生此类侵权行为，常佳公司向上柴公司与伟卓公司分别支付补偿金10万元与25.5万元。

7、上柴公司在本案中主张的合理开支为10万元律师代理费与到印度尼西亚办理公证认证及律师代理费16750元。

二审法院经审理认为：

一、关于涉外定牌加工行为侵害商标专用权的认定

涉外定牌加工，是指在来料加工、来样加工、来件装配业务中，我国加工企业接受境外商标权人或商标使用权人的委托，按照其要求加工产品，贴附其提供的商标，并将加工的产品全部交付给境外委托人，境外委托人根据约定向国内加工企业支付加工费，贴牌加工的产品不在境内销售的一种国际贸易形式。对于国内加工企业接受境外委托，生产与国内商标权人注册商标核定使用的商品相同或类似的产品，并贴附与国内商标权人注册商标相同或近似商标标识的行为，是否构成侵犯国内商标权人的注册商标专用权，一直存在争议。

在二审法院审理的（2007）苏民三终字第0034号拉科斯特衬衫股份有限公司与江阴宏鑫制衣有限公司侵害商标权纠纷一案中，法院查明，拉科斯特衬衫股份有限公司（简称拉科斯特公司）为鳄鱼图形及“LACOSTE”的商标权人，主要核定使用商品范围为服装等。江阴宏鑫制衣有限公司（简称宏鑫公司）接受韩国Shelton公司的委托，生产男式、女式T恤衫并出口至韩国，订单上显示的产品名称为“PiquePoloShirt”，标注的商标为鳄鱼图形及“LACOSTE”文字。苏州工业园区善衣服饰有限公司系Shelton公司在国内投资设立的外商独资企业，该公司有关人员以Shelton公司的名义向宏鑫公司提供了订单项下的服装面料样品、工艺要求、产品的商标标识及内容虚假的商标使用许可授权书等。法院认为，国际贸易中的定牌加工人应当对委托人是否享有注册商标专用权及相关权利进行审查，未尽到注意义务加工侵犯他人注册商标专用权商品的，应承担相应的损害赔偿责任。由于宏鑫公司未对Shelton公司出具的商标使用许可授权书进行翻译，也没有进行必要的查询和核实，应认定其未尽到充分注意的义务，主观上具有过错，故判决宏鑫公司的行为侵犯商标专用权，应当承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。

在二审法院审理的（2012）苏知民终字第0297号喻德新等与沭阳县奋进制刷厂（简称奋进制刷厂）、沭阳中远进出口有限公司（简称中远进出口公司）侵害商标专用权纠纷一案中，法院查明，案外人SOYODAS.A.公司于2000年3月27日经厄瓜多尔知识产权研究院IEPI国家工业产权局批准，注册“SOYODA”商标，使用商品为各类刷子，有效期至2020年3月27日。2010年9月28日，SOYODAS.A.公司法定代理人出具《授权书》，授权奋进制刷厂生产“SOYODA”牌子的各种刷类产品，但所有生产的产品只能出口给SOYODAS.A.公司，不允许自己销售或者销售给第三者公司。后奋进制刷厂依代理出口协议委托中远进出口公司代理标有“SOYODA”商标标识的油漆刷出口报关。喻德新经我国商标局核准注册“SOYODA”商标，注册有效期自2003年10月14日至2013年10月13日，核定使用商品为第21类长柄柏油刷、刷制品、擦罐和容器用刷、动物用梳、电刷（机器部件除外），其主张奋进制刷厂作为生产商、中远进出口公司作为出口代理商，侵犯其注册商标专用权，请求法院判令奋进制刷厂、中远进出口公司停止侵权、赔偿损失。法院同时查明，喻德新曾经于2001年6月至2002年7月任淮安同润国际贸易有限公司（简称同润公司）业务员，在此期间，同润公司曾与SOYODAS.A.公司授权的东元玉光天津公司进行过标有“SOYODA”商标油漆刷的贸易行为。最终二审法院判决奋进制刷厂、中远进出口公司不构成商标侵权，驳回喻德新的诉讼请求。

综合以上两案，二审法院认为，涉外定牌加工业务涉及全球化背景下的国际贸易分工与合作，对于其是否构成商标侵权的分析与判断，不仅要以我国现行商标法为依据，同时还要充分考虑推动国际贸易发展的现实需求，因而对此类纠纷的解决，特别是法律适用及司法政策的确定，应当充分平衡国内商标权人、国内加工企业与境外商标权人或商标使用权人的利益。一般而言，如果国内加工企业不以销售为目的，接受境外委托人的委托，贴牌加工生产的产品全部出口不在国内销售的，以认定国内加工企业定牌加工行为不构成商标侵权为宜。但是，在作出上述不侵权认定时，仍要以国内加工企业对境外委托贴牌的商标本身已尽到合理的审查或注意义务为前提。

首先，国内加工企业对境外委托人在境外是否享有注册商标专用权或者取得合法授权许可应当进行必要的审查，其未尽到审查或合理注意义务的，应当认定国内加工企业存在过错，其定牌加工行为构成商标侵权，应承担相应的民事责任。

其次，对于境外委托人委托贴牌的商标本身不具有正当性的，应当对国内加工企业施加更高的注意义务。2013年修正的《商标法》第七条第一款规定：“申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则”，第十三条还就驰名商标保护作了专门规定，上述规定与《保护工业产权巴黎公约》及《与贸易有关的知识产权协议》规定的精神完全一致。基于此，如果境外企业或个人违反诚实信用原则，涉嫌在境外恶意抢注在我国具有一定影响的商标特别是驰名商标，并委托国内加工企业贴牌加工生产的，应当认定境外委托人的行为不具有正当性，实质性损害了我国商标权人的合法利益，对此，国内加工企业作为同业经营者应当尽到更高的注意义务和合理的避让义务。如果国内加工企业明知或应知国内商标具有一定影响或为驰名商标，而境外委托人涉嫌恶意抢注却仍然接受委托的，应认定国内加工企业存在过错，应承担相应的民事责任。同理，对于国内商标权人违反诚实信用原则，涉嫌恶意抢注境外商标，且有证据表明国内加工企业已经对境外委托尽到必要审查或合理注意义务，所有贴牌加工产品均出口的，基于诚实信用原则，国内商标权人亦不能阻却国内加工企业从事涉外定牌加工业务。

综上所述，基于对国际公约、我国相关法律法规以及我国现阶段经济社会发展现实需求的考量，根据不同情形个案认定涉外定牌加工行为是否构成商标侵权，更加符合我国经济社会发展的实际，这既可以保护正当的涉外定牌加工国际贸易行为，又能够有效防止境内外恶意抢注他人具有一定影响商标特别是驰名商标的不诚信行为的发生。

二、关于常佳公司涉外定牌加工行为的认定

虽然常佳公司接受印尼PTADI公司的订单生产加工的产品全部出口至印度尼西亚，可以认定其行为属于涉外定牌加工行为，但常佳公司系明知上柴公司涉案“东风”商标为驰名商标，仍然接受境外委托，在被控侵权产品柴油机及柴油机组件上使用与上柴公司“东风”商标相同的商标，未尽到合理注意与避让义务，实质性损害了上柴公司的利益，侵犯了上柴公司的注册商标专用权。理由如下：

第一，上柴公司的涉案“东风”商标历史悠久，经过其长期使用，已经被认定为驰名商标。经查，涉案第100579号商标最早由上海柴油机厂于1962年8月1日在我国注册在柴油机上，且“东风”牌柴油机自上世纪60年代起就已经出口印度尼西亚等多个国家和地区，在东南亚地区享有良好声誉与较高知名度，该商标也已于2000年被国家工商行政管理局商标局认定为驰名商标，受到我国商标法的特殊保护。而印尼PTADI公司在印度尼西亚注册中文“东风”商标的时间为1987年，晚于上柴公司“东风”商标在我国首次注册的时间以及“东风”牌柴油机出口印度尼西亚的时间。

第二，印尼PTADI公司注册“东风”商标不具有正当性。印度尼西亚使用的官方通用语言为印度尼西亚语，但印尼PTADI公司却在“东风”牌柴油机早在上世纪60年代即进入印度尼西亚市场后，于1987年在印度尼西亚注册与上柴公司“东风”商标相同的商标，即以中文“东风”与汉语拼音“dongfeng”为主要部分，其注册明显不具有合理性。上柴公司以其东风柴油机图商标（即第100579号商标）在印度尼西亚申请在柴油机商品上注册遭驳回，印尼PTADI公司的注册行为构成对其权益的侵犯为由，与印尼PTADI公司就“东风”商标的权属在印度尼西亚法院进行过长期诉讼。尽管经过多次诉讼，上柴公司的诉请最终被驳回，但基于以上因素的考虑，仍然有理由相信印尼PTADI公司的注册行为不具有正当性，其返回中国委托贴牌生产，且贴附与上柴公司“东风”商标相同的商标，明显给上柴公司造成实质性损害。

第三，常佳公司作为接受印尼PTADI公司委托贴牌生产的国内加工商，应当知晓上柴公司涉案商标系驰名商标，也应当知晓上柴公司与印尼PTADI公司就“东风”商标在印度尼西亚长期存在纠纷，且其曾经承诺过不再侵权，但其仍受托印尼PTADI公司贴牌生产，未尽到合理注意与避让义务，故上柴公司关于常佳公司构成商标侵权，要求其承担民事责任的主张，予以支持。

三、关于常佳公司民事责任的承担

常佳公司的行为侵犯了上柴公司的注册商标专用权，应承担停止侵权、赔偿损失等民事责任。由于上柴公司未能提供证据证明其因被侵权所受到的实际损失，也未能提供证据证明常佳公司因侵权所获得的利益，故主要考虑以下因素确定赔偿额：1、常佳公司作为国内加工企业，其所加工商品的品种、数量、质量、商标的使用等均由境外委托人印尼PTADI公司指定，而常佳公司所获取的利润仅仅是加工费。2、本案中，常佳公司生产的被控侵权产品柴油机及柴油机组件全部出口至印度尼西亚，并没有在我国市场上销售，对上柴公司在我国的市场份额未产生影响，故常佳公司承担的赔偿责任应相对较小。3、常佳公司在2008年就其涉嫌侵犯上柴公司“东风”商标专用权的行为与上柴公司达成过补偿协议，常佳公司保证不再发生此类侵权行为，并支付上柴公司补偿金10万元。4、上柴公司在本案中主张合理开支为律师代理费10万元及在印度尼西亚办理公证认证及委托律师等支出的16750元，且提供了其实际支出的相关票据。因此，酌定常佳公司赔偿上柴公司经济损失10万元及为制止侵权行为所支付的合理开支116750元。

综上，上柴公司的上诉请求和理由有事实和法律依据，予以支持。一审判决认定事实清楚，但适用法律错误，应予纠正。依照2001年修正的《中华人民共和国商标法》第十三条、第五十二条第一项、第五十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项之规定，判决：一、撤销一审判决；二、常佳公司应于本判决生效之日起立即停止对上柴公司“东风”注册商标专用权的侵害，并于本判决生效之日起十五日内赔偿上柴公司经济损失10万元及为制止侵权行为所支付的合理开支116750元。一审案件受理费人民币14250元，二审案件受理费人民币14250元，共计28500元，由上柴公司负担10000元，常佳公司负担18500元。

常佳公司不服二审判决，向本院申请再审称：（一）商标作为区分商品或者服务来源的标识，其基本功能在于商标的识别性。在定牌加工过程中贴附、添加商标标识的行为，不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，不属于商标法意义上的商标使用。二审法院及其他法院对于定牌加工是否构成商标侵权问题，之前早有明确认识并形成典型判例，本案属于同案异判错误适用法律的情形。（二）根据司法主权原则，印尼PTADI公司在印度尼西亚取得IDM000089328号商标的合法性问题，应由印度尼西亚司法部门及知识产权署依照其本国法律进行判断。二审判决不顾已决法律事实干涉他国司法，认为印尼PTADI公司在印度尼西亚取得IDM000089328号商标具有不正当性，造成事实认定错误。（三）涉案定牌加工委托方印尼PTADI公司提供了其在印度尼西亚的商标注册证书，并在委托书中明确说明所有产品只能在印度尼西亚销售。常佳公司对相关权利证书资料进行审查后确认委托方商标权合法存续，已尽到必要、合理的审查义务。涉案定牌加工产品未在中国境内销售、许诺销售或进行其他任何形式的商业使用，未进入中国国内任何市场流通。常佳公司不具有侵害商标权的主观故意，也未造成侵害上柴公司商标权的客观后果。二审判决基于常佳公司应当知晓涉案商标系上柴驰名商标及上柴公司与印尼PTADI公司之间存在商标权纠纷，即认定其没有尽到合理注意与避让义务，缺乏事实依据。（四）在上柴公司未能提供其实际损失或常佳公司侵权获利相关证据的情况下，二审法院参照之前协议约定确定本案赔偿数额，依据不足。另外，二审判决还存在证据未予质证、案件受理费负担错误、超期审理等问题。综上，二审判决认定事实和适用法律均有错误，请求本院依法判决予以撤销，并维持一审判决。

上柴公司答辩称：（一）上柴公司所有的涉案商标是具有中国时代烙印和民族特色的商标，在国内及国际市场上具有很高知名度和商业信誉，是行业最早注册并实际使用在柴油机商品上的民族品牌。在柴油机商品上使用与上柴公司相同商标的行为，无需以混淆为要件即构成侵权行为。常佳公司明知涉案商标为上柴公司所有，未尽合理注意和避让义务具有明显过错，应承担相应的法律责任。印尼PTADI公司的商标系为恶意抢注商标，违背公认商业道德和诚实信用原则，具有明显攀附上柴公司商誉的目的。常佳公司接受其委托从事涉案定牌加工业务的行为，不应得到法律保护。（二）二审法院基于常佳公司明知上柴公司商标为驰名商标，且与委托人印尼PTADI公司就商标权属进行长期诉讼的情况下仍受托从事定牌生产，未尽合理注意与避让义务，损害了上柴公司利益，属于侵犯商标权行为。（三）二审法院综合考虑我国在国际贸易分工和合作中的地位等现实因素以及本案特殊情况，确立并完善了“必要审查注意义务”的裁判标准，以倡导商标注册诚信原则，遏制恶意抢注商标行为。综上，二审法院认定事实清楚，适用法律正确，是在充分平衡各方利益基础上作出的判决，请求本院依法予以维持。

本院再审期间，常佳公司补充提交《上柴公司官网全部内容录像》《近年来全国主要柴油机品牌及产量》《中国内燃机工业协会单缸柴油机分会证明》《以“品牌战略”取胜-访上柴总经理俞银贵先生（2004年）《1959年印尼排华事件与广东归侨安置》《文革期间中国与印尼断交始末》《中国/印尼关系大事记》《1968-1995售货确认书》《“东风”社会潮流及品牌潮流》《印尼最早的“东风”商标注册证书、转让证书及重新注册商标证书》等证据。上柴公司补充提交《关于请求保护上海柴油机厂东风注册商标在印尼合法权益的情况报告（1994年11月1日）》《外经贸部关于我国商标在印尼被抢注情况的函（1992年、1995年）《2004-2008年期间“东风及图”商标的印尼被许可方委托上柴出口情况》《2004年上柴出口印尼的销售发票》《2005年、2006年上半年出口印尼的统计》等证据。本院依法对上述证据进行了质证。

本院再审审理查明的事实除与原审法院查明的事实相同外，另查明：2002年至2007年间，上柴公司亦基于源自印尼PTADI公司的授权，使用“东风”商标出口相关产品至印度尼西亚。

本院再审认为，商标使用是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。可见，商标的本质属性是其识别性或指示性，基本功能是用于区分商品或者服务的来源。一般来讲，不用于识别或区分来源的商标使用行为，不会对商品或服务的来源产生误导或引发混淆，以致影响商标发挥指示商品或服务来源的功能，不构成商标法意义上的侵权行为。根据原审法院查明的事实，常佳公司与印尼PTADI公司签订委托书接受该公司委托，依据印尼PTADI公司合法拥有的商标权生产柴油机及柴油机组件，并将产品完全出口至印度尼西亚销售。在常佳公司加工生产或出口过程中，相关标识指向的均是作为委托人的印尼PTADI公司，并未影响上柴公司涉案注册商标在国内市场上的正常识别区分功能，不会导致相关公众的混淆误认。考虑到定牌加工是一种常见的、合法的国际贸易形式，除非有相反证据显示常佳公司接受委托未尽合理注意义务，其受托加工行为对上柴公司的商标权造成了实质性的损害，一般情况下不应认定其上述行为侵害了上柴公司的商标权。

在经济发展全球化程度不断加深，国际贸易分工与经贸合作日益紧密的复杂形势下，人民法院审理商标侵权纠纷案件应当结合国际经贸形势发展的客观现实，对特定时期特定市场的交易形式进行具体分析，准确判断相关行为对于商标权人合法权益的实际影响，才能更为准确适用法律。既要严格依法保护商标权人合法权益，又要防止不适当扩大保护而对正常贸易和竞争秩序造成妨碍。就本案而言，常佳公司作为定牌加工合同中的受托人，在接受印尼PTADI公司的委托加工业务时，已经审查了相关权利证书资料，充分关注了委托方的商标权利状态。在印度尼西亚相关司法机构判决相关商标归属上柴公司期间，还就其时的定牌加工行为与上柴公司沟通并签订协议，支付了适当数额的补偿费用。可见，常佳公司接受委托从事定牌加工业务，对于相关商标权利状况已经适当履行了审慎适当的注意义务。二审法院认定常佳公司未经注意合理避让义务，与事实不符。

常佳公司从事本案所涉贴牌加工业务之时，上柴公司与印尼PTADI公司之间的商标争议已经印度尼西亚最高法院生效判决处理，印尼PTADI公司作为商标权人的资格已经司法程序确认。上柴公司自行使用相同商标生产相关或同类相关产品，实际已经无法合法出口至印度尼西亚销售。况且，根据再审查明及上柴公司提交的证据，自2004-2007年期间，上柴公司亦是受印度尼西亚被许可方的委托出口“东风及图”商标的相关产品。在此情况下，常佳公司根据印尼PTADI公司授权委托从事涉案定牌加工业务，对于上柴公司在印度尼西亚境内基于涉案商标争取竞争机会和市场利益，并不造成实质影响。虽然商标具有识别商品或服务来源的基本功能，但归根到底，相关公众需求的并非商品标识本身，而是其指示或承载的商品及其良好品质。即便综合国际贸易现实需要进行综合衡量，也没有足够理由认定常佳公司从事涉案定牌加工行为已对上柴公司造成实质损害，并进而有必要作为商标法意义上的侵权行为予以认定。

综上，二审判决认定常佳公司侵犯上柴公司注册商标权的事实依据不足，适用法律偏颇，依法应予纠正。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项、第二百零四条第二款、第二百零七条第一款之规定，判决如下：

一、撤销江苏省高级人民法院（2015）苏知民终字第00036号民事判决；

二、维持江苏省常州市中级人民法院（2014）常知民初字第1号民事判决。

一、二审案件受理费各14250元，均由上海柴油机股份有限公司负担。

本判决为终审判决。

审　判　长　　夏君丽

审　判　员　　曹　刚

代理审判员　　董晓敏

二〇一七年十二月二十八日

书　记　员　　包　硕

来源：中国裁判信息网

编辑：方晓红

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