专利授权确权司法解释解读（中）

2020年9月12日，《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》（以下简称“专利授权确权司法解释”）施行，这是针对专利授权确权行政案件的首部司法解释。专利授权确权司法解释第2至4条明确了权利要求用语界定的基本规则，这是各界最为关注的问题之一[1]，尤其值得深入分析。上篇分析了权利要求用语界定的内部证据优先规则、反向禁止反悔规则、明显错误纠正规则的基本含义，本文接下来展望上述权利要求用语界定规则在法律实践中的未来适用，并结合法律实践中存在争议的问题进行讨论，以期能够更加深入地理解相关规则。

一、“界定权利要求的用语”与“确定专利权的保护范围”是否存在差别？

专利授权确权司法解释第2、3、4条使用了“界定权利要求的用语”的表述，不同于《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》所采用的“确定专利权的保护范围”。二者区别在于，专利授权确权案件中的“界定权利要求的用语”，不包括等同特征所确定的范围；专利侵权案件中的“确定专利权的保护范围”则包括等同特征所确定的范围。具体如下：

一方面，界定权利要求的用语是专利授权确权行政案件的重要内容，与专利侵权判定中的确定专利权的保护范围存在差别。最高人民法院民三庭负责人在答记者问中指出，“从我院两次通过互联网和新闻媒体向社会各界公开征求意见的情况来看，权利要求解释是各界最为关注的问题之一。”[2]可见，专利授权确权司法解释在第1条明确专利授权行政案件和专利确权行政案件的基本界定之后，第2条到第4条即界定了专利授权确权行政案件中权利要求解释的规则，充分体现了权利要求保护范围解释规则对专利授权确权行政案件的重要性。需要指出的是，专利授权确权司法解释采用的是“界定权利要求的用语”这一表述，而非如《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》所述的“确定专利权的保护范围”。亦即，专利授权确权司法解释第2条第1款规定，“人民法院应当以所属技术领域的技术人员在阅读权利要求书、说明书及附图后所理解的通常含义，界定权利要求的用语。权利要求的用语在说明书及附图中有明确定义或者说明的，按照其界定。”

另一方面，二者之间的区别在于，“确定专利权的保护范围”包含权利要求记载的全部技术特征确定的范围，也包含与该技术特征等同的特征所确定的范围；“界定权利要求的用语”仅指权利要求记载的全部技术特征确定的范围。《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第17条规定，“专利法第五十九条第一款所称的‘发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容’，是指专利权的保护范围应当以权利要求记载的全部技术特征所确定的范围为准，也包括与该技术特征相等同的特征所确定的范围。等同特征，是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。”也正因为这样，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第7条规定，被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围。笔者认为，专利授权确权司法解释所述的“界定权利要求的用语”，仅仅指权利要求记载的全部技术特征所确定的范围，不包括等同技术特征所确定的范围。

二、专利授权行政案件和专利确权行政案件的权利要求用语界定规则是否一致？

专利授权行政案件和专利确权行政案件的权利要求用语界定规则是一致的。具体如下：

一方面，专利授权行政案件和专利确权行政案件的根本差别在于，前者针对专利申请，后者针对已经授予专利权的专利，二者对社会公众而言的公示作用存在差别。根据专利授权确权司法解释第1条的规定，其适用于专利授权行政案件和专利确权行政案件。其中，专利授权行政案件是专利申请人因不服国务院专利行政部门作出的专利复审请求审查决定向人民法院提起诉讼的案件，专利确权行政案件是专利权人或者无效宣告请求人因不服国务院专利行政部门作出的专利无效宣告请求审查决定向人民法院提起诉讼的案件。这两类案件所针对的对象不同，专利授权行政案件针对的是专利申请而非授权专利，专利确权行政案件针对的是授权专利而非专利申请，对于社会公众而言授权专利的保护范围是确定的，专利申请还可能根据专利审查与答复情况变动其保护范围。

另一方面，从立法过程的角度而言，虽然专利授权行政案件针对专利申请而专利确权行政案件针对授权专利，但是专利授权行政案件和专利确权行政案件的权利要求解释规则是一致的。从立法过程而言，专利授权确权司法解释2018年6月征求意见稿给出了两种方案。其中，第一种方案即是对专利授权行政案件和专利确权行政案件的权利要求用语界定分别设定不同的规则，亦即，“人民法院审理专利授权行政案件，一般应当以本领域技术人员所理解的通常含义界定权利要求的用语。权利要求采用自定义词且说明书及附图有明确定义或者说明的，从其界定。人民法院审理专利确权行政案件，可以运用权利要求书、说明书及附图界定权利要求的用语。说明书及附图对权利要求用语有特别界定的，从其界定。专利审查档案可以用于解释权利要求的用语。以上述方法仍无法界定的，可以结合本领域技术人员通常采用的技术词典、技术手册、工具书、教科书、国家或者行业技术标准等界定。”可见，该方案考虑到了专利授权行政案件针对专利申请、专利确权行政案件针对已经授予专利权的专利这一差别，专利授权行政案件更多考虑专利权公示作用的价值取向，更为强调运用本领域技术人员所理解的通常含义界定权利要求的用语；专利确权行政案件更多考虑专利权利保护的价值取向，更为强调内部证据优先（说明书及附图对权利要求用语有特别界定的，从其界定）。同时，专利授权确权司法解释2018年6月征求意见稿给出的第二种方案是对专利授权行政案件和专利确权行政案件的权利要求解释不做区分的规则，亦即，“对于权利要求用语，人民法院一般应当以本领域技术人员所理解的通常含义界定。权利要求书采用自定义词且说明书及附图有明确定义或者说明的，从其界定”，对专利授权行政案件和专利确权行政案件均强调内部证据优先。2020年4月征求意见稿则摒弃方案一采用方案二的思路，正式稿亦延续该思路，规定内部证据优先规则一并适用于专利授权行政案件和专利确权行政案件，专利授权行政案件和专利确权行政案件的权利要求用语界定规则是一致的。

三、专利授权确权行政案件权利要求用语界定规则与专利审查的规则是否一致？

专利授权确权行政案件权利要求用语界定规则与现行专利审查的规则基本一致，相信随着《专利审查指南》的新一轮修改[3]，行政与司法的衔接将进一步加强，有关规则将会更加趋于一致。具体如下：

针对权利要求的用语在说明书及附图有明确定义或者说明的情形，专利授权确权司法解释与《专利审查指南》的规定略有不同，总体基本一致。如前所述，专利授权确权司法解释第2条规定了内部证据优先规则，亦即，“权利要求的用语在说明书及附图有明确定义或者说明的，按照其界定”。对此，《专利审查指南》第二部分第二章第3.2.2节规定，“一般情况下，权利要求中的用语应当理解为相关技术领域通常具有的含义。在特定情况下，如果说明书指明了某词具有特定的含义，并且使用了该词的权利要求的保护范围由于说明书对该词的说明而被限定得足够清楚，这种情况也是允许的。但此时也应要求申请人尽可能修改权利要求，使得根据权利要求的表述即可明确其含义。”可见，《专利审查指南》允许在专利申请过程中由说明书指明某词具有特定含义，如果根据说明书对该词的说明而使得权利要求被限定得足够清楚，那么是允许的，亦应当根据说明书对该词的说明界定权利要求的用语。唯一的区别在于，《专利审查指南》要求申请人尽可能修改权利要求使得根据权利要求的表述即可明确其含义，如此规定的原因在于尽可能保障权利要求的公示作用。

四、专利授权确权行政案件权利要求用语界定规则与专利侵权案件的权利要求解释规则是否一致？

专利授权确权行政案件权利要求用语界定规则与专利侵权案件的权利要求解释规则不完全一致，主要区别在于专利审查档案在保护范围确定中所起的作用不同。具体如下：

一方面，在专利侵权案件中，专利审查档案是权利要求解释的依据；在专利授权确权行政案件中，专利审查档案仅仅是权利要求用语界定的参考。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第3条规定，人民法院对于权利要求，可以运用说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求、专利审查档案进行解释。说明书对权利要求用语有特别界定的，从其特别界定。以上述方法仍不能明确权利要求含义的，可以结合工具书、教科书等公知文献以及本领域普通技术人员的通常理解进行解释。对比如前所述的专利授权确权司法解释第2条的规定，专利授权确权司法解释并未将专利审查档案作为权利要求保护范围解释的依据。因此，在专利授权确权行政案件中，专利审查档案仅仅是权利要求用语界定的参考，并非权利要求用语界定的依据。从立法历程的角度亦能明确，在专利授权确权行政案件中专利审查档案仅仅是权利要求用语界定的参考。专利授权确权司法解释的2018年6月征求意见稿第3条提出，“专利审查档案可以用于解释权利要求的用语。”2020年4月征求意见稿将其调整为，“解释权利要求的用语时，可以参考专利审查档案。”（参见第3条第3款）从这一修改过程可以看出，将专利审查档案的法律地位，从“可以用于解释权利要求的用语”调整为“可以参考专利审查档案解释权利要求的用语”。虽然在正式稿中删除了上述表述，但是2020年4月征求意见稿的表达最为接近最终意见。

另一方面，从法律实践的角度亦能表明，在专利授权确权行政案件中专利审查档案仅仅是权利要求用语界定的参考。在再审申请人精工爱普生株式会社与被申请人国家知识产权局专利复审委员会、原审第三人广东佛山凯德利办公用品有限公司、原审第三人郑某某发明专利确权行政纠纷案[4]中，其母案涉及一种喷墨打印设备和墨盒，其中权利要求40、41等涉及半导体存储装置的安装位置。该分案申请授权文本中权利要求1和权利要求40中的“存储装置”均由专利权人在提出分案申请时从“半导体存储装置”主动修改而来。国家知识产权局以上述修改超出原始专利申请文件记载的范围为由，认定涉案专利权利要求不符合《中华人民共和国专利法》（以下简称《专利法》）第33条的规定，宣告全部权利要求无效。最高人民法院强调，“无论在专利授权确权程序还是在专利民事侵权程序中，客观上都需要明确权利要求的含义及其保护范围，因而需要对权利要求进行解释。在上述两个程序中，权利要求的解释方法既存在很强的一致性，又存在一定的差异性……在专利授权确权程序中，解释权利要求的目的在于通过明确权利要求的含义及其保护范围，对专利权利要求是否符合专利授权条件或者其效力如何作出判断……在专利民事侵权程序中，解释权利要求的目的在于通过明确权利要求的含义及其保护范围，对被诉侵权技术方案是否落入专利保护范围作出认定……前述两个程序中权利要求解释方法的差异突出体现在当事人意见陈述的作用上，在专利授权确权程序中,申请人在审查档案中的意见陈述在通常情况下只能作为理解说明书以及权利要求书含义的参考，而不是决定性依据。而在专利民事侵权程序中解释权利要求的保护范围时，只要当事人在专利申请或者授权程序中通过意见陈述放弃了某个技术方案，一般情况下应该根据当事人的意见陈述对专利保护范围进行限缩解释”。最高人民法院在该案中明确，在专利授权确权程序中,申请人在审查档案中的意见陈述在通常情况下只能作为理解说明书以及权利要求书含义的参考，而不是决定性依据。

[注] 

[1] 人民法院新闻传媒总社：“最高法民三庭负责人就侵犯商业秘密民事案件司法解释及专利授权确权行政案件司法解释答记者问”【EB/OL】，https://www.chinacourt.org/article/detail/2020/09/id/5453571.shtml （2020年10月1日最后访问）。

[2] 人民法院新闻传媒总社：“最高法民三庭负责人就侵犯商业秘密民事案件司法解释及专利授权确权行政案件司法解释答记者问”【EB/OL】，https://www.chinacourt.org/article/detail/2020/09/id/5453571.shtml （2020年10月4日最后访问）。

[3] 参见国家知识产权局：“关于就《专利审查指南修改草案（第一批征求意见稿）》公开征求意见的通知”【EB/OL】，http://www.cnipa.gov.cn/art/2020/9/30/art_75_152630.html （2020年10月4日最后访问）。

[4] 该案系最高人民法院公报案例，参见国家知识产权局专利复审委员会第11291号无效宣告请求审查决定书、北京市第一中级人民法院（2008）一中行初字第1030号行政判决书、北京市高级人民法院（2009）高行终字第327号行政判决书和最高人民法院（2010）知行字第53-1号行政裁定书。本案的详细分析参见张志成、张鹏：《中国专利行政案例精读》【M】，北京：商务印书馆2017年1月版，案例12.参见何怀文：“专利申请文件修改的允许范围——评郑亚俐与精工爱普生株式会社、国家知识产权局专利复审委员会等专利无效行政诉讼案”【J】，载于《中国专利与商标》2012年第1期。

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 作者简介

张鹏  律师

北京办公室  合伙人

业务领域：知识产权, 反垄断与竞争法, WTO/国际贸易

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