专业文章 | 恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷的典型案例

TELEMATRIX原为酒店电话机行业内的第二大品牌，被赛德公司并购，后赛德公司并购行业内第一大品牌，并更名为美爵信达公司。比特公司于1998年至2003年，曾作为赛德公司的代工商，接受赛德公司的委托为其加工酒店专用电话机。中讯公司是美爵信达公司"TELEMATRIX"品牌的酒店专用电话机在中国的代工生产商。

比特公司于2007获准注册第4359350号商标，核定商品包括电话机。其认为中讯公司宣传、生产、销售的"TELEMATRIX"商标的电话机产品构成商标侵权，因此于2008年1月向中讯公司发送律师函，要求其停止侵权，并于当年3月，向日照市中级人民法院提起诉讼，后该案移送至无锡市中级人民法院管辖，后2009年11月，比特公司申请撤诉。但在此过程中，中讯公司被迫终止与美爵信达公司关于"TELEMATRIX"品牌电话机的代工合作，造成了巨大的损失。

后北京市高院以比特公司的注册行为构成以不正当手段抢先注册合作伙伴在先使用并有一定影响的商标，具有不正当性为由撤销了其申请的第4359350号商标。且最高人民法院也认定比特公司的行为违法，驳回了其再审申请。通过行政诉讼，比特公司的第4359350号"TELEMATRIX"商标系以不正当手段注册商标的违法行为已经形成法律事实，其商标专用权自始不存在。

基于上述背景，中讯公司向无锡市中级人民法院提起针对比特公司的因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷案件（2017苏民终1874号，判决书请戳阅读原文）。

无锡市中级人民法院在一审判决中认为：与知识产权有关的恶意诉讼纠纷案件，认定恶意应考虑如下因素：一是无事实依据和正当理由提起民事诉讼，即原告提起知识产权诉讼并没有合法的权利基础；二是以损害他人合法权益为目的，即主观上具有恶意；三是给他人造成了损害，即给他人造成了经济损失或竞争优势的削弱。

对于比特公司，第4359350号"TELEMATRIX"商标已通过行政诉讼确认系其用不正当手段获得注册并最终被撤销，在法律效力上属于自始无效，其不具备合法的权利基础；同时，比特公司在在明知"TELEMATRIX"为他人在先使用的知名商标的情况下将该文字注册为商标，其申请注册行为有违诚信，具有显而易见的恶意。并在获准注册后，便向同为美爵信达公司代工商的中讯公司发出律师函、提起诉讼，可以确定比特公司在恶意获得商标注册后，以商标权人的身份威胁中讯公司停止生产、销售相应产品，并最终提起侵权诉讼，试图以此方式迫使中讯公司不再接受相关委托，停止代工生产行为，从而达到控制"TELEMATRIX"商标商品在国内市场的生产、销售并据此获取非法利益的目的；比特公司提起诉讼行为会导致中讯公司接受委托加工"TELEMATRIX"电话机产品的经营交易机会必然会失去，故涉案诉讼损害了中讯公司的合法权益。

据此，无锡市中级人民法院判决比特公司在媒体上刊登消除影响声明、赔偿100万元。

比特公司提出上诉，江苏省高级人民法院维持一审判决，并在二审中对恶意提起知识产权诉讼的构成要件进行了总结：

恶意提起知识产权诉讼的构成要件有：

1. 行为人提起知识产权诉讼无事实或者法律依据。常常表现为行为人没有知识产权权利或者行为人虽然享有形式上"合法"的知识产权，但因该知识产权系恶意取得等多种原因而不具有实质上的正当性。

2. 行为人提起诉讼主观上具有恶意。（1）认识因素。即行为人提起知识产权诉讼时，要明知其提起知识产权诉讼无事实或者法律依据。在行为人恶意取得知识产权的情况下，尤其要明知其取得知识产权不具有实质上的正当性。（2）目的因素。即行为人提起知识产权诉讼要以损害他人合法权益或者获取非法利益为目的。判断行为人恶意的时间节点是行为人提起知识产权诉讼时。在行为人恶意取得知识产权的情况下，其取得知识产权时的恶意，自然可以作为认定其提起诉讼时具有恶意的依据。这是因为行为人明知其获得知识产权不具有实质上的正当性，而有意提起诉讼，损害他人合法权益或者获取非法利益，其提起诉讼时主观上必然是恶意的。因此，如果行为人在恶意取得知识产权后，以损害他人合法权益或者获取非法利益为目的，提起知识产权诉讼，就可以直接判定行为人在提起诉讼时具有恶意。

3. 行为人恶意提起知识产权诉讼给他人造成了损失，且损失与行为人恶意提起知识产权诉讼具有因果关系。

回到该案，比特公司在明知"TELEMATRIX"商标为美爵信达公司名下知名商品的情况下，仍然抢先注册该商标，在获准注册后故意针对美爵信达公司的代工商中讯公司提起诉讼，实则是以损害他人合法权益或者获取非法利益为目的，故意造成他人损害的行为，属于严重滥用商标权的行为。中讯公司主张比特公司应当承担恶意提起知识产权诉讼损害赔偿责任，人民法院应予支持。

供稿：任雪

编辑：任雪

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