案例评析 | 职务发明纠纷案件中“未主要利用本单位物质技术条件”的证明责任

一、问题的提出

《专利法》第6条规定：“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。……利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。”

根据该规定，即使员工在用人单位期间完成的发明创造不属于执行本单位的任务，但如果完成该发明创造主要是利用本单位的物质技术条件，并且员工和用人单位对这种情况下发明创造的归属没有约定的，该发明创造就属于职务发明创造。

在专利权属纠纷案件中，如果用人单位作为原告，主张涉案专利属于主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，就需要证明“主要是利用本单位的物质技术条件”的事实。反之，如果员工作为原告，主张涉案专利不属于主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，因而不属于职务发明，这种情况下，由于员工方主张的是一个消极事实，证明责任应当如何分配呢？

二、案情介绍（判决书请戳阅读原文）

在王佳与奥迪（中国）企业管理有限公司等专利申请权权属纠纷一案中（案号：（2018）京民终477号），上诉人（一审原告）王佳为万思腾公司的员工，其岗位工作为“IOS软件研发”。

万思腾公司与ZD公司签订了框架合作协议，为ZD公司提供车载相关软件的开发和测试服务。根据该框架协议，执行协议过程中产生的任何发明归ZD公司所有。之后，ZD公司与奥迪公司就技术研发服务达成一致协议。根据该研发协议，ZD公司向奥迪公司提供车载嵌入式软件等相关技术的研发服务，奥迪公司向ZD公司支付技术研发费用，ZD汽车安排其研发人员来到奥迪中国的北京研发中心，进行具体项目的研发和实施。双方约定，研发服务范围内的任何发明归奥迪所有。根据ZD公司与万思腾公司之间的框架合作协议，ZD公司将上述研发服务分包给万思腾公司，万思腾公司了解并且与ZD公司一同遵守上述研发协议的约定。王佳在本案涉及期间是万思腾公司的雇员，且根据上述研发协议，为提供上述研发服务，在奥迪北京研发中心工作。

王佳在奥迪北京研发中心工作期间完成了涉案发明专利申请“车辆的盲点区域监控”的研发。

本案的争议焦点之一是：涉案的发明专利申请是否主要利用了本单位的物质技术条件。

王佳在二审中主张，其向奥迪公司、奥迪中国公司提交的是一个经过验证的技术方案，而并非未经验证并需要进一步研发的构思。技术方案提交后，奥迪公司、奥迪中国公司没有投入技术设备等资源做进一步研发，只是由专利事务部门提供了专利申请流程方面的一些事务性工作。王佳发给奥迪公司、奥迪中国公司的“并线辅助系统设计方法简单陈述”就是完全由个人独立实现的技术方案，最初在以PPT形式分享之前就以手机APP的形式进行了验证。

王佳还主张，奥迪公司、奥迪中国公司并未提供任何证据证明王佳利用其设备或技术去完成涉案专利的发明与创造。一审法院不应在没有证据支持的情况下就以“驾驶员辅助系统是复杂的研发项目”为由简单推断王佳需要奥迪公司、奥迪中国公司的物质技术支持才能完成此项发明。实际上，涉案发明并不是非常复杂的汽车驾驶辅助技术，王佳根据此前的软硬件知识储备可以自主完成涉案发明。

奥迪公司、奥迪中国公司主张，在进入奥迪中国公司北京研发中心工作前，王佳没有在汽车相关领域的工作经验，奥迪公司向王佳提供了培训和物质技术条件，从而使其能够进行汽车车载软件的开发工作。证据显示，涉案发明从提出初步设想到最终完成，整个过程都是在奥迪公司的任务安排下进行的，涉案发明为职务发明。而且，王佳在向奥迪公司汇报其发明的初步想法后，也向其雇主万思腾公司汇报了，并且查询了其与万思腾公司签订的劳动合同和保密协议。各方均认可涉案发明属于职务发明，对此未提出异议。王佳始终知道这个发明是职务发明，奥迪公司是所有人，王佳认可这个事实并积极配合完成发明。王佳向奥迪公司汇报时，涉案发明尚处于一个初步的、简单想法的阶段。从该想法到最终发明的完成，整个技术方案的内容已经有了巨大的改变，且这个过程是王佳在奥迪公司工作期间利用奥迪公司提供的包括特有的研发环境在内的物质技术条件完成的。

三、法院观点

二审法院指出，由于非职务发明的认定，关键在于认定相关发明创造并非利用发明人所属的工作单位的物质技术条件完成的。因此，对于非职务发明的认定，属于对消极事实的认定，通常不应由主张该消极事实存在的一方当事人承担积极的举证责任，而应当由否定该消极事实的另一方当事人承担积极的举证责任。但是，若否认相关发明创造为非职务发明创造的一方当事人已经提交了初步反驳证据的情况下，主张相关发明创造为非职务发明创造的一方当事人则应当另行提供证据，证明对方的反驳证据不能起到证明目的。若在对方当事人提供了反驳证据而使发明创造的性质无法确定，则根据民事诉讼优势证据规则，应当认定提出非职务发明创造主张的一方当事人未履行其举证责任，并进而承担相应的不利后果。

二审法院裁判，在发明人王佳提出相关诉讼主张的情况下，奥迪公司、奥迪中国公司提交了用以反驳王佳事实主张的相关证据，上述反驳证据虽然在奥迪公司、奥迪中国公司是否属于专利法第六条规定中的“本单位”进而奥迪公司、奥迪中国公司是否系涉案发明创造的专利申请权人等方面仍存在疑点，但已足以动摇王佳提出相关诉讼主张所依据的涉案发明创造系非职务发明创造的事实基础。但针对奥迪公司、奥迪中国公司提出的反驳证据，王佳并未提供充分的证据对其事实主张加以证明。因此，综合本案全部在案证据，法院无法认定涉案专利申请系基于王佳的非职务发明创造而提出的，王佳的诉讼主张缺乏事实依据，其应当承担相应的举证不能的法律后果。

下周二我们继续介绍职务发明认定的相关案例，到时见。

供稿：刘强

编辑：任雪

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