案例评析 | 等同侵权的比对对象应是具体的技术特征

导语：一方面，记载于主题名称或权利要求中的相关内容如不构成技术特征，则判断其与被诉侵权技术方案中的相应内容是否构成等同，毫无意义。另一方面，脱离具体技术特征，通过整体技术方案进行所谓的“等同”判定，将有可能不适当地扩大专利权的保护范围，挤占本可以由公众自由实施的现有技术，亦与专利权人对现有技术所作出的创新贡献程度不相符，进而侵蚀“以公开换取保护”这一奠定专利法制度之基石。

供稿：孔旗

裁定书请查阅(2020)最高法知民终1469号

 上诉人北京极智嘉科技有限公司（以下简称极智嘉公司）因与被上诉人深圳市海柔创新科技有限公司（以下简称海柔公司）、百世物流科技（中国）有限公司佛山分公司（以下简称百世物流佛山分公司）侵害发明专利权及发明专利临时保护期使用费纠纷一案，不服广州知识产权法院于2020年8月11日作出的（2019）粤73知民初1587号民事判决，向二审法院提起上诉。二审法院于2020年10月9日立案后，依法组成合议庭进行审理，现已审理终结。

2019年11月7日，极智嘉公司向原审法院提起诉讼，原审法院立案受理。极智嘉公司起诉请求：1.判令海柔公司立即停止制造、销售、许诺销售侵害极智嘉公司涉案专利权的库宝系统；2.判令海柔公司、百世物流佛山分公司立即停止使用侵害极智嘉公司涉案专利权的库宝系统；3.判令海柔公司、百世物流佛山分公司连带赔偿极智嘉公司经济损失250万元；4.判令海柔公司、百世物流佛山分公司连带赔偿极智嘉公司为制止侵权所支付的合理开支30万元；5.判令海柔公司、百世物流佛山分公司连带支付从极智嘉公司涉案专利公布日至授权公告日期间的合理使用费50万元；6.判令海柔公司、百世物流佛山分公司连带承担本案诉讼费。极智嘉公司是涉案专利的专利权人。涉案专利申请日是2018年6月1日，申请公布日是2018年11月13日，授权公告日是2019年4月9日。该专利权利要求1如下：1.一种货架命中方法，其特征在于，包括：根据接收的订单任务中商品的信息，在当前工作站的货架池中命中所述商品所在的货架；如果在所述当前工作站的货架池中命中的货架无法满足所述订单任务中的全部商品，则根据所述订单任务中未命中商品的信息，继续在除所述当前工作站的货架池之外的货架中命中所述未命中商品所在的货架。关于被诉侵权技术方案是否落入极智嘉公司专利权保护范围的问题。将库宝系统与涉案专利权利要求1进行比对，海柔公司、百世物流佛山分公司指出存在两点区别：一是前者命中的是料箱，而后者命中的是货架；二是前者的料箱一旦选中就不能用于其他订单，而后者被选中但仍在当前货架池排队的货架优先用于其他订单。极智嘉公司不确认存在第二点区别。为此，原审法院专门组织了第二次勘验。在第二次勘验过程中，原审法院经审理认定海柔公司、百世物流佛山分公司主张的第二点区别并不存在。原审法院认为，库宝系统中也有货架，每一个货架放置若干个料箱，故命中料箱不同于命中货架。极智嘉公司主张两者构成相同，依据不足，不能成立。同时，相比命中货架而言，命中料箱的技术手段、功能、效果都存在明显区别，不构成等同特征。因此，库宝系统未落入涉案专利权利要求1的保护范围。原审法院判决：驳回极智嘉公司全部诉讼请求。案件受理费33200元，由极智嘉公司负担。极智嘉公司上诉请求：1.撤销原审判决；2.改判支持其诉讼请求；3.判令海柔公司、百世物流佛山分公司承担本案一、二审诉讼费。经审理，本院认为本案的二审争议焦点问题是：海柔公司、百世物流佛山分公司实施的被诉侵权方法是否落入涉案专利权利要求1的保护范围。极致嘉公司上诉认为，虽然涉案专利权利要求1的主题名称为“一种货架命中方法”，但该主题名称仅是对权利要求1包含的全部技术特征的抽象概括，以及对权利要求1所保护的技术方案的简单命名，而权利要求1的保护范围应由其记载的全部技术特征加以限定。原审法院仅依据涉案专利说明书记载的所要解决的技术问题，即认为“命中货架”对于涉案专利权的保护范围具有限定作用，该认定缺乏依据。进而，极致嘉公司认为海柔公司库宝系统中的“料箱”与涉案专利权利要求1中的“货架”构成等同。梳理极致嘉公司的上诉理由，其立论是建立在涉案专利权利要求1的主题名称对于该项权利要求的保护范围不具有限定作用的基础之上。经分析，二审法院认为，海柔公司所实施的被诉侵权方法未落入涉案专利权利要求1的保护范围，理由如下：经分析，涉案专利权利要求1的主题名称对于该项权利要求的保护范围具有限定作用，该限定作用主要体现在对涉案专利权利要求1的技术方案所具体应用领域的限定，即权利要求1限定保护的是“命中货架”的方法。根据涉案专利说明书“背景技术”部分记载的内容，货位通常只存放一种商品，货架属于货位的集合。因此，“命中货架”与“命中货位”不属于同义互换。海柔公司库宝系统的料箱存放的是一种商品，故海柔公司库宝系统中的“料箱”相当于涉案专利说明书“背景技术”中描述的“货位”。海柔公司的拣选方法是精准命中仅盛放一种商品的料箱，故“命中料箱”相当于“命中货位”。因此，在涉案专利权利要求1的主题名称已经将该项权利要求所保护的技术方案的应用领域限定于“命中货架”的情况下，海柔公司被诉侵权的“命中料箱”的方法应认为未落入涉案专利权利要求1的保护范围。海柔公司因不构成侵权，既无须承担侵权责任，也无须支付涉案专利临时保护期的使用费。针对极致嘉公司的上诉理由，二审法院评述如下：第一，根据上述关于“货架”“货位”“料箱”含义的解析，极致嘉公司关于“‘货架’可以理解为承载货物的装置，可以是一个用于容纳订单所需货物的容器，海柔公司库宝系统中的料箱相当于权利要求1中的‘货架’”的主张，脱离了涉案专利说明书对于“货架”所设定的技术语境，故对其该项主张，本院不予支持。结合原审法院勘验查明的技术事实，原审法院关于“库宝系统中也有货架，每一个货架放置若干个料箱，故命中料箱不同于命中货架”的认定，并无不当。第二，等同侵权的比对对象始终是具体、特定的技术特征，而非整体技术方案。审理专利纠纷规定第十三条第二款将“等同特征”明确规定为：“与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。”因此，一方面，记载于主题名称或权利要求中的相关内容如不构成技术特征，则判断其与被诉侵权技术方案中的相应内容是否构成等同，毫无意义。另一方面，脱离具体技术特征，通过整体技术方案进行所谓的“等同”判定，将有可能不适当地扩大专利权的保护范围，挤占本可以由公众自由实施的现有技术，亦与专利权人对现有技术所作出的创新贡献程度不相符，进而侵蚀“以公开换取保护”这一奠定专利法制度之基石。涉案专利共计四项独立权利要求，权利要求1属于方法发明专利的独立权利要求，方法发明专利的技术特征是具体、特定的步骤特征，“货架”是该项权利要求的实施对象，而非该项权利要求所限定的技术特征。因此，极致嘉公司关于涉案专利权利要求1的“货架”与海柔公司库宝系统中的“料箱”构成等同的上诉主张，明显有悖司法解释关于等同侵权判定的适用条件，二审法院不予支持。原审法院在原审判决说理部分认为“相比命中货架而言，命中料箱的技术手段、功能、效果都存在明显区别，不构成等同特征”，亦是围绕“命中货架”与“命中料箱”两个技术方案整体是否构成等同进行评述，陷入了“整体等同”的判断误区，亦有违前述司法解释关于等同侵权判定的规定，二审法院依法纠正。

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