案例评析| 作为另一件产品的零部件的侵犯外观设计专利的产品是否侵权的影响因素

导语：将侵犯他人外观设计专利权的产品作为零部件制造另一产品的，不视为生产侵权产品的行为，只认定为销售侵权产品行为；如果该侵权零部件仅具有技术功能，不发挥任何审美效果，则销售行为都不构成，即需要判断零部件在另一件产品的正常使用时是仅具有技术功能还是能够产生视觉效果，进而进一步判断是否构成销售侵权行为。                                                                 供稿：董浩

裁定书请查阅（2018）苏民终1186号

上诉人上海耐上炯五金模具厂（以下简称耐上炯模具厂）因与被上诉人海门市恒远电动工具厂（以下简称恒远电动工具厂）、海门市华翼能电动工具有限公司（以下简称华翼能公司）侵害外观设计专利权纠纷一案【（2018）苏民终1186号】中：

耐上炯模具厂上诉称：二、被诉侵权机芯系可以批量生产的产品，被上诉人将被诉侵权产品作为零部件制造另一产品并销售，侵犯涉案外观设计专利权。1.被诉侵权产品在被上诉人制造的产品中不仅具有技术功能，将导致整个胶枪的外观产生重大变化，对其销售产生重大影响；2.被诉侵权机芯的功能为动力输出，其输出的动力并不仅能用于某一款胶枪，而可以随着胶枪的类型变化而调整使用方式，即机芯系独立产品，可以用于其他款式胶枪；3.被诉侵权产品与涉案外观设计专利的机芯内部结构不一致，但使用的机芯外壳，系与上诉人相应外观设计专利权的机芯外壳相同，由此表明，被诉机芯可以批量生产，且系独立应用的产品，并不因机芯内部结构改变而失去独立性。

恒远电动工具厂、华翼能公司辩称，二、被诉侵权产品不是专利法意义上的独立产品，在另一产品中挤胶枪仅具有技术功能。1.被诉侵权产品位于挤胶枪外壳内部，完全被覆盖，不能为消费者直接观察到，无任何审美效果。而外观设计保护富有美感的设计，其价值体现在审美效果上，与涉案挤胶枪机芯与外观设计保护的对象是冲突的；2.挤胶枪机芯并非是可以独立销售的通用零部件，被上诉人销售的是挤胶枪整体。

本案争议焦点在于：恒远电动工具厂、华翼能公司主张被诉侵权产品为仅具技术功能的内部零部件进而不存在侵权行为是否于法有据。

一审法院认为;专利法第二条第三款规定，外观设计是对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。从该规定可以看出，外观设计的价值在于其具有相应审美效果，进而产生吸引消费者注意并选择购买的市场竞争优势。外观设计必须为消费者直接观察，其审美效果才能发挥效益。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十二条第二款规定，将侵犯外观设计专利权的产品作为零部件，制造另一产品并销售的，人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的销售行为，但侵犯外观设计专利权的产品在该另一产品中仅具有技术功能的除外。该款规定表明：①将侵犯他人外观设计专利权的产品作为零部件制造另一产品的，不视为生产侵权产品的行为，只认定为销售侵权产品行为；②如果该侵权零部件仅具有技术功能，不发挥任何审美效果，则销售行为都不构成。该规定进一步表明外观设计的价值在于其具有的审美效果。本案中，被诉侵权的挤胶枪机芯，完全为挤胶枪外壳所包裹，只有借助专业工具进行拆卸后才可以看到，无法为普通消费者直接观察，并不发挥相应审美效果。耐上炯模具厂在法庭辩论时曾提出被诉侵权机芯与挤胶枪外壳相贴合，导致了挤胶枪外观发生变化，故挤胶枪机芯并非仅具有技术功能，也发挥外观的作用。对此问题，一审法院认为，即使被诉侵权的机芯与挤胶枪外壳完全贴合，其能够必然决定的是挤胶枪外壳内部的结构，并不必然挤胶枪外壳的整体外观，在内部结构固定的情况下，外壳可以通过厚度、线条、色彩等多种要素的变化形成不同外观。且本案涉及的是机芯的外观设计，不涉及挤胶枪的外观设计，故耐上炯模具厂的该意见不成立。同时，如某个零部件本身可以作为一个独立的通用商品，其即使最终作为内部零部件使用，也可以在流通环节发挥其外观设计的审美价值。但本案并无证据证明涉案挤胶枪机芯可以作为独立商品存在，即可进行批量生产并作为行业内通用的零部件单独销售。故本案被诉侵权的挤胶枪机芯应认定为司法解释规定的仅具有技术功能的零部件。即使恒远电动工具厂、华翼能公司主张先用权抗辩不成立，也不存在制造、销售等侵权行为。

二审法院认为：二、被诉侵权产品仅具技术功能  外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。外观设计专利权不保护产品的功能性和实用性，而是保护具有美感的外观。故由产品的功能唯一限定的特定形状对整体效果通常不具有显著的影响。对主要由技术功能决定的设计特征，在外观设计专利侵权判定时，应当将功能性外观排除在专利权保护范围之外。

本案中，涉案外观设计为“挤胶枪机芯”，是涉案充电式电动挤胶枪的内部部件。首先，被控挤胶枪机芯由机芯主体和盖板组成，机芯主体通过螺丝与盖板连接固定后，形成一个相对封闭的容纳空间，用于放置并固定变速传动机构。其次，变速传动机构是由数层齿轮变速转换层组成，每个齿轮变速转换层由相应的齿轮组成，不同转换层的齿轮之间由支撑定位机构连接，齿轮外部设置套圈，套圈内壁设置有内齿，内齿能够与齿轮咬合；最接近电机端的齿轮变速转换层使用的是小型齿轮，相应地齿轮支撑定位机构直径也最小，其外部套圈的直径也最小；远离电机端的齿轮变速转换层中的齿轮数量会逐渐增加，进而能够实现降低转速增大强度、输出更大扭力的技术效果，齿轮数量的增加会使得固定该层齿轮的支撑定位机构直径增大，其外部套圈的直径也随之增大。最终与双管电动挤胶枪的推进杆直接接触是大型齿轮，大型齿轮具有更高的强度进而能够输出最大的扭力并产生最大的推动力。鉴于变速传动机构是由数层齿轮变速转换层组成，传动机构的容纳空间必然与齿轮变速转换层的结构外形配合，因此涉案挤胶枪机芯从上部到下部相应地呈现出直径递增的圆台形结构，从而提供更好的支撑力和良好的固定效果。涉案被诉挤胶枪机芯外观恰恰是其功能决定的台形结构的固有外观，并未脱离其功能，附加或改变其外观，形成富有美感的外观式样。最后，被诉挤胶枪机芯在与挤胶枪外壳组合后，其处于挤胶枪外壳内部，一般消费者无法观察到其外观。因此，被诉挤胶枪机芯在涉案充电式电动胶枪中仅具有技术功能。根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十二条第二款“将侵犯外观设计专利权的产品作为零部件，制造另一产品并销售的，人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的销售行为，但侵犯外观设计专利权的产品在该另一产品中仅具有技术功能的除外”的规定，被诉侵权产品不侵犯耐上炯模具厂涉案外观设计专利权。

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