案例评析｜驰名商标认定中按需原则的适用

导语

即使已经认定被控侵权行为损害了权利人在相同或者类似商品上的商标权，根据当事人的不同请求权基础和主张，仍需要对被控侵权行为是否侵害权利人在不相同或者类似商品上的驰名商标专用权进行评价。供稿：秦琳

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埃克森美孚公司系全球领先的石油和石化公司，拥有“美孚”、 “MOBIL”等商标。埃克森美孚公司发现北京北农国信科技发展有限公司（简称北农公司）等生产、销售“MEIFU美孚”牌化肥和农药，遂诉至法院。

埃克森美孚公司主张被控侵权行为与其在先注册的第1类的第357297号“美孚”商标（指定商品为合成树脂与聚合材料，包括聚乙烯和聚苯乙烯）、第147013号“美孚MEIFOO”商标（指定商品为用作添加剂、溶剂（胶粘剂）的化学品）、第5741892号“MOBIL”商标（指定商品为肥料；除杀菌剂、除草剂、除莠剂、杀虫剂和杀寄生虫剂外的农业化学品等）、第174462号“MOBIL”商标（指定商品为农业和园艺用化学品等）、第5类的第174470号“MOBIL”商标（指定商品为除莠剂；杀虫剂；杀线虫剂）构成相同或者类似商品上的近似商标，违反商标法第五十七条的规定。

除此之外，埃克森美孚公司还主张其在第4类润滑油产品上注册的第174431号“MOBIL”商标、第174458号“美孚”商标构成驰名商标。被控侵权行为损害了其驰名商标专用权。

一审法院认定，被控侵权商品与第5741892号、第174470号及第174462号商标核定使用的商品构成同一种或类似商品，而被控侵权商品中所使用的商标与“MOBIL”商标构成相同或近似商标，相关公众会误认为被控侵权商品系由埃克森美孚公司提供，构成对前述三个注册商标专用权的侵害，违反了《商标法》第五十七条第（二）、（三）项的规定。

在此前提下，对于是否还有必要对埃克森美孚公司所主张的驰名商标作出认定，一审法院认为，因对驰名商标实施按需保护的原则，故通常情况下，如果商标注册人在同一种或类似商品上注册的商标足以使得其获得与驰名商标同等水平的保护，则无需再对商标权人提供驰名商标的保护。对于何为同等水平的保护，至少需要从停止侵权及赔偿损失两方面进行考量。本案中，法院虽已认定被控侵权行为构成对埃克森美孚公司在第1类及第5类商品上注册的三个注册商标专用权的侵犯，但因埃克森美孚公司并无证据证明上述商标已投入实际使用，因此，埃克森美孚公司依据上述商标仅可以获得停止侵权的法律救济，但无法获得经济赔偿。但如果第174431号“MOBIL”商标、第174458号“美孚”商标构成驰名商标，且被控侵权行为确实损害上述驰名商标的权益，则埃克森美孚公司不仅可以据此禁止各被告实施被控侵权行为，亦可以获得经济赔偿。由此可见，本案中，埃克森美孚公司依据驰名商标所获得的保护与依据同一种或类似商品上所注册的商标所获得的保护并不相同。鉴于此，本案中有必要对上述商标是否构成驰名商标进行认定。

对于该问题，二审北京高级人民法院认定，本案不需要适用按需原则。埃克森美孚公司对其在不同商品类别上注册的“Mobil”及“美孚”商标享有各自独立的商标专用权和禁用权。因此，即使已经认定被控侵权行为损害了埃克森美孚在第1类和第5类商品上的商标权，根据当事人的主张，仍需要对被控侵权行为是否损害该公司在第4类商品上商标权进行评价。对埃克森美孚公司在润滑油商品上的“美孚”和“Mobil”商标是否构成驰名商标的认定并非基于驰名商标保护按需认定的原则，而是基于不同请求权基础进行的逐项认定。法院综合考虑埃克森美孚公司“美孚”和“Mobil”商标的显著性、知名度，相关公众的重合程度以及标志的近似程度和其他实际使用情况，认定相关公众能够将被控侵权行为涉及的商标与上述驰名商标建立相当程度的联系，而且也存在相关公众将被控侵权产品的来源与埃克森美孚公司建立错误联系的可能性，因此，上述行为破坏“美孚”和“Mobil”与埃克森美孚公司在润滑油商品上的唯一对应关系，足以减弱驰名商标的显著性，构成致使驰名商标注册人的利益可能受到损害的情形，应当停止侵害，并承担相应侵权责任。

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