案例评析｜商标在先使用抗辩的构成要件

导语

商标在先使用抗辩应当满足2个条件：第一，先于商标申请日前且先于商标注册人使用商标；第二，使用行为具有一定影响，“具有一定影响”的在先使用行为，应当是实质性、持续性的使用行为。供稿：秦琳、杨宇宙

裁判文书请戳

苏州平行世界网络科技有限公司（以下简称平行世界公司）是第17977865号“轻管家”商标的权利人，该商标指定使用在第45类家务服务等服务上，申请日期为2015年9月24日，注册有效期为2016年11月7日至2026年11月6日。北京小马飞捷网络科技有限公司（以下简称小马飞捷公司）于2016年1月25日在第45类家务服务等服务上申请注册“轻管家”商标，后被商标局驳回。平行世界公司发现小马飞捷公司在其“小马管家”网站、公众号以及APP上，为宣传其家政服务，使用“轻管家”标识，如通过手机进入小马飞捷公司的公众号和APP，在首页都可见“轻管家”、“轻管家PLUS”图标，滚动内容亦可见“轻管家PLUS”字样。点击进入“轻管家”，可见“为什么选择轻管家”字样，内容介绍为“清洁服务”、“家务打包”等，下方为“预约轻管家”选项；进入“轻管家PLUS”，可选择“立即预订”；内容介绍为“星级服务家务全包”等。平行世界公司认为小马飞捷公司的行为侵害了其“轻管家”的注册商标权，遂诉至法院。法院认为，小马飞捷公司对“轻管家”标识的使用属于商标性使用，且使用的标识与涉案商标几乎相同，所宣传的服务为“家政服务”，亦落入涉案商标核定的“家务服务”之范围，小马飞捷公司于家政服务上对“轻管家”标识的使用易造成相关公众对服务的来源产生混淆误认或者认为其来源与平行世界公司具有特定的联系，构成在相同服务上使用近似商标，因此侵害了平行世界公司的注册商标专用权。小马飞捷公司认为其先于平行世界公司在家政服务领域使用“轻管家”商标，并具有一定知名度和影响力，平行世界公司无权禁止其在原使用范围内继续使用“轻管家”商标，小马飞捷公司的使用行为不构成侵权。关于在先使用的抗辩是否成立。法院认为，对在先使用人的保护实质上是对注册商标专用权人的限制，在先使用人要获得商标法保护，需要满足在申请日前使用并具有一定影响的条件。我国的商标管理体系以注册制为主，虽然法律上有必要给予在先使用的未注册商标一定保护，但保护水准不宜过高，以免冲击到注册制这一商标管理中的基本制度。因此，“具有一定影响”的在先使用行为，应当是实质性、持续性使用，而非象征性、间歇性使用。具有识别意义的商誉并非一朝一夕能够形成，只有实质性、持续性的使用行为，才有可能在该未注册商标上形成有一定影响力的商誉，该在先使用才能达到具有一定影响的程度。本案中，小马飞捷公司提交的在先使用证据中显示“轻管家”标识早于涉案商标申请日前使用的大多为网络媒体报道，核心内容均为小马飞捷公司于2015年8月26日举办的“上线轻管家服务”这一次宣传活动，且该活动的举办日距离涉案商标的申请日时间较为临近。从宣传频次、宣传时间、宣传内容等方面来看，尚不足以证明其使用“轻管家”标识达到“有一定影响”的程度；其次，小马飞捷公司未提交任何流通领域的证据证明其于涉案商标申请日之前已实际将“轻管家”标识在家政服务上实际使用，亦未提交证据证明平行世界公司具有抢注商标的恶意；最后，商标法第五十九条第三款规定在先使用抗辩权是由于在先商标经过使用已承载了一定的商誉，故产生了应予保护的正当利益，而在案证据难以证明小马飞捷公司在涉案商标申请日之前已将“轻管家”标识进行了实质性、持续性的使用，从而积累了“具有一定影响”的商誉。综上所述，小马飞捷公司的在先使用抗辩不能成立。

法院最终判决小马飞捷公司立即停止侵害商标权的行为并且刊登声明、消除影响，赔偿平行世界公司经济损失及维权合理支出共计7万元。

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