案例评析｜关于专利侵权中现有技术的抗辩

导语

被诉侵权技术方案中与权利要求的保护范围无关的特定技术特征，或者对认定是否落入权利要求所限定的保护范围没有实质性影响的特定技术特征，在认定现有技术抗辩时不予考虑。在认定被诉侵权的技术特征与现有技术方案的相应特征是否相同或者无实质性差异时，应当围绕涉案专利所要解决的技术问题以及权利要求中争议技术特征在专利技术方案中的功能和技术效果，对二者在手段、功能、效果等方面的差异及其影响程度作出认定。供稿：杨宇宙、赵云虎

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基本案情：

再审申请人（一审被告、二审上诉人）：北京百度网讯科技有限公司。

被申请人（一审原告、二审被上诉人）：北京搜狗科技发展有限公司、北京搜狗信息服务有限公司。

搜狗科技公司、搜狗信息公司认为：百度网讯公司未经许可发行百度输入法，并通过多种渠道向第三方提供百度输入法及其删除信息的方法。百度输入法落入第200810116190.8号、名称为“一种输入过程中删除信息的方法及装置”发明专利（以下简称涉案专利）权利要求1、7的保护范围。百度网讯公司未经专利权人许可实施涉案专利方法，发行、使用、销售、许诺销售侵害涉案专利权的百度输入法，给搜狗两公司造成重大经济损失。搜狗两公司随后向向北京知识产权法院（简称一审法院）起诉请求判令百度网讯公司立即停止发行，或通过任何方式向第三方提供侵害涉案专利权的产品；判令百度网讯公司立即停止使用侵害涉案专利权的删除信息方法；判令百度网讯公司赔偿经济损失990万元，以及为制止侵权行为所支付的合理开支10万元，共计1000万元。

百度网讯公司认为：权利要求1、7的保护范围实质相同，百度输入法没有落入权利要求1、7的保护范围。百度输入法不具有权利要求1中限定的“删除字符”“删除编码”以及“暂停接收”3项特征。飞利浦手机及其使用手册构成涉案专利的现有技术；百度输入法实施的是现有技术，未侵害涉案专利权。请求驳回原告诉讼请求。

一审及二审意见：

涉案专利的权利要求1为：“一种输入过程中删除信息的方法，其特征在于，输入区域包括编码输入区和字符上屏区，所述方法包括：当输入焦点在编码输入区时，接收删除键的指令，删除已输入的编码；当所有的编码全部删除完时，暂停接收所述删除键的指令；当所述删除键的按键状态达到预置条件时，继续接收删除键的指令，删除字符上屏区中的字符”。各方当事人均认可涉案专利权利要求1的保护范围最大，且权利要求1与权利要求7具有实质相同的保护范围，同意以权利要求1作为侵权比对基础。

一审法院认为，通过公证书和一审庭审演示，可以确定百度输入法具有涉案专利中的“暂停接受”“删除字符”以及“删除编码”特征，落入权利要求1的保护范围。关于现有技术抗辩，一审法院认为涉案专利权利要求中“删除键的指令”限定了连续下发的具体实施方式。百度输入法连续下发删除指令的技术特征与涉案专利的保护范围是相关的；并且该特征与飞利浦手机一次下发删除键指令即全部清空已输入内容的特征相比，既不相同也不等同。因此，百度网讯公司的现有技术抗辩不能成立。一审法院判决百度网讯公司立即停止使用涉案专利权的行为，立即停止发行、或通过任何方式向第三方提供使用涉案专利权的“百度手机输入法”产品。

百度网讯公司不服一审判决，向北京市高级人民法院（以下简称二审法院）提起上诉，请求：判令撤销一审判决，发回重审或者改判驳回搜狗两公司的全部诉讼请求。事实和理由：（一）百度输入法没有实施权利要求1中的“删除字符”特征和“删除编码”特征，没有落入权利要求1的保护范围，没有侵犯涉案专利权；（二）百度输入法实施的删除功能属于现有技术飞利浦手机的删除方案。经审理，二审法院认为，一审判决关于百度网讯公司的不侵权抗辩及现有技术抗辩不能成立的认定并无不当。二审法院判决驳回上诉，维持原判。

百度网讯公司因与被申请人搜狗科技公司、搜狗信息公司侵害发明专利权纠纷一案，不服北京市高级人民法院的二审判决，向最高院申请再审。

最高院再审意见：

关于百度输入法的“长按”技术方案。最高院认为，专利法第六十二条规定：“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。”《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条规定，“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征（以下简称被诉特征），与一项现有技术方案中的相应技术特征（以下简称相应特征）相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术”。根据上述规定，在认定现有技术抗辩是否成立时，应当在对权利要求限定的技术方案进行技术特征划分后，对照权利要求中的各项技术特征，对应性地确定被诉侵权技术方案中的各项“被诉特征”，以及现有技术中的各项“相应特征”，再行比对以确定各项“被诉特征”与“相应特征”是否相同或者无实质性差异。被诉侵权技术方案中与权利要求的保护范围无关的特定技术特征，或者对认定是否落入权利要求所限定的保护范围没有实质性影响的特定技术特征，在认定现有技术抗辩时不予考虑。在认定“被诉特征”与“相应特征”是否相同或者无实质性差异时，应当围绕涉案专利所要解决的技术问题以及权利要求中争议技术特征在专利技术方案中的功能和技术效果，对二者在手段、功能、效果等方面的差异及其影响程度作出认定。

本案中，根据一、二审判决以及百度网讯公司申请再审的理由，有关现有技术抗辩的争议集中于权利要求1中的“删除编码”特征，即“当输入焦点在编码输入区时，接收删除键的指令，删除已输入的编码”。在权利要求1中，并没有限定“删除已输入的编码”的具体方式。在涉案专利说明书中，记载了与“删除已输入的编码”相关的多个具体实施方式。说明书第[0052]段、第[0054]段、第[0058]段、第[0077]段记载，删除键的按键方式包括长按、短按，以及短按和长按相结合的多种方式；删除已输入的编码（拼音）的具体方式，既可以是逐个删除，也可以是快速删除拼音，或者把所有的拼音都删除掉，或者是规律性间隔时间删除与快速删除的组合。根据一、二审法院以及最高院查明的事实，百度输入法“长按”删除键时，编码输入区中已输入的编码（拼音）被删除，故具备与权利要求1中的“删除编码”特征相同的技术特征。虽然百度输入法删除编码（拼音）的具体方式为“逐个”删除，与现有技术飞利浦手机的“一次性删除”不同，但就本专利所要解决的技术问题“现有的删除方法在进行编码删除的时候，由于误操作将已经上屏的字符也删除掉”，以及“删除编码”特征在涉案专利中的功能、效果而言，“逐个”删除拼音与“一次性删除”拼音的手段、功能、效果并不存在实质性的差异。尤其是，涉案专利的技术改进或者贡献，并不在于删除拼音的具体方式，本案也没有证据证明两种删除方式的替换需要本领域技术人员付出创造性劳动。综上，在权利要求1没有限定删除已输入的编码（拼音）的具体方式的情况下，无论是“逐个删除”还是“一次性删除”，均已被权利要求1中的“删除已输入编码”所覆盖，具体删除方式的不同不会对专利侵权判断产生实质性影响。相应地，在现有技术飞利浦手机长按删除键会删除编码输入区的编码（拼音），公开了与“删除已输入编码”相对应的“相应特征”的情况下，不能仅因百度输入法与现有技术“删除已输入编码（拼音）”的具体方式有所不同，即认定现有技术抗辩不能成立。百度公司的现有技术抗辩主张具有事实和法律依据，应予支持。

搜狗两公司认为，权利要求1明确限定了持续下发删除键指令，该特征应当纳入现有技术抗辩的比对；只有在持续下发删除键指令的情况下，才有“暂停接收所述删除键的指令”的必要；飞利浦手机长按删除键时实施的是一次性清空指令，指令只下发一次，与权利要求1限定的“暂停接收……继续接收指令”不同，故百度网讯公司的现有技术抗辩主张不能成立。

最高院认为，搜狗两公司的上述主张不能成立。首先，关于删除键指令，权利要求1中限定了“接收删除键的指令”“暂停接收所述删除键的指令”以及“继续接收删除键的指令”，但并没有限定搜狗两公司所主张的“持续下发删除键指令”。其次，根据一、二审查明的事实，飞利浦手机长按删除键时，整个编码输入区的拼音全部被一次性删除，光标一直停留在字符上屏区，不会删除字符上屏区文字；抬起删除键后重新按下删除键，一次性删除字符上屏区文字。因此，现有技术飞利浦手机公开了与前述“接收删除键的指令”“暂停接收所述删除键的指令”以及“继续接收删除键的指令”相应的技术特征。再次，涉案专利的实施例三同样为长按清除键的删除方法，说明书[0083]段至[0085]段记载，清除键在长按状态下，根据按键被按下的状态来删除已输入的编码（拼音），当编码全部被删除时，判断清除键是否弹起，如果否（不弹起），则保留编码输入区，输入焦点也保留在编码输入区，不执行清除键的删除操作；如果弹起，则关闭编码输入区，输入焦点跳转到字符上屏区；重启清除键的作用，可以删除（字符上屏区）字符。尤其是，关于实施例三中的“编码（拼音）被全部删除”的具体方式，说明书[0077]段明确记载了“只要进入按键的长按状态，就会把所有的拼音都删除掉”，且该方式不同于实施例三的另一种删除方式“间隔0.1秒删除一个拼音”；因此，实施例三中的“只要进入按键的长按状态，就会把所有的拼音都删除掉”与现有技术飞利浦手机长按时的一次性删除并无差别。对于同样的删除方式，搜狗两公司一方面主张现有技术飞利浦手机是“一次性的清空指令”，而对于将该方式作为实施例三的涉案专利，又主张是“持续下发”删除键指令，明显前后矛盾，不能令人信服。最后，关于涉案专利所要解决的技术问题，说明书第[0003]至[0006]段有明确记载，即对于连续按下删除键（短按）以及长时间按删除键（长按），都会存在用户操作失误，删掉用户“不想删除的信息”的情形。结合说明书的上下文以及各项实施例，该处所指的“不想删除的信息”显然不是指编码输入区的字符（拼音），而是字符上屏区中“已经上屏的字符”；对此，说明书第[0006]段明确记载涉案专利要解决的问题是“现有的删除方法在进行编码删除的时候，由于误操作将‘已经上屏的字符’也删除掉的问题”。综上，根据涉案专利说明书的记载，误删除“（字符上屏区）已经上屏的字符”与误删除“（编码输入区）已经输入的内容（拼音）”是完全不同的两个问题。一、二审判决认定的“百度输入法在删除过程中对于删除的内容有较大的控制余地，可以保留部分不需要删除的内容；而（现有技术）一次性清空的删除方式控制选择的余地较小，不能保留不需要删除的内容”，涉及的是编码输入区中已经输入的内容（拼音）的删除，与涉案专利说明书明确记载的所要解决的技术问题不同。在百度输入法和现有技术飞利浦手机长按删除键时均能够防止误删除“（字符上屏区）已经上屏的字符”，均能够解决涉案专利所要解决的技术问题的情况下，一、二审判决又以编码输入区已经输入的内容（拼音）的删除方式不同，控制余地不同为由，认定现有技术抗辩不能够成立，没有相应的法律依据，最高院予以纠正。

对于搜狗两公司所主张的“快速短按”，经最高院两次释明，搜狗两公司始终未能向最高院提交客观证据予以证明。根据最高院询问以及庭审时的演示情况，且在缺乏其他客观证据的情况下，最高院对搜狗两公司有关百度输入法“快速短按”技术方案构成侵权的主张，不予支持。综上，百度网讯公司有关百度输入法“长按”技术方案的现有技术抗辩主张成立，百度网讯公司实施该技术方案不构成侵犯涉案专利权。搜狗两公司有关百度输入法“快速短按”技术方案构成侵权的主张没有相应的证据证明，最高院亦不予支持。

最高院审理后，判决如下：撤销一审、二审的判决，驳回北京搜狗科技发展有限公司和北京搜狗信息服务有限公司有关判令百度网讯公司立即停止使用侵犯第200810116190.8号发明专利权的删除信息的方法，立即停止发行、或通过任何方式向第三方提供侵害第200810116190.8号发明专利权的“百度手机输入法”产品的诉讼请求。

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