案例评析｜主要是利用本单位的物质技术条件

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导语｜

关于“主要是利用本单位的物质技术条件”的条件规定，是对前述物质、技术条件在发明创造作出过程所起作用的限定，对此应理解为，其一，单位物质、技术条件的存在是该发明创造作出过程中不可缺少的必要条件，在没有该物质、技术条件参与的情况下，该发明创造的成就无法实现；其二，相对于发明人使用的其他来源的物质、技术条件而言，单位物质、技术条件在重要性上居于主要地位，足以胜过其他来源的物质、技术条件，从而可以据此决定争议专利的权属。

供稿：赵云虎、艾可颂

裁判文书请戳

上诉人郑州新材科技有限公司（以下简称新材公司）因与被上诉人宋军礼专利权权属纠纷一案，不服河南省郑州市中级人民法院作出的（2020）豫01知民初532号民事判决，向二审法院提起上诉。二审法院于2020年11月16日受理后依法审理，现已审理终结。

一、一审情况：

（一）涉案专利的相关情况：2018年11月14日，宋军礼申请了名称为“一种圆环形高温微波膨化炉”专利号为ZL20182187****.X的实用新型专利（涉案专利）。2019年8月20日，该专利获得授权并公告，专利证书上记载的发明人和权利人均为宋军礼。该专利权目前有效。涉案专利的技术领域：本专利用于对物料进行高温微波膨化的微波加热组件，实现石墨的连续微波膨化，使石墨烯实现连续化生产，属于石墨烯生产设备领域。

（二）宋军礼在新材公司的重点就职情况：宋军礼与新材公司分别于2018年4月23日和2019年4月23日签订《劳动合同书》，合同期限2018年4月23日至2020年4月22日。2018年10月22日，郑州新材公司与宋军礼签订了《员工保密与竞业禁止协议》，保密义务期限自其知悉新材公司的新材料技术及商业秘密时起，至新材公司告知其可以公开时止。原审另查明，新材公司于2017年9月12日成立，经营范围为对石墨烯量产工艺和石墨烯手机锂电的研发、石墨烯应用领域产业化和商业推广。

原审法院认为：根据专利法第六条第一款与专利法细则第十二条第一款规定，涉案专利应当认定为宋军礼在新材公司工作期间的个人发明，并非职务发明。

第一，该案确定宋军礼的本职工作，应当结合双方签订的劳动合同和宋军礼实际承担的工作职责。新材公司提交的证据不能证明宋军礼的本职工作包括关于石墨烯生产设备的研发或新材公司向宋军礼下达过关于石墨烯生产设备方面的开发性研究任务。

第二，涉案专利解决的技术问题主要是现有石墨烯微波加热炉存在不能连续膨化生产、粉尘污染严重、输送带不耐高温需要频繁更换的问题。即使宋军礼因在工作中接触到新材公司购买的微朗微波膨化设备，才得以了解现有技术的缺陷，产生了研发涉案专利的动机，但鉴于涉案专利与微朗膨化设备差别较大，解决问题的技术方案亦不相同，故新材公司提交的证据不能证明微朗膨化设备对涉案专利的主要创新点起到较大启示作用，系研发涉案专利的主要物质技术条件。

二、二审情况：

二审法院认为，根据查明的事实并综合诉辩意见，本案二审争议焦点在于涉案专利是否属于职务发明创造。

专利法第六条第一款规定：“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。”前述规定将发明人履行本职工作或单位交付的本职工作外的工作任务、或是主要利用单位物质技术条件所完成的发明创造认定为职务发明。履行本职工作或工作任务体现了单位的意志，主要利用单位物质技术条件体现了单位的投入，两者共通之处在于单位生产要素对于发明创造起到了实质作用。涉及职务发明争议的专利权权属的确定，应秉持既严格保护知识产权、又确保公共利益和激励创新兼得的方针，以保护权利人合法权益的方式鼓励发明创造、激励自主创新、促进科学技术进步和经济社会发展。对此应当明确，一方面，单位在其科技创新中集合了发明人的力量，以单位意志启动和推进发明创造活动，并为研发活动提供物质技术条件，对社会创新特别是需要各方或多人联合攻关的重大技术创新的作用非常重要，其合法权益应得到法律保障。另一方面，发明人在发明中的地位不可替代，任何发明创造均离不开人的要素，均直接或间接源于发明人智慧的发挥。

鼓励公民发明创造和科研创作自由是法律规定的基本原则，“大众创业、万众创新”是重要的国家政策。任何人均依法享有发明创造的自由和权利。除非法律特别规定，否则既不能简单地以发明人的身份归属来认定发明创造的权利归属，也不能简单地以是否系在单位工作期间完成发明创造来认定该发明创造的权利归属。

基于上述分析，在职务发明权属争议的确定中，应当在保护单位利益与发明人利益之间取得合乎立法本意的平衡，既不使单位失去其投入生产要素资源所期待获得的智力成果，也避免使发明人处于弱势而使单位仅仅基于劳动关系坐收“意外之喜”，从而导致打击发明人的发明热情、从根本上抑制自主创新的不利后果。在适用法律时，应重点审查单位是否具有主张职务发明创造的合法依据，而不能将举证责任简单归于发明人。本案中，宋军礼和新材公司之间不存在关于对宋军礼工作期间发明创造权属的有效约定，故本案应从查明涉案专利与新材公司微波膨化炉技术方案的关系出发，审查宋军礼的工作任务或新材公司物质技术条件对于涉案专利的取得是否发挥了实质作用，以此判断新材公司是否具有取得涉案专利的合法依据。

（一）关于涉案专利与新材公司微波膨化炉技术方案的关系

首先，从技术问题的确定来看，宋军礼在原审中已明确，其研发涉案专利的动机源于在新材公司工作期间，新材公司的微波膨化炉输送带频繁烧坏；新材公司所提交的会议记录和工作报告等证据载明，宋军礼的工作内容之一是“和供方沟通传送带事项、寻找合适材质的传动带”，该传送带即涉案专利所称输送带；涉案专利说明书载明“输送带式微波加热炉，高温输送带材料不能满足石墨烯生产工艺温度需要，需要频繁修补更换传送带，既影响产品质量又会产生粉尘污染”，该说明书对背景技术的记载与宋军礼所述一致。故可以确定，涉案专利要解决的技术问题的确定，源于宋军礼在新材公司的工作内容。

其次，新材公司购入并使用的微波膨化炉与涉案专利相比，两者的主要区别在于：前者微波膨化炉使用高温毡材质的皮带往复式输送带，而后者为了解决专利背景技术中所提输送带式微波加热炉输送带不能适应高温工艺、需要频繁更换的问题，涉案专利采用了容置于腔体内的圆环形转盘输送物料，并将该圆环形转盘技术特征纳入权利要求1中。涉案专利的实施方式中描述其圆环形转盘使用白刚玉面板，本领域技术人员理解白刚玉面板为耐高温的刚性面板，适于安装在圆环形转盘结构上。

基于前述分析，二审法院认为，涉案专利与新材公司微波膨化炉技术方案的主要区别，在于以圆环形转盘代替了皮带式输送带。这也是相对于在案证据所反映的现有技术而言，涉案专利的实质性特点所在。

（二）关于宋军礼的工作任务认定

涉案专利的研发是否属于新材公司交付给宋军礼的本职工作以外的工作任务，应从案件的证据、事实出发，并结合生活常识予以综合分析，作出准确认定。

首先，新材公司未证明向宋军礼交办工作任务。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，否则承担举证不能的不利后果。宋军礼的工作任务仅限于在新材公司既有的皮带往复式输送带的技术方案范畴内更换高温毡材质输送带，而不包括提出新的技术方案来取代输送带。

其次，在案证据不足以推定宋军礼承担研发任务。石墨烯制备属具有相当技术含量的新兴工业领域，其相关研发人员理应具有一定专业知识，而单位在研发中应选择适格的研发人员，也属于生活常识。本案中，一方面，宋军礼的工作内容比较繁杂，大量工作属于招标及采购、与供货厂家交流、厂区安全卫生保洁等杂务，与公众对于科研工作的认知相去较远；另一方面，新材公司在上诉中亦提出，宋军礼毫无石墨烯微波膨爆制备专业知识和工作经验。宋军礼自2018年4月入职，至2018年11月申请专利仅相隔半年。故新材公司将研发任务交付宋军礼亦不合常理。

最后，宋军礼并无承接研发任务的认识。虽然宋军礼在2018年个人绩效评估中的“挑战工作/创新工作项目”中写有“石墨烯膨化设备研发、圆环形高温微波膨化炉设计、完成研发设计”，在2019年工作总结中亦将“设计石墨烯专用微波膨爆炉，获得实用新型专利”纳入“挑战、创新工作”板块，但工作人员无论是在总结评比还是在日常工作中向单位主动报告个人成绩，合乎人之常情。前述涉及涉案专利的成绩表述被纳入“挑战创新”工作板块，显著区别于新材公司确定的宋军礼本职工作内容；宋军礼在日常工作汇报中也未向新材公司报告研发进度或寻求公司帮助解决相关技术问题。故宋军礼成绩报告本身并不足以证明宋军礼完成涉案发明创造系履行本职工作或者本职工作之外的工作任务。

综上，原审判决关于涉案专利非因新材公司的工作任务所取得的认定正确，新材公司的相关上诉主张不能成立。

（三）关于发明创造的物质技术条件认定

新材公司上诉提出，宋军礼全程参与石墨烯微波膨爆设备的调试、改造工作，利用了新材公司设备、石墨原材料、设备改造方案和设备实验数据等物质技术条件进行操作实验；且涉案专利是对新材公司现有技术和设备的创新，在部件构成、技术方案方面具有高度相似度和关联性；故涉案专利是主要利用新材公司现有物质技术条件所产生的发明创造。

对此二审法院认为，所谓物质技术条件，专利法细则第十二条第二款规定：“专利法第六条所称本单位，包括临时工作单位；专利法第六条所称本单位的物质技术条件，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。”《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条规定：“合同法第三百二十六条第二款所称主要利用法人或者其他组织的物质技术条件，包括职工在技术成果的研究开发过程中，全部或者大部分利用了法人或者其他组织的资金、设备、器材或者原材料等物质条件，并且这些物质条件对形成该技术成果具有实质性的影响；还包括该技术成果实质性内容是在法人或者其他组织尚未公开的技术成果、阶段性技术成果基础上完成的情形。但下列情况除外：（一）对利用法人或者其他组织提供的物质技术条件，约定返还资金或者交纳使用费的；（二）在技术成果完成后利用法人或者其他组织的物质技术条件对技术方案进行验证、测试的。”依据上述规定，二审法院认为，物质技术条件可以具体划分为发明创造的物质条件、技术条件。在特定情形下，单一元素如设备可以兼具物质与技术条件属性。这其中，物质条件一般包括资金、设备、零部件、原材料等，其用途为直接或间接用于开展研发活动并在分析、验证、测试之后得到发明技术方案，包括在研发过程中对特定技术手段所产生的技术功能和效果或专利技术方案实用性等技术内容的分析、验证、测试，对于形成发明具有实质性的影响；而技术条件则指未公开的技术信息和资料，包括尚未公开的技术成果、阶段性技术成果等，对于形成发明的实质性特点具有技术启示。同时，专利法第六条第一款对于“主要是利用本单位的物质技术条件”的条件规定，是对前述物质、技术条件在发明创造作出过程所起作用的限定，对此应理解为，其一，单位物质、技术条件的存在是该发明创造作出过程中不可缺少的必要条件，在没有该物质、技术条件参与的情况下，该发明创造的成就无法实现；其二，相对于发明人使用的其他来源的物质、技术条件而言，单位物质、技术条件在重要性上居于主要地位，足以胜过其他来源的物质、技术条件，从而可以据此决定争议专利的权属。

就本案物质条件来看，新材公司并无用于涉案专利研发的专门资金投入，其石墨烯微波膨化炉的生产、调试、传送带用高温毡的采购和替换等物质条件的提供和消耗，一则并非因为宋军礼的意志而进行，而是在新材公司组织的生产测试过程中被消耗，新材公司并无为宋军礼的科研活动提供物质条件的意思表示；二则相关物质条件的消耗过程并未指向宋军礼的科研活动，涉案专利较现有技术改进的主要创新在于“圆环形物料输送结构”，新材公司的相关设备、零部件不包括“圆环形物料输送结构”，亦无物质条件因指向涉案专利技术方案研发过程中的分析、验证、测试而被使用，即未对发明的取得产生实质性的影响。故从物质条件的使用来说，新材公司的现有证据不足以证明其为涉案专利的研发提供了主要物质条件。

就本案技术条件来看，新材公司提出宋军礼并无专业背景和从业经验、系接触到新材公司石墨烯微波膨化炉设备才产生发明创意、涉案专利的技术方案的部分内容与该设备相同。二审法院认为，对于单位来说，其不对外公开的技术资料属于单位的技术储备，对于单位来说具有潜在的无形财产价值。但应注意的是，不宜将发明人在涉案专利的发明创造过程中所处的技术环境或者所掌握的公司技术资料，与法律规定的技术条件相混淆。如果相关技术资料对于涉案专利技术方案的实质性特点不能提供技术启示，则原则上不应对专利权属产生影响。本案中，新材公司所使用的石墨烯微波膨化炉系自微朗公司购入，新材公司并未有效证明该设备系新材公司提供技术方案、且技术方案未对外公开的事实，亦未证明宋军礼的发明创造使用了新材公司的设备改造方案和设备实验数据，故不足以认定新材公司为涉案专利的研发提供了主要技术条件。

此外，前述新材公司提及宋军礼的发明创意来源问题，实质主张系涉案专利技术问题的确定对专利权属具有影响。对此二审法院认为，应当厘清技术问题的性质和对发明技术方案的影响，区分个案情况予以判断。在技术问题属于单位阶段性技术成果且不为外界所知悉的情况下，该技术问题可使发明人避免陷入错误的研发方向，并因此缩短了研发进程，此时该技术问题可视为本单位的技术条件；而在技术问题属于公知或属于非为单位内部掌握且未被采取保密措施的外购产品技术缺陷的情况下，相关发明创造的技术问题则不构成本单位的技术条件，单位并无据此主张权利的依据。本案中，宋军礼虽系在对石墨烯微波膨化炉的生产、维护和改造过程中，获知该设备存在输送带开裂导致寿命短的技术问题，但如前所述，该技术问题产生于微朗公司所生产的涉案设备，且至少被微朗公司和新材公司同时所知，新材公司未举证证明此技术缺陷问题属于其不对外公开的技术信息，故新材公司据此对专利权所提主张缺乏事实和法律依据。

综上所述，涉案专利的发明创造并非因新材公司向宋军礼交付工作任务而肇始，在研发过程中新材公司亦未向宋军礼提供专利法意义上的主要物质技术条件。涉案专利属于宋军礼在本职工作和单位交付的任务之外所完成的发明创造，新材公司对于涉案专利研发未投入人力物力、未储备相关技术资料、亦未预料其产生，发明人自身的智力劳动对于发明创造起到了决定作用。故应当认定涉案专利归属发明人宋军礼所有。

综上，二审法院依法驳回上诉，维持原判。

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