案例评析｜被诉侵权产品与涉案专利权利要求是否构成等同技术的判定

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导语｜

等同原则系针对专利权人在撰写权利要求时不能预见到侵权者以后可能采取的所有侵权方式这一情况，对权利要求的文字所表达的保护范围作出适度扩展，将仅仅针对专利技术方案作出非实质性变动的情况认定为构成侵权，以保护专利权人的合法权益。但专利制度本身又要确保专利权的保护范围具有足够的法律确定性和可预见性，不因滥用等同原则致使专利权保护范围缺乏确定性而损害社会公众的利益。因此，对于专利权人在撰写权利要求时已经明确知晓，但未记载在权利要求中的技术方案，应当视为专利权人已经放弃，不能在侵害专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围。供稿：赵云虎，裴一歌

裁判文书请戳

上诉人任和公司因与上诉人赛韩公司、称赛依公司、胡涛、爱德宝厂侵害实用新型专利权纠纷一案，不服浙江省杭州市中级人民法院于2021年9月27日作出的（2020）浙01知民初742号民事判决，向最高院提起上诉。任和公司上诉请求：1.撤销浙江省杭州市中级人民法院（2020）浙01知民初742号民事判决第三项、第四项、第五项，改判赛韩公司、赛依公司、胡涛、爱德宝厂承担连带责任，共同向任和公司赔偿经济损失100万元（含合理费用91824元）；2.本案一审、二审诉讼费用由赛韩公司、赛依公司、胡涛、爱德宝厂负担。

一、一审案情

任和公司是涉案专利权人，该专利申请日为2019年2月2日，授权公告日为2019年9月27日，目前为有效专利。涉案专利授权公告文本记载有10项权利要求：“1.一种运用于跑步机上的急停开关装置，其特征在于：包括从下往上依次设置的复位板、基座、PCB支架、PCB板和按键壳，所述复位板的后部与基座的后部转动连接，且所述复位板能够相对基座转动预定角度，所述复位板的前部固定有第一磁性件，所述基座的前部固定有与第一磁性件相吸附的第二磁性件，所述PCB支架与基座相对固定，所述PCB板固定安装在PCB支架上，所述PCB板的底面焊接有两根触点针，所述PCB支架上开设有供触点针伸入的第一避让孔，所述基座上开设有供触点针伸入的第二避让孔，所述复位板的中部固定有用于接触两根触点针的导电片，所述按键壳的底部向下延伸出顶柱，所述PCB板上开设有供顶柱伸入的第三避让孔，所述PCB支架上开设有与顶柱滑动配合的导向孔，所述基座上开设有供顶柱穿过的第四避让孔，所述按键壳与PCB板之间设置有使按键壳复位的弹性机构。权2-10（略）”

原审法院判决：一、赛依公司立即停止销售、许诺销售侵害ZL201920187089.5、名称为“一种运用于跑步机上的急停开关装置”实用新型专利权的产品；二、赛韩公司、爱德宝厂立即停止生产、销售侵害ZL201920187089.5、名称“一种运用于跑步机上的急停开关装置”实用新型专利权的产品；三、赛依公司于判决生效之日起十日内赔偿任和公司经济损失11000元及合理费用1000元共计12000元；四、赛韩公司、爱德宝厂于判决生效之日起十日内共同赔偿任和公司经济损失32000元及合理费用2000元共计34000元，胡涛对由赛韩公司赔偿的17000元承担连带责任。五、驳回任和公司的其他诉讼请求。

二、二审情况：

最高院认为：本案为侵害实用新型专利权纠纷，因被诉侵权行为发生在2009年10月1日以后、2021年6月1日前，故原审适用2008年修正的专利法审理本案正确。本案二审争议焦点问题是，被诉侵权产品是否落入涉案专利权利要求1的保护范围。

2008年修正的专利法第五十九条规定：“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。”《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第二条规定：“人民法院应当根据权利要求的记载，结合本领域普通技术人员阅读说明书及附图后对权利要求的理解，确定专利法第五十九条第一款规定的权利要求的内容。”二审中双方当事人的争议涉及涉案专利权利要求1中“所述PCB支架上开设有与顶柱滑动配合的导向孔，所述基座上开设有供顶柱穿过的第四避让孔”技术特征。赛韩公司对被诉侵权产品具有涉案专利权利要求其他技术特征不持异议，其他当事人也未提出上诉，应视为认可，最高院予以确认。针对争议技术特征，最高院分析如下：

1.关于权利要求1。第一，关于“与顶柱滑动配合的导向孔”。关于滑动，本领域技术人员知晓，两个物体必须相互接触，是滑动产生的条件之一，孔柱滑动配合属于孔轴配合中的间隙配合。涉案专利说明书未给出“与顶柱滑动配合”特别的界定，根据说明书第[0014][0028]段有关“按压或拍打按键壳，按键壳的顶柱向下移动顶开复位板”“按键壳400稳定地升降”的记载，本领域技术人员阅读说明书及附图后，可以理解涉案专利权利要求1“所述PCB支架上开设有与顶柱滑动配合的导向孔”技术特征中，在“与顶柱滑动配合的导向孔”与“顶柱”之间必然存在接触面，顶柱与导向孔间的配合间隙以滑动为准，能实现按压或拍打按键壳时，按键壳的顶柱向下移动的功能。第二，关于避让孔。避让的字面含义是躲避，让开，涉案专利说明书未给出“避让孔”的特别界定。涉案专利权利要求1采用“供触电针伸入”“供顶柱伸入”或者“供顶柱穿过”的记载，结合“避让”的字面含义，本领域技术人员可以理解，涉案专利权利要求1中“供顶柱伸入”“供顶柱穿过”的避让孔与顶柱二者之间，不存在接触面。

2.关于被诉侵权产品技术方案。第一，被诉侵权产品是否具备涉案专利权利要求1“所述PCB支架上开设有与顶柱滑动配合的导向孔”相同的技术特征。首先，被诉侵权产品PCB支架上供顶柱通过的部位为格栅，与顶柱之间不存在接触面，不具备涉案专利权利要求1中“所述PCB支架上开设有与顶柱滑动配合的导向孔”技术特征。其次，被诉侵权产品基座上供顶柱通过的圆形通孔，该圆形通孔与顶柱，二者之间未见接触面，该圆形通孔内径大于顶柱外径，且间隙尺寸已不构成通常理解的滑动间隙配合关系，该圆形通孔应当属于避让孔，原审判决认定该圆形通孔相当于导向孔有误，最高院予以纠正。再次，被诉侵权产品针对按键壳稳定地升降的技术效果，采用增加按键板套住按键壳、在PCB板上开设有与顶柱滑动配合的导向孔的技术方案。因此，被诉侵权产品在PCB板上开设有与顶柱滑动配合的导向孔，与涉案专利权利要求1“所述PCB支架上开设有与顶柱滑动配合的导向孔”的技术特征，二者因导向孔开设部位不同，不构成相同技术特征。第二，被诉侵权产品在PCB板上开设有与顶柱滑动配合的导向孔，与涉案专利权利要求1“所述PCB支架上开设有与顶柱滑动配合的导向孔”是否构成等同技术特征。首先，等同原则系针对专利权人在撰写权利要求时不能预见到侵权者以后可能采取的所有侵权方式这一情况，对权利要求的文字所表达的保护范围作出适度扩展，将仅仅针对专利技术方案作出非实质性变动的情况认定为构成侵权，以保护专利权人的合法权益。但是，专利制度本身又要确保专利权的保护范围具有足够的法律确定性和可预见性，不因滥用等同原则致使专利权保护范围缺乏确定性而损害社会公众的利益。因此，对于专利权人在撰写权利要求时已经明确知晓，但未记载在权利要求中的技术方案，应当视为专利权人已经放弃，不能在侵害专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围。其次，关于导向孔与避让孔的开设部位。根据涉案专利权利要求1中“与顶柱滑动配合的导向孔”“供顶柱伸入”“供顶柱穿过”的“避让孔”的限定，结合说明书第[0014]段有关“按压或拍打按键壳，按键壳的顶柱向下移动顶开复位板”的记载可知，在涉案专利权利要求1的技术方案中，包括从下往上依次设置的复位板、基座、PCB支架、PCB板和按键壳构成的一种运用于跑步机上的急停开关装置中，按键壳的顶柱依次通过PCB板、PCB支架和基座向下移动顶开复位板，需要在PCB支架、基座上开设供触电针通过的通孔，在PCB板、PCB支架和基座上开设供顶柱通过的通孔。本领域技术人员知晓，需要在PCB板、PCB支架和基座上开设的供顶柱通过的通孔之间，择其一或者多个设置为与顶柱滑动配合的导向孔，而将其余设置为避让孔，其可预见的“按键壳地稳定升降”效果会有优劣之分，在技术手段上并非实质性变动，不同设置虽未在说明书中予以描述，但其所产生的多种技术方案，均属于涉案专利申请日时，本领域技术人员普遍知晓的技术方案。专利权人将涉案专利权利要求1中该技术特征限定为“所述PCB支架上开设有与顶柱滑动配合的导向孔”是将PCB板上开设或者基座上开设与顶柱滑动配合的导向孔排除在涉案专利权的保护范围之外。鉴于此，在侵权判定时，不能将“所述PCB支架上开设有与顶柱滑动配合的导向孔”扩张到PCB板上开设导向孔或者基座上开设导向孔予以保护，否则，将有损社会公众对专利权保护范围确定性和可预见性的信赖，从而损害社会公众的利益。故本案中，被诉侵权产品的技术特征，与涉案专利权利要求1记载的技术特征相比，也不构成等同的技术特征，不落入涉案专利权利要求1的保护范围，不构成侵权。在此基础上，涉案专利权利要求2-4、6、8-10作为直接或者间接引用涉案专利权利要求1的从属权利要求，被诉侵权产品亦不落入涉案专利权利要求2-4、6、8-10的保护范围，不构成侵权。鉴于此，任和公司关于赛韩公司、赛依公司、胡涛、爱德宝厂赔偿责任的上诉理由均不成立，最高院不予支持。

综上所述，任和公司的上诉请求不成立，最高院不予支持；赛韩公司的上诉请求成立，应予支持；原审判决认定事实不清，适用法律错误，最高院予以纠正。依照《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定，判决如下：一、撤销浙江省杭州市中级人民法院（2020）浙01知民初742号民事判决；二、驳回厦门任和运动器材有限公司的诉讼请求。三、驳回厦门任和运动器材有限公司的上诉请求。一审案件受理费30800元、二审案件受理费13990元，均由厦门任和运动器材有限公司负担。

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