案例评析｜可否因专利被部分无效而裁定驳回起诉

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导语｜

权利人此前据以主张保护范围的某一项权利要求被宣告无效，但是涉案专利还存在其他被维持有效的权利要求，特别是原权利要求经过修改，进一步限缩了其保护范围的情况下，人民法院应当给予权利人再次明确其据以主张保护范围的权利要求的程序性权利，并在权利人重新明确的权利要求的基础上继续审理。

供稿：戚海洋、赵云虎编辑：戚海洋、赵云虎

裁判文书请戳

（2019）最高法知民终161号

【案情概述】

针对涉案专利号为ＺＬ20141010××××.7、名称为“一种同步单双面数码喷绘机及其绕布方法”的发明专利权（以下简称涉案专利），国家知识产权局于2019年5月16日作出第16225号无效宣告请求审查决定（以下简称16225号决定），宣告涉案专利权部分无效，在专利权人2019年1月9日提交的权利要求1-9的基础上继续维持涉案专利有效。其中，被维持有效的权利要求1是专利权人将原权利要求2中的技术特征“所述两主动辊为第一主动辊（5）及第二主动辊（20）”和原权利要求6中的技术特征“所述画布（24）的正反两面依次与第一、二主动辊（5、20）相接触，所述第一、二主动辊（5、20）分别由两个独立的驱动装置驱动同步逆向旋转”加入到原权利要求1之后修改而成。原审法院认为，权利人在专利侵权诉讼中主张的权利要求被专利复审委员会宣告无效的，审理侵犯专利权纠纷案件的人民法院可以裁定驳回权利人基于该无效权利要求的起诉。在涉案专利无效宣告前，飞行船公司在庭审辩论终结前当庭明确以修改前的原权利要求1作为其所主张的保护范围，而16225号决定作出后，涉案专利权利要求1的内容已发生变更，飞行船公司提起本案诉讼的权利基础丧失，应予驳回。

【争议焦点】

本案的焦点问题在于：原审裁定驳回起诉是否正确。具体而言，该问题涉及在专利权被部分宣告无效的情况下，审理侵权纠纷的人民法院可否直接裁定驳回原告起诉。

【二审法院认为】

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（以下简称《专利应用法律司法解释（二）》）第一条规定，权利要求书有两项以上权利要求的，权利人应当在起诉状中载明据以起诉被诉侵权人侵犯其专利权的权利要求。起诉状对此未记载或者记载不明的，人民法院应当要求权利人明确。经释明，权利人仍不予明确的，人民法院可以裁定驳回起诉。第二条第一款规定，权利人在专利侵权诉讼中主张的权利要求被专利复审委员会宣告无效的，审理侵犯专利权纠纷案件的人民法院可以裁定驳回权利人基于该无效权利要求的起诉。《专利应用法律司法解释（二）》第一条规定了权利人应当在起诉状中明确其主张保护范围的权利要求，并进一步规定，即使权利人在起诉状中未予明确，人民法院也应当通过释明要求权利人进行明确。权利人仍不予明确的，人民法院才可以裁定驳回起诉。参照该条规定，虽然权利人此前据以主张保护范围的某一项权利要求被宣告无效，但是涉案专利还存在其他被维持有效的权利要求，特别是原权利要求经过修改，进一步限缩了其保护范围的情况下，人民法院应当给予权利人再次明确其据以主张保护范围的权利要求的程序性权利，并在权利人重新明确的权利要求的基础上继续审理。

本案中，专利权人在无效宣告程序中通过主动修改的方式对原权利要求1进行了修改。修改后的权利要求1补入了技术特征，形成了不同的技术方案，具有不同的保护范围，从而替代了修改前的原权利要求1的保护范围，而且其他从属权利要求也相应进行了修改。该修改后的权利要求被16225号决定维持有效，形成了新的权利要求。在涉案专利权被宣告部分无效之后，只要原审法院尚未作出判决，原审法院就应当依法向权利人飞行船公司释明，由权利人飞行船公司在维持有效的权利要求范围内明确其主张保护范围的权利要求。但是，原审法院并未给予权利人飞行船公司重新明确权利要求的程序性权利，未经释明直接裁定驳回了飞行船公司的起诉，属适用法律错误。

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