案例评析｜标准必要专利实施者的主动谈判义务

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导语

标准文件中对于必要专利进行了明示的，一般认定标准实施者对于必要专利的存在构成明知或应知。在权利人有意愿进行合理、非歧视的许可谈判情形下，实施者要实施必要专利的，应当主动与专利权人协商确定实施许可费，否则仅以实施必要专利无需取得许可为由抗辩不构成侵犯专利权的，不予支持。

供稿：戚海洋、艾可颂

编辑：戚海洋、艾可颂

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案情简介

上诉人徐斌、宁波路宝科技实业集团有限公司（以下简称路宝公司）与上诉人河北易德利橡胶制品有限责任公司（以下简称易德利公司）、被上诉人河北冀通路桥建设有限公司（以下简称冀通公司）侵害发明专利权纠纷一案，不服河北省石家庄市中级人民法院于2020年5月15日作出的（2019）冀01知民初284号民事判决，向本院提起上诉。

徐斌、路宝公司上诉请求：1.撤销原审判决；2.改判易德利公司、冀通公司立即停止制造、销售、许诺销售、使用侵害专利号20041004XXXXX、名称为“一种特大抗挠变梳型桥梁伸缩缝装置”发明专利（以下简称涉案专利）权的行为；3.改判易德利公司、冀通公司共同赔偿徐斌、路宝公司经济损失及维权合理开支共计300万元；4.本案一审、二审诉讼费用由易德利公司、冀通公司负担。

争议焦点

根据双方当事人的诉辩主张，摘录本案二审中的两个争议焦点问题：（一）本案纠纷的性质；（二）易德利公司的行为是否构成侵权。

二审法院认为

（一）关于本案纠纷性质的问题

涉案标准文件在引言部分提示了涉案专利的存在，所记载的技术方案包含涉案专利权利要求1、2的全部技术特征，实施涉案标准制造的伸缩缝装置，其技术方案必然落入涉案专利权利要求1、2的保护范围，各方当事人对此亦无异议，因此涉案专利系标准必要专利。易德利公司认可其实施涉案标准制造的160型伸缩缝装置落入涉案专利权保护范围，但认为本案应为标准必要专利使用费纠纷，不属于侵害专利权纠纷。对此，本院认为，纠纷性质在本质上由当事人之间争议的法律关系所决定，原告起诉时所主张的事实、理由及诉讼请求是确定当事人之间纠纷性质的主要依据。本案中，徐斌、路宝公司作为专利权利人提起诉讼，主张冀通公司、易德利公司侵害涉案专利权，请求判令停止侵害和赔偿损失。显然，本案纠纷中的法律关系是侵害专利权法律关系，纠纷性质是侵害专利权纠纷。标准必要专利使用费纠纷，旨在解决标准必要专利权人与被许可人对使用条件和专利使用费进行充分协商，仍无法达成一致的情况下，当事人诉诸于司法，请求人民法院确定许可费用的问题。在标准必要专利使用费纠纷中，当事人争议的焦点在于如何确定专利使用的限制条件和专利使用费的数额，而本案不存在当事人对专利使用费和使用条件进行协商且无法达成一致的情形，易德利公司主张本案系标准必要专利使用费纠纷的理由不能成立。

（二）关于易德利公司的行为是否构成侵权的问题

其中关于易德利公司的不侵权抗辩是否成立

专利法第十一条规定：“发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。”侵犯专利权司法解释二第二十四条第一款规定：“推荐性国家、行业或者地方标准明示所涉必要专利的信息，被诉侵权人以实施该标准无需专利权人许可为由抗辩不侵犯该专利权的，人民法院一般不予支持。”涉案专利为行业推荐性标准的必要专利，涉案标准文件的引言部分对于必要专利进行了明示，一般情况下，可以直接认定实施涉案标准的人对于必要专利的存在构成明知或应知。涉案标准明示了所涉必要专利的信息，并承诺符合该标准时可以使用涉案专利的内容，专利持有人愿意同任何申请人在合理和非歧视的条款和条件下，就使用授权许可进行谈判。在此情况下，实施者要实施必要专利的，应当主动与专利权人协商确定合理的实施许可费。实施者未与专利权人协商，仅以实施必要专利无需取得许可为由抗辩不构成侵犯专利权的，不应予以支持。故易德利公司未经许可，制造、销售落入涉案专利权保护范围的产品，侵害了徐斌的涉案专利权，应当承担相应的侵权责任。

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