案例评析｜将外观设计专利产品用于建设工程并交付取得价款，构成销售侵权

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导语

承包人采购侵犯外观设计专利权的产品作为零部件用于工程建设，并在交付工程后取得了相应的工程价款，应当视为“销售”了被诉侵权产品。

供稿：阮辰、艾可颂

编辑：阮辰、艾可颂

裁判文书请戳

案件事实

刘国兴、雷特公司为ZL201430059342.1号型材（外/双膜梁）外观设计专利权的权利人，专利申请日为2014年3月21日，外观设计产品用于温室大棚骨架，其中包括两项相似外观设计，其中设计1为指定基本设计。尔辰公司为农安县开安镇万宝村日光温室建设项目工程的承建人。该公司成立于2013年11月20日，企业类型为有限责任公司，经营范围包括市政道路桥梁公用工程总承包;水利水电工程、公路桥梁工程、园林绿化景观工程、城市及道路照明工程、管道及顶管工程、体育场设施工程、土方工程、土地综合治理工程、钻井工程、地基基础工程、地基基础工程工;建筑劳务分包;建筑垃圾清运。

2018年4月13日下午15时43分，刘国兴持公证员手机分别对农安县××镇××村××室××栋××栋中被控侵权的型材、温室后坡顶部通风窗进行了拍照。刘国兴现场在第1栋日光温室角落中拾到2块型材边角料，由公证员带回公证处拍照、封存。公证员封存的2块型材边角料由刘国兴取走。吉林省长春市信维公证处出具（2018）吉长信维证内民字第11741号公证书对上述过程予以证实。原审庭审中，各方确认上述2块型材边角料由公证处封存完好后当庭拆封，一审法院组织各方当事人将其与涉案专利型材（外／双膜梁）外观设计专利表现在图片中的产品进行比对，其中一块型材与专利设计1相同，横断面整体类似阿拉伯数字“3”的形状;另外一块型材与专利设计2相同，横断面整体类似字母“Ｕ”的形状，由左侧反“3”字型和右侧“3”字型组合而成。通过（2018）吉长信维证内民字第11741号公证书后附照片可以确认，农安县开安镇万宝村日光温室建设项目中使用了上述与涉案外观设计专利权相同的专利产品作为温室大棚骨架。尔辰公司对此认可，并称上述两种形状的被控侵权型材分别用于涉案项目大棚的上梁和下梁。

刘国兴、雷特公司向一审法院起诉，请求判令：1.尔辰公司立即停止侵权行为，即停止生产、销售侵害ZL201430059342.1号外观设计专利权的产品;2.尔辰公司赔偿刘国兴、雷特公司经济损失人民币15万元，律师代理费1.5万元，合计16.5万元;3.诉讼费用由尔辰公司负担。

一审法院认为

刘国兴、雷特公司作为涉案外观设计专利的权利人，有权提起本案诉讼。经庭审比对，两种形状的被控侵权型材产品与涉案外观设计产品均属相同产品，且分别采用了与涉案外观设计专利设计1、设计2基本相同的外观设计，被控侵权型材产品的外观设计落入了涉案外观设计专利权的保护范围。根据现有证据不能认定尔辰公司实施了生产、销售侵权产品的侵权行为。首先，刘国兴、雷特公司未提交任何证据证明被控侵权的型材产品系由尔辰公司制造生产。其次，不能认定尔辰公司实施了侵权型材的“销售”行为，只能认定尔辰公司在建设大棚项目过程中使用了侵害涉案外观设计专利权的产品。最后，尔辰公司为生产经营目的使用侵害外观设计专利产品的行为并不属于侵害外观设计专利权的行为。我国专利法并未将为生产经营目的使用侵害外观设计专利权产品的行为认定为侵权行为。刘国兴、雷特公司以尔辰公司侵害涉案外观设计专利权为由提出的全部诉讼请求，不予支持。遂判决：驳回刘国兴、雷特公司的全部诉讼请求。案件受理费3600元，由刘国兴、雷特公司负担。

二审法院认为

本院再审认为，本案再审审理的焦点是，尔辰公司是否存在侵犯外观设计专利权的行为；如构成侵权，赔偿数额如何确定。

专利法第十一条第二款规定：“外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。”《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十二条第二款规定：“将侵犯外观设计专利权的产品作为零部件，制造另一产品并销售的，人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的销售行为，但侵犯外观设计专利权的产品在该另一产品中仅具有技术功能的除外。”

本案所涉被诉侵权产品为尔辰公司承包建造农安县开安镇万宝村日光温室大棚所使用的骨架型材。对于该大棚骨架型材落入刘国兴和雷特公司享有的涉案外观设计专利权保护范围，属于侵权产品，尔辰公司在原审诉讼中对此并无异议。争议问题在于，尔辰公司的行为是否构成侵权。涉案温室建设工程项目是由尔辰公司承建。虽然尔辰公司与案外人农安县土地整理中心之间系建设工程施工合同关系，农安县土地整理中心系发包人，承担支付工程款的义务，尔辰公司负责工程建设，但根据双方签订的工程施工合同的约定，材料设备由承包人采购，并非发包人提供。故尔辰公司在施工中使用的大棚骨架型材系由其负责采购的，其将采购的型材用于建造温室大棚，并将施工完成的温室大棚交付给发包人。发包人农安县土地整理中心将工程款支付给尔辰公司，工程总价款中包括了温室大棚工程。可见，尔辰公司将侵权产品作为建造温室大棚的零部件，制造完成温室大棚后交付使用。且经本院再审审查中询问，该工程已竣工验收，尔辰公司已取得工程价款。因此，被诉侵权产品作为整个温室大棚工程的组成部分，尔辰公司已取得了相应的价款。据此，应当视为尔辰公司实际“销售”了被诉侵权产品，其行为符合上述法律及司法解释规定的情形，构成侵权，应当承担相应的侵权责任。原审判决未判定尔辰公司停止涉案侵权行为、承担赔偿责任属于适用法律错误，本院予以纠正。

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