案例评析｜权利要求修改后被维持有效的决定的追溯力

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导语

在侵害专利权纠纷中，权利人在无效程序中对权利要求修改后，被维持专利权有效的无效宣告请求审查决定，对该决定作出前人民法院作出并已执行的专利侵权判决不具有追溯力。

供稿：戚海洋、赵云虎

编辑：戚海洋、赵云虎

裁判文书请戳

案情概述

再审申请人李磊因与被申请人吕家杰侵害发明专利权纠纷一案，不服本院知识产权法庭作出的（2020）最高法知民终1134号民事判决，向本院申请再审。

李磊申请再审称，国家知识产权局已对涉案专利作出第52586号无效宣告请求审查决定（以下简称52586号决定），在专利权人于2021年8月14日修改的权利要求1-9的基础上，维持涉案专利权有效。涉案专利原权利要求1、2应视为自始即不存在。吕家杰提交上述修改后仍接受李磊给付的侵权赔偿，属于不当得利，应当返还。

争议焦点

争议焦点之一是无效修改后被维持的决定对已经生效的并执行判决是否具有溯及力。

最高院认为

2008年修正的《中华人民共和国专利法》第四十七条第二款规定:“宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。”根据举重以明轻的法律解释方法，宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决不具有追溯力，因此本案在修改后的权利要求的基础上作出的维持专利权有效的52586号决定，对在其作出前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决同样不应具有追溯力。李磊有关返还侵权其支付的赔偿款的主张缺乏事实及法律依据，本院不予支持。

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