案例评析｜使用专利方法情形不适用合法来源抗辩

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导语

合法来源抗辩的适用对象限于专利侵权产品的使用者、许诺销售者、销售者，具体包括使用、许诺销售、销售专利侵权产品或者使用、许诺销售、销售依照专利方法直接获得的专利侵权产品的情形，原则上不包括使用专利方法的情形。

供稿：戚海洋，赵云虎

编辑：戚海洋，赵云虎

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案情概述

上诉人中集安瑞环科技股份有限公司（原名南通中集罐式储运设备制造有限公司，以下简称南通中集公司）、中集安瑞科投资控股（深圳）有限公司（以下简称安瑞科公司）、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称国际海运公司）因与被上诉人靖江市亚泰物流装备有限公司（以下简称靖江亚泰公司）、原审被告成都焊研威达科技股份有限公司（以下简称成都焊研公司）、原审被告南通汇达智能设备有限公司（以下简称南通汇达公司）侵害发明专利权及发明专利临时保护期使用费纠纷一案，不服江苏省南京市中级人民法院于2020年10月15日作出的（2019）苏01民初2567号民事判决，向本院提起上诉。

南通中集公司、安瑞科公司、国际海运公司（以下简称三上诉人）上诉请求：撤销原审判决，改判支持三上诉人的全部诉讼请求或发回重审，本案诉讼费由靖江亚泰公司承担。事实与理由：（一）靖江亚泰公司在专利号为ZL201510465803.9、名称为“罐式容器装配台及装配方法”发明专利（以下简称涉案专利）授权公告后使用专利方法的行为已侵害涉案专利权。（二）靖江亚泰公司应当就其侵权行为承担侵权责任。

争议焦点

争议焦点是：（一）靖江亚泰公司的行为是否侵害了涉案专利权；（二）如果构成侵权，靖江亚泰公司应承担何种责任。

二审法院认为

关于（二）关于靖江亚泰公司应承担的侵权责任内容

专利侵权诉讼中，侵权方承担民事责任的主要方式包括停止侵害、赔偿损失等。三上诉人请求判令靖江亚泰公司立即停止侵害涉案专利权，包括但不限于停止使用侵害涉案专利权的罐式容器装配台及利用该装配台生产制造罐式容器的装配方法，停止许诺销售、销售依照该方法直接获得的罐式容器产品。因方法专利的保护范围可以延及依照该专利方法直接获得的产品，故三上诉人的上述主张于法有据，本院予以支持。由于三上诉人在二审中已声明放弃原审第1项诉讼请求中关于“判令靖江亚泰公司销毁被诉侵权的装配台设备和模具、销毁所有利用上述装配台及装配方法获得的产品”的请求，对于三上诉人放弃的部分诉讼请求，本院不再予以评述。

关于靖江亚泰公司是否应当承担民事赔偿责任

靖江亚泰公司提出合法来源抗辩，主张其所使用的被诉侵权产品系通过合法途径以合理价格从南通汇达公司购得，来源合法，应免于承担赔偿责任。对此本院认为，靖江亚泰公司以合法来源抗辩主张不侵权的主张不能成立。具体理由是：

首先，专利法第七十条规定：“为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。”合法来源抗辩是免除赔偿责任的抗辩，是保护善意第三人制度在专利法中的具体体现。合法来源抗辩的适用对象限于专利侵权产品的使用者、销售者、许诺销售者，具体包括使用、许诺销售、销售专利侵权产品或者使用、许诺销售、销售依照专利方法直接获得的产品的情形，而不包括使用专利方法的情形。合法来源抗辩并不适用于使用专利方法的行为，不应突破现行法律和司法解释的规定对使用专利方法的侵权行为适用合法来源抗辩。

其次，如前所述，就专利侵权产品而言，合法来源抗辩实质上受到产品物理条件的限制，被诉侵权人并不能永久实施专利技术方案，支持专利侵权产品合法来源抗辩不会过分损害专利权人的利益；而就侵权使用专利方法而言，其原则上不具有上述基于产品物理条件的限制，一旦对侵权使用专利方法的行为适用合法来源抗辩，被诉侵权人将得以永久实施专利技术方案，从而过分损害专利权人的利益。

最后，专利侵权产品合法来源抗辩不能及于以使用专利侵权产品的方式侵权使用专利方法的行为。产品专利和方法专利的保护范围延伸性不同。方法专利的保护范围可以延及依照专利方法直接获得的产品，但产品专利的保护范围仅及于产品本身而不延及以使用专利产品的方式使用的方法。专利侵权产品合法来源抗辩本质上是对专利产品保护范围的限制，在该保护范围本身就不延及以使用专利产品的方式使用的方法的情况下，合法来源抗辩亦不能延及相关侵权使用专利方法的行为。

综上所述，尽管靖江亚泰公司系在涉案专利临时保护期内通过支付合理对价的正常商业行为获得被诉侵权产品，但其在该涉案专利授权公告后，继续使用被诉侵权产品制造罐式容器的行为属于使用专利方法的侵权行为，依法无权主张合法来源抗辩，应当承担赔偿责任。

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