职务发明奖酬纠纷审判难点探析
康 瑞*
引言
美国总统林肯曾言，“专利制度就是天才之火添加利益之油”，职务发明奖酬制度直接影响着专利制度激励创新功能的发挥。创新驱动发展，奖酬影响创新，职务发明奖酬制度作为专利制度的重要内容，其关键在于如何平衡雇佣单位和职务发明人的利益。时值我国《专利法》[1]第四次修改和《职务发明条例》[2]制定之际，剖析职务发明奖酬纠纷审判难点，反思现行制度之不足，有利于为构建和完善职务发明奖酬制度、平衡雇佣单位和职务发明人的利益指引方向。
笔者通过裁判文书网和北大法宝梳理职务发明奖酬纠纷案例，总结出常见争议焦点包括：
（1）案件是否超过诉讼时效；
（2）原告是否为涉案专利发明人；
（3）涉案专利是否被实施；
（4）单位是否有义务支付职务发明奖励和报酬；
（5）职务发明奖励和报酬数额如何计算；
（6）涉案专利权被宣告无效是否可以免除单位支付职务发明人报酬的义务。
上述争议焦点反映了法院对职务发明奖酬纠纷案件的审理思路，也凸显职务发明奖酬纠纷案件争议较大、审理较为困难。本文拟从五个审判难点着手进行具体剖析，试图找到难点之症结。
一、授权单位与雇佣单位不一致时支付主体如何确定
根据《专利法》第十六条之规定，支付职务发明奖励和报酬的义务主体是“被授予专利权的单位”。若“被授予专利权的单位”与职务发明人雇佣单位一致则支付主体没有异议，但是当二者不一致支付主体当如何确定？法律并没有给出明确答案，导致司法适用存在困难。
相关典型案例当属张伟锋诉3M中国公司、3M创新公司案[3]，这一案例也是涉及知识产权集中管理模式下的职务发明奖酬纠纷典型案例。在此案中，3M 创新公司是被授予专利权的单位，根据法律应该给予职务发明人报酬，但其却不是雇佣单位；3M中国公司是雇佣单位却不是被授予专利权的单位，这即出现了支付主体确定的困难。法院判决指出，3M公司所采取的“中央集权”的知识产权管理模式，是基于其关联企业之间的协议产生，并不能否定发明人依据法律规定而享有的相关权利。即使3M中国公司并非涉案发明的专利权人，但其系张伟锋的雇主，仍应当向张伟锋支付职务发明报酬。
笔者赞同上诉判决结果，在被授予专利权的单位与雇佣单位不一致时，应当由雇佣单位支付职务发明奖励和报酬。国家知识产权局在《专利法》第四次修改说明中指出，实践中，部分单位在申请专利之前将职务发明创造转让给其他单位，“被授予专利权的单位”不再是发明人或者设计人所在单位，而是受让单位。要求已经支付转让费的单位给予发明人或者设计人奖励和报酬，不具有合理性。[4]国知局的说明是从已经支付转让费的单位角度出发。根据现行法律规定职务发明人的奖励和报酬始自专利权授予之后，若是单位将专利申请权转让给其他单位，再以自己不是“被授予专利权的单位”为由拒绝支付奖励和报酬，那么职务发明人的利益如何得到保障？故从维护职务发明人利益的角度考虑，职务发明奖酬支付主体也应当是雇佣单位。此外，职务发明奖酬是基于劳动合同产生的兼具契约性与人身依附性的薪酬，若受让单位与发明人不存在劳动合同关系，要求其支付奖酬并没有法律依据。[5]
二、如何判断职务发明被实施
根据《专利法》第十六条之规定，“发明创造专利实施”是发明人、设计人获得报酬之前提，司法实践中如何判断涉案职务发明专利是否被实施也是一审判难点。根据现行法律规定，职务发明专利被实施包括授权单位自行实施或者许可他人实施。
（一）判断授权单位是否自行实施
若授权单位实施的专利恰好是或不同于职务发明，则很容易判断。如许祖泽诉中国钢研科技集团公司、宝钢公司案[6]就以“被控焊丝的化学成分与涉案专利不同”为由，认定被控生产、销售、使用行为不构成对涉案专利的实施。
实践中的审判难点在于，如果单位实施的是改进专利是否构成该职务发明的实施？李明德教授认为：“改进发明，是指人们就已有产品或方法所提出的具有实质性革新的技术方案” [7]。本质上说，改进专利与基本专利是两个不同的专利。北京知识产权法院在一判决中指出，“沃尔新公司以其在实施涉案专利技术方案时将加水阀改为丝堵，并在后期进行了补水改造为由辩称其未实施涉案专利。涉案专利在这一问题上的构思缺陷未达到影响专利实施的严重程度，故对沃尔新公司的该抗辩理由不予采信。”[8]该判决主要理由为改进的只是涉案专利的一个技术特征，所以不足以认定经改造后实施的不是涉案专利。笔者虽然赞同这一裁判结果，却认为法院对于实施改进的职务发明专利为何仍然能够获得报酬说理不够充分。再试举一例，职务发明人甲发明了基本专利A并被授予了专利权，后该单位又申请了改进专利B也被授予了专利权，该单位以实施的是B专利为由拒绝给付职务发明人甲报酬，在这种情形下甲是否可以认为A专利被实施并据此主张报酬呢？现行法律并不能提供法律依据，笔者认为单位实施改进专利，对于基础专利的职务发明人仍然要给予奖励，并根据基础专利的贡献度给予职务发明人报酬。
（二）判断是否许可他人实施
广东省高院在潘锡平诉金沙江公司、深圳生物谷公司案[9]中指出，潘锡平提交的“灯盏细辛注射液”外包装盒上标注了“中国发明专利ZL01115358.X；云南生物谷灯盏药业有限公司”等字样，可以直接证明该专利已被实施的事实。金沙江公司辩称涉案专利未被实施，只是其未自己实施，但该专利已许可他人实施。可见广东省高院将产品包装上标注专利号作为专利已被实施的依据，由于生产企业不是专利权人故判断该专利是许可他人实施。然而，司法实践中原告能如此有效举证的案例较为鲜见。2011年施行的《专利实施许可合同备案办法》第五条规定：当事人应当自专利实施许可合同生效之日起3个月内办理备案手续，其目的即是规范专利实施许可行为。故笔者认为判断是否许可他人实施专利可以专利实施许可合同备案证明为依据。
三、约定标准低于法定标准是否有效
我国法律关于职务发明奖酬逐渐形成了“约定为主、法定为辅”的原则，最早见诸于《专利法实施细则》（2010），《专利法修改草案》（2015）也对此有所规定，最为突出的当属《职务发明条例草案》。“约定优先、法定为辅”的法理基础是意思自治原则，是指民事主体依法以其意志自由进行民事活动的基本准则。[10]职务发明人和雇佣单位是平等的民事法律主体，意思自治原则当然可以适用。
约定标准低于法定标准是否有效？对于这一问题理论界和实务界都颇有争议。尹天新教授认为《专利法实施细则》关于奖励、报酬的法定标准并不包含约定标准必须高于法定标准的含义，即使约定标准低于法定标准，只要约定标准符合“合理”原则就应当承认该约定标准之效力。[11]也有学者主张国家在修改法律的过程中也是逐次提高法定标准，如果约定标准低于法定标准，那么，国家就没有必要规定法定标准了[12]。在前述张伟锋诉3M中国公司案中，被告3M中国公司在“3M中国职务发明奖金计划”出台前，与公司相关员工进行了较广泛的沟通和讨论。法院指出，该奖金计划中关于职务发明报酬的计算公式，其0.01%的系数与《实施细则》第七十八条规定的每年应当从实施该项发明或者实用新型专利的营业利润中提取不低于2%的系数相差悬殊，可见该奖金计划确实存在不尽合理之处[13]。在这一案件中尽管奖金计划制定程序合法，但仍然由于与法定标准过于悬殊而无效。但也有法院认为只要制定程序合法，约定标准低于法定标准也可[14]。
职务发明创造奖酬制度实际上是基于专利技术所带给专利权人的经济利益在雇佣单位和职务发明人之间的再分配，再分配注重利益平衡是实现公平正义的必然要求。一方面，一般而言法律标准已经是保底的标准了，如果承认约定标准低于法定标准那么职务发明人的分配利益难以得到保障；另一方面，由于职务发明人在劳动关系中处于弱势地位，有些所谓程序合法的约定标准并非真正为职务发明人所接受，坚持法定标准保底有利于实现实质正义。
四、专利权终止和无效后的获酬问题
考察我国专利法，1984年《专利法》即规定了授权后的无效宣告程序，根据现行《专利法》第四十五条之规定，自授予专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。除了被宣告无效，根据第四十四条之规定，若没有按照规定缴纳年费或专利权人以书面声明放弃其专利权的，专利权在期限届满前终止。倘若雇佣单位恶意导致专利权提前终止，或者专利权被宣告无效，职务发明人是否还有权主张专利有效期间内的报酬呢？
（一）单位恶意导致专利权提前终止之情形
值得深思的是，在单位恶意导致专利权提前终止期间，由于雇佣单位不再自行实施或许可他人实施，不存在《专利法》第十六条获得报酬之前提，职务发明人能否继续获得本来应该享有的报酬呢？
在雷李华诉东莞亿润公司案[15]中，法院认为雇佣单位恶意导致专利权提前终止，职务发明人仍然有权主张专利有效期间内的报酬。笔者认为，在雇佣单位恶意导致专利权提前终止的情形，无论是从《专利法》鼓励发明创造的立法目的还是从诚实信用原则考虑，均不能免除雇佣单位支付专利权有效期间的报酬。显然，如果在涉案专利终止之前职务发明人每年都能获得相应报酬，由于雇佣单位的恶意导致专利权提前终止必然损害了职务发明人获得报酬的权利，雇佣单位有义务支付职务发明人在专利有效期间内的报酬。
（二）职务发明专利被宣告无效之情形
若职务发明专利被宣告无效并不必然免除单位支付职务发明人报酬的权利。虽然根据《专利法》第四十七条第一款之规定宣告无效的专利权视为自始即不存在，但第二款接着规定，宣告专利权无效的决定，对已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。从第二款的立法目的来看，是为了维护交易的动态安全和市场秩序的稳定，故规定专利无效对已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同不具有追溯力，维护专利权人基于该专利的既得利益。同理，既然作为专利权人的雇佣单位可以享有涉案专利在被宣告无效之前的经济利益，那么为该专利投入过智力劳动的职务发明人理应获得专利有效期间的报酬，不过这种情况下可适当减少报酬额。
五、诉讼时效如何认定
在多个职务发明奖酬纠纷案中，法院都将案件是否超过诉讼时效作为争议焦点之一。在认定职务发明奖酬诉讼时效时存在以下不同的观点：在专利权有效期内均有权请求支付奖酬[16]；未约定报酬支付期限的诉讼时效为专利终止之日起2年[17]；以原告递交起诉状的时间作为诉讼时效起算点[18]；根据发明人与其所在单位之间的约定或是单位的规章制度合理地确定职务发明奖酬的支付期限，或者是类推适用“未约定履行期限”的合同的诉讼时效规定[19]；参照《劳动争议调解仲裁法》来规定抽象请求权的诉讼时效[20]。在《民法通则》修改之前，职务发明奖酬纠纷案件中诉讼时效期间为2年，有争议的在于诉讼时效起算点。
笔者认为，职务发明奖酬纠纷案件的诉讼时效期间当顺应《民法总则》[21]的修改适用3年诉讼时效。关于诉讼时效的起算点可分为两种情形：
其一，雇佣单位和职务发明人对职务发明奖酬支付期限有明确约定，如约定在劳动合同或单位的章程中或其他书面文件中，在这种情形下起算点为约定支付奖酬的期限届满之日。
其二，雇佣单位和职务发明人对职务发明奖酬支付期限没有约定或约定不明，在这种情形下应当区分奖励和报酬。《专利法实施细则》第七十七条规定单位应当自专利权公告之日起3个月内发给发明人或者设计人奖励，明确了奖励的支付期限，故奖励产生的纠纷诉讼时效的起算点为职务发明公告3个月届满之日。关于报酬，笔者赞同王凌红教授的观点：“报酬”产生的纠纷适用与“未约定履行期限”的合同一样的诉讼时效确定方式。[22]职务发明奖酬请求权属于债权请求权，因此可以将单位与职务发明人之间未约定支付期限的报酬纠纷视为未约定履行期限之债，类推适用《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》中关于未约定履行期限合同之规定。
*华东政法大学2017级知识产权专业硕士研究生。
[1]. 国家知识产权局：关于《中华人民共和国专利法修改草案（征求意见稿）》的说明，资料来源：http://www.sipo.gov.cn/ztzl/ywzt/zlfjqssxzdscxg/xylzlfxg/201504/t20150401_1095942.html（2018年5月11日访问）。
[2].国家知识产权局：《职务发明条例草案》(国务院法制办公开征求意见稿)及说明，资料来源：http://www.sipo.gov.cn/ztzl/ywzt/zwfmtlzl/tlcayj/201504/t20150413_1100584.html（2018年5月11日访问）。
[3]. 参见上海市高级人民法院（2014）沪高民三（知）终字第120号民事判决书。
[4]. 同注释2。
[5].刘强：《抽象职务发明奖酬请求权研究》，载《知识产权》2017年第8期，第24页。
[6]. 参见北京市高级人民法院（2011）高民终字第3343号民事判决书。
[7]. 李明德：《知识产权法》，社会科学文献出版社2007年版，第196页。
[8]. 参见北京知识产权法院（2015）京知民终字第1526号民事判决书。
[9]. 参见广东省高级人民法院（2011）粤高法民三终字第316号民事判决书。
[10]. 韩松：《民法总论》，法律出版社2014年版，第52页。
[11]. 尹新天：《中国专利法详解》，知识产权出版社2016年版，第143页。
[12]. 参见徐涛：《职务发明奖酬制度研究——从约定优先、法定为辅原则谈起》，载《中国发明与专利》2017年第6期，第94页。
[13]. 参见上海市高级人民法院（2014）沪高民三（知）终字第120号民事判决书。
[14]. 参见上海市第二中级人民法院（2014）沪二中民五（知）初字第11号民事判决书。
[15]. 参见广东省高级人民法院（2012）粤高民法终字第121号民事判决书。
[16]. 参见北京市第二中级人民法院（2014）二中民初字第05591号民事判决书。
[17]. 参见天津市高级人民法院（2015）津高民三终字第0023号民事判决书。
[18]. 参见江苏省高级人民法院（2017）苏民终271号民事判决书。
[19].王凌红：《职务发明奖酬纠纷的诉讼时效》，载《知识产权》2015年第5期，第72页。
[20].同注释5，刘强文。
[21].2017年10月施行的《民法总则》修改了关于诉讼时效的规定，其中第一百八十八条规定向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。
[22]. 同注释19，王凌红文。
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